如何判斷舊貨翻新再售引發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)

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“翻新再售能否以商標(biāo)權(quán)用盡進(jìn)行抗辯？”

近年來，隨著社會經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和人民群眾生活水平的不斷提高，大量日常消費(fèi)品的更新?lián)Q代速度不斷加快。以電子產(chǎn)品為例，數(shù)據(jù)顯示，近5年來，我國平均每年產(chǎn)生4億部以上廢舊手機(jī)。構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系是實(shí)施全面節(jié)約戰(zhàn)略、保障國家資源安全、積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和、加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型的重要舉措。在此政策背景下，舊貨回收及翻新再售形成一個(gè)巨大產(chǎn)業(yè)。盡管舊貨翻新再售符合國家大力鼓勵(lì)和倡導(dǎo)發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)需求，但其中涉及的知識產(chǎn)權(quán)特別是商標(biāo)侵權(quán)問題不容忽視。

一、舊貨翻新的行為定義和侵權(quán)爭議

舊貨翻新并非一個(gè)法定概念，實(shí)踐中一般將其理解為廢物再利用。根據(jù)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法第二條的規(guī)定，再利用是指將廢物直接作為產(chǎn)品或者經(jīng)修復(fù)、翻新、再制造后繼續(xù)作為產(chǎn)品使用，或者將廢物的全部或者部分作為其他產(chǎn)品的部件予以使用。仍以電子產(chǎn)品為例，業(yè)內(nèi)一般將翻新定義為：“針對經(jīng)消費(fèi)者使用后性能、狀態(tài)等各方面出現(xiàn)一定損耗的正品電子產(chǎn)品進(jìn)行拋光、維修、更換零部件等特殊的加工，提高或恢復(fù)二手電子產(chǎn)品性能、狀態(tài)等的一系列加工過程?！痹摱x是通過具體行為解釋了翻新，將“翻新的對象”與正品新品進(jìn)行了區(qū)分，并列舉了翻新的表現(xiàn)形式。當(dāng)然，實(shí)踐中舊貨翻新案件所涉及的舊貨并不限于電子產(chǎn)品，而且翻新的方式也不僅限于拋光、維修、更換零部件，上述定義可以為我們更好理解舊貨翻新提供重要參考。

舊貨翻新之所以引起商標(biāo)侵權(quán)糾紛，其根源不在于翻新，而在于再售。舊貨翻新再售與一般的商標(biāo)侵權(quán)行為的根本性區(qū)別就在于產(chǎn)品的來源不同。舊貨翻新的對象仍然是貼附有權(quán)利商標(biāo)的正品，而一般侵權(quán)行為則是完全制造一項(xiàng)新產(chǎn)品的行為。所以，舊貨翻新引發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，商標(biāo)權(quán)利人通常主張對舊貨的翻新行為屬于再制造，再制造的產(chǎn)品對權(quán)利商標(biāo)的使用由于未獲得商標(biāo)人授權(quán)，故構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。被控侵權(quán)人則通常以商標(biāo)權(quán)利用盡進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。

二、翻新再售能否以商標(biāo)權(quán)用盡進(jìn)行抗辯

舊貨翻新再售是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，爭議和分歧主要在于能否適用商標(biāo)權(quán)利用盡作為抗辯理由。所謂商標(biāo)權(quán)利用盡原則，又稱商標(biāo)權(quán)利窮竭原則，是指標(biāo)注注冊商標(biāo)的商品經(jīng)過商標(biāo)權(quán)人同意投入市場后，商標(biāo)權(quán)人對該商品的權(quán)利已經(jīng)用盡，買受人可以使用或者進(jìn)一步轉(zhuǎn)售該商品，商標(biāo)權(quán)人不得干預(yù)，此時(shí)，買受人的行為不屬于侵犯商標(biāo)權(quán)的行為。商標(biāo)權(quán)用盡原則雖是為平衡物權(quán)與商標(biāo)權(quán)而設(shè)置的一項(xiàng)制度，但實(shí)際上，買受人轉(zhuǎn)售或使用商品時(shí)，該商標(biāo)依然具備指示商品來源的基礎(chǔ)作用，其識別功能不會發(fā)生變化，消費(fèi)者并不會對商品的來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)，故可以作為商標(biāo)侵權(quán)抗辯的正當(dāng)理由。但商標(biāo)權(quán)用盡原則適用的前提條件有兩個(gè)：一是商標(biāo)標(biāo)志沒有發(fā)生變化；二是商品本身的條件沒有發(fā)生變化。循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法第四十條規(guī)定，國家支持企業(yè)開展機(jī)動車零部件、工程機(jī)械、機(jī)床等產(chǎn)品的再制造和輪胎翻新。銷售的再制造產(chǎn)品和翻新產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并在顯著位置標(biāo)識為再制造產(chǎn)品或者翻新產(chǎn)品。在回收利用市場模式中，如果沒有妨礙商標(biāo)功能的發(fā)揮，商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止他人使用或再次銷售。很多翻新再售行為之所以被認(rèn)定為侵權(quán)，主要原因就在于要么使商標(biāo)標(biāo)志發(fā)生了變化，要么使商品本身發(fā)生了變化。

三、翻新再售是否構(gòu)成侵權(quán)的類型化分析

實(shí)踐中，舊貨翻新再售的情形多樣，對舊貨的翻新程度、是否繼續(xù)使用原商標(biāo)或換標(biāo)、再銷售時(shí)是否如實(shí)告知消費(fèi)者翻新情況、是否可能造成相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆等均作為是否侵害商標(biāo)權(quán)的考量因素。翻新再售是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)不能一概而論，應(yīng)當(dāng)按照翻新再售的具體情形，結(jié)合法律規(guī)定及商標(biāo)侵權(quán)判斷的基本要件，進(jìn)行類型化具體分析。

　　
第一種是翻新后去除原商標(biāo)，貼附行為人自有商標(biāo)或者其他商標(biāo)。根據(jù)商標(biāo)法第五十七條第五項(xiàng)的規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊人同意，更換其注冊商標(biāo)并將該更換商標(biāo)的商品又投入市場的，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。據(jù)此，將他人商品翻新后更換商標(biāo)的行為顯然構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，學(xué)理上稱為顯性的反向假冒。

第二種是翻新后去除原商標(biāo)，但未貼附其他商標(biāo)。該行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，存在分歧。有觀點(diǎn)認(rèn)為，該種行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，主要理由是由于沒有貼附其他商標(biāo)，故并未造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，沒有破壞商標(biāo)的識別功能。該觀點(diǎn)沒有正確認(rèn)識商標(biāo)的綜合屬性。商標(biāo)不僅具有識別商品或服務(wù)來源的基本功能，也具有保證商品或服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)商標(biāo)信譽(yù)等衍生功能。商標(biāo)的功能是商標(biāo)賴以存在的基礎(chǔ)，對于侵害注冊商標(biāo)行為足以達(dá)到損害其功能的程度的，不論是否發(fā)生市場混淆的后果，均可以認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。去除原商標(biāo)的行為，實(shí)質(zhì)上剝離了原商標(biāo)與翻新產(chǎn)品之間的關(guān)聯(lián)。這種對關(guān)聯(lián)性的破壞雖然不會造成消費(fèi)者的來源混淆，但切斷了商標(biāo)權(quán)人通過產(chǎn)品累積商譽(yù)的作用?！蹲罡呷嗣穹ㄔ汗珗?bào)》公布的江蘇省南通市中級人民法院審理的“銀雉”商標(biāo)侵權(quán)案件中，法院認(rèn)為：“商品商標(biāo)作為商標(biāo)權(quán)人與商品使用者之間的紐帶，只有附在核準(zhǔn)使用的商品上隨著商品流通，才能加強(qiáng)商品的知名度和競爭力，使商品使用者認(rèn)知商品生產(chǎn)者及其商品的全部價(jià)值，增加商品的市場交易機(jī)會，滿足商標(biāo)權(quán)人實(shí)現(xiàn)其最大經(jīng)濟(jì)利益的目的。所以，商品商標(biāo)與商品具有不可分離的屬性，商標(biāo)權(quán)人有權(quán)在商品的任何流通環(huán)節(jié)，要求保護(hù)商品商標(biāo)的完整性，保障其經(jīng)濟(jì)利益?！币虼?，翻新后去除他人商標(biāo)的行為也應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，相較于前述顯性反向假冒行為，該行為學(xué)理上稱為穩(wěn)性反向假冒，可以適用商標(biāo)法第五十七條第七項(xiàng)的兜底條款進(jìn)行規(guī)制。

第三種是翻新后保留原商標(biāo)。該行為是否構(gòu)成侵權(quán)，亦存在分歧。有觀點(diǎn)認(rèn)為，只要翻新再售行為并未對原始商標(biāo)進(jìn)行去除或者更換，在商品的來源上不會導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，則不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。該觀點(diǎn)也忽略了商標(biāo)的品質(zhì)保證功能。此種翻新行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，關(guān)鍵在于判斷該行為是否破壞了商標(biāo)的該項(xiàng)功能。實(shí)踐中，此種行為可分為幾類情形：第一類是根本性的翻新。所謂根本性翻新，是指如果經(jīng)修理翻新，已經(jīng)從根本上改變產(chǎn)品構(gòu)造，商品的品質(zhì)、參數(shù)、規(guī)格、功能等要素發(fā)生變化，即商品的核心部分進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的改變，商品已經(jīng)不再是商標(biāo)權(quán)人的商品，可以認(rèn)定屬于再制造行為。這種情況下仍然保留原來的商標(biāo)，不但破壞了商標(biāo)的品質(zhì)保證功能，消費(fèi)者亦分不清商品的真正來源，可以認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。至于如何區(qū)分普通維修和再制造，一般認(rèn)為以是否更換核心部件、更換部件所占產(chǎn)品整體比例為標(biāo)準(zhǔn)。第二類是普通翻新，但以新品向消費(fèi)者進(jìn)行銷售。在此種情況下，由于翻新產(chǎn)品的品質(zhì)一般劣于全新品，此時(shí)商品上的商標(biāo)標(biāo)示商品來源、表征商品質(zhì)量的功能已受到影響，嚴(yán)重影響了商標(biāo)權(quán)人對其商品質(zhì)量的控制權(quán)。如仍使用原來的商標(biāo)進(jìn)行銷售，將由于商品的質(zhì)量不一對涉案商標(biāo)造成消極影響，破壞了商標(biāo)正常的商品信息傳遞功能，致使商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)受損，亦損害了消費(fèi)者的利益，最終可能會損害商標(biāo)本身的存續(xù)。對于此類情形，亦應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。第三類也是普通翻新后保留商標(biāo)，但向消費(fèi)者如實(shí)告知屬于翻新產(chǎn)品。具體表現(xiàn)在銷售時(shí)口頭告知、張貼顯著的二手標(biāo)簽、降低售價(jià)等，其中價(jià)格問題更為關(guān)鍵。一般而言，舊貨的價(jià)值普遍低于新品，即使加入翻新處理的成本，其售價(jià)也應(yīng)明顯低于正品新品。此類情形中，由于沒有造成消費(fèi)者對產(chǎn)品來源的混淆誤認(rèn)，沒有破壞商標(biāo)的識別功能。而且通過如實(shí)告知消費(fèi)者產(chǎn)品的真實(shí)信息，沒有對商標(biāo)的品質(zhì)保障和信譽(yù)承載功能造成破壞。此類翻新再售應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于正當(dāng)行為，未構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
　　
發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略，通過廢舊物資的循環(huán)再利用，不僅可以更加充分實(shí)現(xiàn)物的價(jià)值，滿足不同的消費(fèi)主體的使用需要，也符合民法典倡導(dǎo)的節(jié)約資源、保護(hù)生態(tài)的綠色經(jīng)濟(jì)理念。在如何平衡一邊是國家鼓勵(lì)的回收利用等環(huán)保行為及現(xiàn)實(shí)的成本節(jié)約等經(jīng)濟(jì)利益，另一邊是回收利用中對原商標(biāo)權(quán)人利益保護(hù)的關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用法治思維，正確掌握知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的核心要件和裁判理念，對舊貨翻新引發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)訴訟作出正確的處理。

（原標(biāo)題：如何判斷舊貨翻新再售引發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)）

來源：人民法院報(bào)

作者：陳穎 福建警察學(xué)院

蔡偉 福建省高級人民法院

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：如何判斷舊貨翻新再售引發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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