「標(biāo)準(zhǔn)必要專利信息」披露和默示許可制度的完善

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作者：張峰  蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師

原標(biāo)題：標(biāo)準(zhǔn)必要專利信息披露和默示許可制度的完善

標(biāo)準(zhǔn)和專利，有從娘胎里帶來的脾性不合，標(biāo)準(zhǔn)作為某公共組織倡導(dǎo)、推行的技術(shù)規(guī)范，其目的在于提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)互聯(lián)互通、保障安全，著重的是公共利益；而專利作為一項私權(quán)，其本質(zhì)是以技術(shù)信息公開來換取壟斷地位，是激發(fā)和保障創(chuàng)新的一種手段。標(biāo)準(zhǔn)重推廣，倡導(dǎo)大眾使用和遵循；而專利重壟斷，具有強(qiáng)烈的排他性。

標(biāo)準(zhǔn)必要專利，是指包含在國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，且在實施標(biāo)準(zhǔn)時必須使用的專利，是一個將標(biāo)準(zhǔn)與專利二者矛盾尖銳地對立的特殊領(lǐng)域。

一方面潛在實施者遵從于標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制、推薦，或者行業(yè)的要求去實施標(biāo)準(zhǔn)，而另一方面專利權(quán)人正在設(shè)置一個巨大的陷阱等著實施者不小心的腳。這就是我們通常所說的專利挾持，即不按照標(biāo)準(zhǔn)就沒有市場和出路，而按照標(biāo)準(zhǔn)可能遭受侵權(quán)訴訟、面臨禁令和巨額賠償，讓實施者陷入兩難境界。

因此，如何平衡公共利益與專利權(quán)人的私人利益，如何保障標(biāo)準(zhǔn)實施者的權(quán)益同時又保障專利權(quán)人的權(quán)益，需要我們在制度上進(jìn)行精心妥善的設(shè)置，才能讓標(biāo)準(zhǔn)和專利得以共存，并相互促進(jìn)。筆者將從我國現(xiàn)有制度以及上述制度的缺陷與完善進(jìn)行分析。

為解決矛盾而創(chuàng)設(shè)一套制度，從來都不是易事，我國有關(guān)這套制度的設(shè)置，也一直處于不斷探索的過程：

《2008最高院第4號復(fù)函》規(guī)定：“只要專利權(quán)人參與標(biāo)準(zhǔn)的制定就應(yīng)當(dāng)視為許可他人使用，只不過許可使用費(fèi)要較正常許可費(fèi)低?！?，可以看出這是在對標(biāo)準(zhǔn)尚未建立起公開信息披露制度的情況下的一種權(quán)宜之計，具有較強(qiáng)的強(qiáng)制性和公權(quán)力優(yōu)先的意味。

2013年國家標(biāo)準(zhǔn)委和知識產(chǎn)權(quán)局公布的《國家標(biāo)準(zhǔn)涉及專利的規(guī)定（暫行）》，其中第二章的內(nèi)容，標(biāo)志我國開始注重建立標(biāo)準(zhǔn)必要專利的信息披露制度，并把信息披露作為標(biāo)準(zhǔn)參與者的一項法定義務(wù)，但對違反法定義務(wù)的，具體如何承擔(dān)責(zé)任沒有詳細(xì)說明。

2015年發(fā)布的《專利法修改草案（征求意見稿）》第85條，對于違反義務(wù)不披露其專利信息的，需要承擔(dān)何種責(zé)任進(jìn)行了具體化，即視為默示許可，只能通過協(xié)商、行政手段解決其許可費(fèi)用問題，但無法阻止他人使用其專利技術(shù)。

最近最高院在2016年4月公布的《專利侵權(quán)糾紛應(yīng)用法律若干問題的解釋二》和北高院在2017年4月公布的《專利侵權(quán)判定指南》中，確定了在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中，對于專利權(quán)利人履行了其信息披露義務(wù)的情形下，不能直接適用默示許可，而是要根據(jù)過錯原則來判斷是否要實施禁令，也就是說，除非實施人在與專利權(quán)人進(jìn)行商議的過程中存在過錯，否則不能對其直接實施禁令，即無過錯，不禁令。

通過以上梳理，不難看出我們解決問題的邏輯：在標(biāo)準(zhǔn)的制定過程中，標(biāo)準(zhǔn)參與者有義務(wù)申報和披露實施標(biāo)準(zhǔn)必不可少的專利，然后由實施者和專利權(quán)人在FRAND（公平、合理、無歧視）原則下商討許可事宜，未能達(dá)成許可的，除非實施人存在過錯，否則不能對其實施禁令；對于未曾披露的專利，則視為默示許可，雙方只能就許可費(fèi)用問題進(jìn)行協(xié)商和解決。

立法的思路，正是構(gòu)建這么一套制度，來盡量協(xié)調(diào)和避免二者的沖突，使涉事主體的利益盡可能得到合理的照應(yīng)。

事物都是在探索中前進(jìn)，截至目前這套制度只是雛形初現(xiàn)，但仍存在較多缺陷尚待完善。

以上所說的都是對標(biāo)準(zhǔn)參與人所設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)，但是對于沒有參與標(biāo)準(zhǔn)修制的組織和個人的權(quán)義缺沒有進(jìn)行規(guī)制。

首先，理論上存在這種可能，標(biāo)準(zhǔn)制定的時候，一般不進(jìn)行詳盡的檢索，有時即便檢索也不可能窮盡。因此不能排除在標(biāo)準(zhǔn)制定時，有人擁有標(biāo)準(zhǔn)必要專利卻并未參與標(biāo)準(zhǔn)制定，并且未披露其專利信息的可能。如果這時候?qū)＠麢?quán)人主張侵權(quán)，該如何處理？

筆者認(rèn)為，如果不視為默示許可，專利權(quán)人也未曾作出FRAND承諾，而按照普通專利對待，專利權(quán)人可以請求停止侵權(quán)直接適用禁令。這樣就會打擊參與標(biāo)準(zhǔn)制定者的積極性，其結(jié)果一是專利權(quán)人不愿參與標(biāo)準(zhǔn)制定；其次就是專利權(quán)人可通過將專利轉(zhuǎn)移到無關(guān)聯(lián)的公司或個人名下，并在恰當(dāng)時機(jī)進(jìn)行專利挾持，為潛在的標(biāo)準(zhǔn)實施者預(yù)埋了一個極大的不確定因素，使標(biāo)準(zhǔn)制度受到極大的挑戰(zhàn)。

如果限定成不視為默示許可，但根據(jù)許可談判過程中的過錯情況來決定是否實施禁令，那也同樣會打擊標(biāo)準(zhǔn)參與者主動披露SEP的積極性。因為是否進(jìn)行信息披露，其后續(xù)權(quán)利義務(wù)沒有任何區(qū)別，那誰還會積極性主動披露自己的專利信息呢？

當(dāng)然，如果限定為默示許可，則意味著對不知情者專利權(quán)的限定和剝奪。但是我們也注意到《國家標(biāo)準(zhǔn)涉及專利的管理規(guī)定》中做了這樣一個規(guī)定，即標(biāo)準(zhǔn)公布后有個公示期，公示期內(nèi)，任何人都可進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)必要專利的信息申報。這是不是為今后認(rèn)定為默示許可埋下伏筆，從程序上給予潛在的專利權(quán)人申報的機(jī)會，如果錯失良機(jī)，其要承擔(dān)不利后果。筆者認(rèn)為相對而言，站在公共利益的角度，采取這種安排更為合理。

上述規(guī)制均不適用于強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，而是適用于推薦性標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因此對于強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)有明確規(guī)定。

首先強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一般不包含必要專利，如果能夠完全做到，當(dāng)然沒有沖突，但理論上并不能完全排除，如果不能做到，自然還是要予以明確：

筆者認(rèn)為，在信息沒有披露的情形下，既然普通標(biāo)準(zhǔn)都規(guī)定為默示許可，強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)自然應(yīng)該減輕實施人的義務(wù)，根據(jù)法律舉重以明輕的原則，應(yīng)該理解成視為默示許可。

其次，在專利信息已經(jīng)披露的情況下，根據(jù)《管理規(guī)定》強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)許可人一定是做了FRAND許可的，應(yīng)當(dāng)理解為根據(jù)過錯原則來判斷是否要實施禁令，但如果這樣，與其他推薦性標(biāo)準(zhǔn)沒有區(qū)別，對實施人略有不公平。筆者認(rèn)為，在過錯判斷的時候要更加傾向有利于實施人的方向。

如果專利法修改草案得以通過，對沒經(jīng)過信息披露的專利可視為默示許可，那么到底由誰來認(rèn)定其是否構(gòu)成SEP？

首先，標(biāo)準(zhǔn)制定的時候，專利是否構(gòu)成SEP，有的是根據(jù)權(quán)利人的申報，標(biāo)準(zhǔn)組織并不進(jìn)行實質(zhì)的檢索分析，因此披露的專利中，有些構(gòu)成SEP，有些可能并不構(gòu)成SEP。

其次，判斷是否構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)必要專利，是將專利的權(quán)利要求與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對，看實施標(biāo)準(zhǔn)是否落入專利保護(hù)范圍，這是一個技術(shù)性較強(qiáng)的工作，如果許可雙方對此有不同意見，還不能直接通過行政方式就許可費(fèi)用直接裁判，需要由中立機(jī)構(gòu)在先確定。

進(jìn)一步，立法只明確行政機(jī)關(guān)來評判許可費(fèi)的問題，并沒有說到也由其來評判專利是否構(gòu)成SEP。到底是由司法機(jī)關(guān)還是行政機(jī)關(guān)來評判，法律并沒有明確。

這可能是下一步實施細(xì)則或者司法解釋要解決的問題，筆者認(rèn)為，如果是行政認(rèn)定，需要考慮誰有這個能力認(rèn)定，一是需要有不同技術(shù)背景的人員能夠理解專利，同時要具有法律相關(guān)知識；二是結(jié)論需要有司法救濟(jì)的途徑，以保證結(jié)果的公正；三是要考慮是否會有角色沖突，譬如專利復(fù)審委作為認(rèn)定機(jī)構(gòu)，其做出了一個是否構(gòu)成SEP的決定，一方不服提起訴訟，同時實施人也對涉案專利提起了專利無效請求，那無效請求的決定是否會受立場的影響？再有，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的判斷是否要考慮商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的問題，即因為商業(yè)上的因素，而不得不實施專利的情形，這就不是一個純粹的技術(shù)問題，可能涉及商業(yè)判斷，那么什么樣的機(jī)構(gòu)才能勝任，也是要考慮的問題之一。

總之，標(biāo)準(zhǔn)與專利的沖突，需要一套完善的制度來調(diào)節(jié)，截至目前全球均在摸索，尚未能找到一個完美的解決方案，需要我們在實踐中不斷設(shè)計和探知。

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作者：張峰  蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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