如何判斷舊貨翻新再售引發(fā)的商標侵權

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

“翻新再售能否以商標權用盡進行抗辯？”

近年來，隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展和人民群眾生活水平的不斷提高，大量日常消費品的更新?lián)Q代速度不斷加快。以電子產(chǎn)品為例，數(shù)據(jù)顯示，近5年來，我國平均每年產(chǎn)生4億部以上廢舊手機。構建廢棄物循環(huán)利用體系是實施全面節(jié)約戰(zhàn)略、保障國家資源安全、積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和、加快發(fā)展方式綠色轉型的重要舉措。在此政策背景下，舊貨回收及翻新再售形成一個巨大產(chǎn)業(yè)。盡管舊貨翻新再售符合國家大力鼓勵和倡導發(fā)展綠色經(jīng)濟的現(xiàn)實需求，但其中涉及的知識產(chǎn)權特別是商標侵權問題不容忽視。

一、舊貨翻新的行為定義和侵權爭議

舊貨翻新并非一個法定概念，實踐中一般將其理解為廢物再利用。根據(jù)循環(huán)經(jīng)濟促進法第二條的規(guī)定，再利用是指將廢物直接作為產(chǎn)品或者經(jīng)修復、翻新、再制造后繼續(xù)作為產(chǎn)品使用，或者將廢物的全部或者部分作為其他產(chǎn)品的部件予以使用。仍以電子產(chǎn)品為例，業(yè)內(nèi)一般將翻新定義為：“針對經(jīng)消費者使用后性能、狀態(tài)等各方面出現(xiàn)一定損耗的正品電子產(chǎn)品進行拋光、維修、更換零部件等特殊的加工，提高或恢復二手電子產(chǎn)品性能、狀態(tài)等的一系列加工過程?！痹摱x是通過具體行為解釋了翻新，將“翻新的對象”與正品新品進行了區(qū)分，并列舉了翻新的表現(xiàn)形式。當然，實踐中舊貨翻新案件所涉及的舊貨并不限于電子產(chǎn)品，而且翻新的方式也不僅限于拋光、維修、更換零部件，上述定義可以為我們更好理解舊貨翻新提供重要參考。

舊貨翻新之所以引起商標侵權糾紛，其根源不在于翻新，而在于再售。舊貨翻新再售與一般的商標侵權行為的根本性區(qū)別就在于產(chǎn)品的來源不同。舊貨翻新的對象仍然是貼附有權利商標的正品，而一般侵權行為則是完全制造一項新產(chǎn)品的行為。所以，舊貨翻新引發(fā)的商標侵權訴訟中，商標權利人通常主張對舊貨的翻新行為屬于再制造，再制造的產(chǎn)品對權利商標的使用由于未獲得商標人授權，故構成商標侵權。被控侵權人則通常以商標權利用盡進行不侵權抗辯。

二、翻新再售能否以商標權用盡進行抗辯

舊貨翻新再售是否構成商標侵權，爭議和分歧主要在于能否適用商標權利用盡作為抗辯理由。所謂商標權利用盡原則，又稱商標權利窮竭原則，是指標注注冊商標的商品經(jīng)過商標權人同意投入市場后，商標權人對該商品的權利已經(jīng)用盡，買受人可以使用或者進一步轉售該商品，商標權人不得干預，此時，買受人的行為不屬于侵犯商標權的行為。商標權用盡原則雖是為平衡物權與商標權而設置的一項制度，但實際上，買受人轉售或使用商品時，該商標依然具備指示商品來源的基礎作用，其識別功能不會發(fā)生變化，消費者并不會對商品的來源產(chǎn)生混淆或誤認，故可以作為商標侵權抗辯的正當理由。但商標權用盡原則適用的前提條件有兩個：一是商標標志沒有發(fā)生變化；二是商品本身的條件沒有發(fā)生變化。循環(huán)經(jīng)濟促進法第四十條規(guī)定，國家支持企業(yè)開展機動車零部件、工程機械、機床等產(chǎn)品的再制造和輪胎翻新。銷售的再制造產(chǎn)品和翻新產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合國家規(guī)定的標準，并在顯著位置標識為再制造產(chǎn)品或者翻新產(chǎn)品。在回收利用市場模式中，如果沒有妨礙商標功能的發(fā)揮，商標權人無權禁止他人使用或再次銷售。很多翻新再售行為之所以被認定為侵權，主要原因就在于要么使商標標志發(fā)生了變化，要么使商品本身發(fā)生了變化。

三、翻新再售是否構成侵權的類型化分析

實踐中，舊貨翻新再售的情形多樣，對舊貨的翻新程度、是否繼續(xù)使用原商標或換標、再銷售時是否如實告知消費者翻新情況、是否可能造成相關公眾產(chǎn)生混淆等均作為是否侵害商標權的考量因素。翻新再售是否構成商標侵權不能一概而論，應當按照翻新再售的具體情形，結合法律規(guī)定及商標侵權判斷的基本要件，進行類型化具體分析。

　　
第一種是翻新后去除原商標，貼附行為人自有商標或者其他商標。根據(jù)商標法第五十七條第五項的規(guī)定，未經(jīng)商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的，構成商標侵權。據(jù)此，將他人商品翻新后更換商標的行為顯然構成商標侵權，學理上稱為顯性的反向假冒。

第二種是翻新后去除原商標，但未貼附其他商標。該行為是否構成商標侵權，存在分歧。有觀點認為，該種行為不構成商標侵權，主要理由是由于沒有貼附其他商標，故并未造成消費者的混淆誤認，沒有破壞商標的識別功能。該觀點沒有正確認識商標的綜合屬性。商標不僅具有識別商品或服務來源的基本功能，也具有保證商品或服務質(zhì)量、維護商標信譽等衍生功能。商標的功能是商標賴以存在的基礎，對于侵害注冊商標行為足以達到損害其功能的程度的，不論是否發(fā)生市場混淆的后果，均可以認定構成商標侵權行為。去除原商標的行為，實質(zhì)上剝離了原商標與翻新產(chǎn)品之間的關聯(lián)。這種對關聯(lián)性的破壞雖然不會造成消費者的來源混淆，但切斷了商標權人通過產(chǎn)品累積商譽的作用。《最高人民法院公報》公布的江蘇省南通市中級人民法院審理的“銀雉”商標侵權案件中，法院認為：“商品商標作為商標權人與商品使用者之間的紐帶，只有附在核準使用的商品上隨著商品流通，才能加強商品的知名度和競爭力，使商品使用者認知商品生產(chǎn)者及其商品的全部價值，增加商品的市場交易機會，滿足商標權人實現(xiàn)其最大經(jīng)濟利益的目的。所以，商品商標與商品具有不可分離的屬性，商標權人有權在商品的任何流通環(huán)節(jié)，要求保護商品商標的完整性，保障其經(jīng)濟利益?！币虼耍潞笕コ松虡说男袨橐矐J定構成商標侵權，相較于前述顯性反向假冒行為，該行為學理上稱為穩(wěn)性反向假冒，可以適用商標法第五十七條第七項的兜底條款進行規(guī)制。

第三種是翻新后保留原商標。該行為是否構成侵權，亦存在分歧。有觀點認為，只要翻新再售行為并未對原始商標進行去除或者更換，在商品的來源上不會導致消費者的混淆，則不構成商標侵權。該觀點也忽略了商標的品質(zhì)保證功能。此種翻新行為是否構成商標侵權，關鍵在于判斷該行為是否破壞了商標的該項功能。實踐中，此種行為可分為幾類情形：第一類是根本性的翻新。所謂根本性翻新，是指如果經(jīng)修理翻新，已經(jīng)從根本上改變產(chǎn)品構造，商品的品質(zhì)、參數(shù)、規(guī)格、功能等要素發(fā)生變化，即商品的核心部分進行了實質(zhì)性的改變，商品已經(jīng)不再是商標權人的商品，可以認定屬于再制造行為。這種情況下仍然保留原來的商標，不但破壞了商標的品質(zhì)保證功能，消費者亦分不清商品的真正來源，可以認定構成商標侵權。至于如何區(qū)分普通維修和再制造，一般認為以是否更換核心部件、更換部件所占產(chǎn)品整體比例為標準。第二類是普通翻新，但以新品向消費者進行銷售。在此種情況下，由于翻新產(chǎn)品的品質(zhì)一般劣于全新品，此時商品上的商標標示商品來源、表征商品質(zhì)量的功能已受到影響，嚴重影響了商標權人對其商品質(zhì)量的控制權。如仍使用原來的商標進行銷售，將由于商品的質(zhì)量不一對涉案商標造成消極影響，破壞了商標正常的商品信息傳遞功能，致使商標權人的商譽受損，亦損害了消費者的利益，最終可能會損害商標本身的存續(xù)。對于此類情形，亦應當認定構成商標侵權。第三類也是普通翻新后保留商標，但向消費者如實告知屬于翻新產(chǎn)品。具體表現(xiàn)在銷售時口頭告知、張貼顯著的二手標簽、降低售價等，其中價格問題更為關鍵。一般而言，舊貨的價值普遍低于新品，即使加入翻新處理的成本，其售價也應明顯低于正品新品。此類情形中，由于沒有造成消費者對產(chǎn)品來源的混淆誤認，沒有破壞商標的識別功能。而且通過如實告知消費者產(chǎn)品的真實信息，沒有對商標的品質(zhì)保障和信譽承載功能造成破壞。此類翻新再售應當認定屬于正當行為，未構成商標侵權。
　　
發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的一項重大戰(zhàn)略，通過廢舊物資的循環(huán)再利用，不僅可以更加充分實現(xiàn)物的價值，滿足不同的消費主體的使用需要，也符合民法典倡導的節(jié)約資源、保護生態(tài)的綠色經(jīng)濟理念。在如何平衡一邊是國家鼓勵的回收利用等環(huán)保行為及現(xiàn)實的成本節(jié)約等經(jīng)濟利益，另一邊是回收利用中對原商標權人利益保護的關系時，應當運用法治思維，正確掌握知識產(chǎn)權保護的核心要件和裁判理念，對舊貨翻新引發(fā)的商標侵權訴訟作出正確的處理。

（原標題：如何判斷舊貨翻新再售引發(fā)的商標侵權）

來源：人民法院報

作者：陳穎 福建警察學院

蔡偉 福建省高級人民法院

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：如何判斷舊貨翻新再售引發(fā)的商標侵權（點擊標題查看原文）

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