日本審查指南中關(guān)于發(fā)明單一性的判斷步驟

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來源：IPRdaily

作者：（日本）深泉知財(cái)研究所

原標(biāo)題：日本審查指南中關(guān)于發(fā)明單一性的判斷步驟

2015年9月，JPO公布了經(jīng)過較大規(guī)模修改的審查指南修訂版（2015年10月1日起實(shí)施），此次修訂工作也涉及到了單一性章節(jié)。本文主要根據(jù)該最新修訂版的日本審查指南第II部第3章《發(fā)明的單一性》這一章節(jié)，并結(jié)合其他參考資料（如本文末尾的參考文獻(xiàn)）進(jìn)行介紹。本文是2016年11月19日“每周六晚 日本專利法學(xué)習(xí)會(huì)”學(xué)習(xí)/討論的總結(jié)

一 、不必過于嚴(yán)格的運(yùn)用特許法第37條

日本特許法第37條規(guī)定如下：

兩個(gè)以上的發(fā)明，如果因具有經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省令所規(guī)定的技術(shù)關(guān)系而屬于滿足發(fā)明單一性要件的一組發(fā)明，則可以通過一個(gè)申請書進(jìn)行專利申請。

將技術(shù)上密切相關(guān)的多個(gè)發(fā)明，放在同一個(gè)申請中進(jìn)行申請，對于申請人、第三人和專利局來說，都有一定的益處（如下表）

并且，不滿足上述第37條而獲得授權(quán)，也不會(huì)對第三人造成明顯的損害，因此不滿足單一性只是駁回理由，而不是無效理由（中國的規(guī)定亦然）。考慮到以上幾點(diǎn)，日本審查指南規(guī)定了“審查員需要留意，在對第37條要件進(jìn)行判斷時(shí)，不要超過必要程度的嚴(yán)格操作”。

二、單一性之外的實(shí)審對象之判斷標(biāo)準(zhǔn)

日本特許法施行規(guī)則是特許法的下位法，其中第25條之8規(guī)定如下：

1.特許法第37條中記載的“經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省令所規(guī)定的技術(shù)關(guān)系”，是指2個(gè)以上的發(fā)明之間相互關(guān)聯(lián)，具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，由此這些發(fā)明形成一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思。

2 .前款所規(guī)定的特定技術(shù)特征，是指發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)作出明顯貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。

3 .（略）

另外，日本審查指南《發(fā)明的單一性》2中規(guī)定：

就權(quán)利要求書中記載的發(fā)明而言，除了滿足發(fā)明單一性要件的一組發(fā)明（具有相同或相應(yīng)特定技術(shù)特征的一組發(fā)明）之外，審查員將滿足一定要件的發(fā)明也作為第37條以外要件的審查對象（本章中簡稱“審查對象”）。并且，僅當(dāng)存在審查對象之外的發(fā)明時(shí)，審查員才判斷該專利申請不滿足第37條的規(guī)定。

  由此可知：

1  JPO對于單一性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，是具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征（該標(biāo)準(zhǔn)來自于PCT條約，中國也采用該標(biāo)準(zhǔn)）。

2  存在例外的情況，就是說：即使不滿足單一性的發(fā)明，仍然有可能成為新穎性、創(chuàng)造性等實(shí)審的對象。這主要考慮了第37條的立法宗旨之一是“方便申請人”。

三 、特定技術(shù)特征是相對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)

  《發(fā)明的單一性》3（2）中規(guī)定：如下三種情形的技術(shù)特征，是明顯不屬于“對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)”，不是“特定技術(shù)特征”：

（i） 該技術(shù)特征可以在現(xiàn)有技術(shù)中找到。

（ii）該技術(shù)特征是對相對于一個(gè)現(xiàn)有技術(shù)而言的公知常識、慣用手段的添加、減少、變換，且不具有新的效果。

（iii）該技術(shù)特征是相對于一個(gè)現(xiàn)有技術(shù)而言的單純的要素變更

四、相應(yīng)的特定技術(shù)特征

(一) 相同的特定技術(shù)特征容易識別，而“相應(yīng)”的情形有如下2種：

1.2個(gè)以上的發(fā)明，其相對于現(xiàn)有技術(shù)所要解決的課題一致或重復(fù)的情況下，和現(xiàn)有技術(shù)相比，其發(fā)明所具有的技術(shù)意義共通或者緊密關(guān)聯(lián)時(shí)（例如添加碳化鈦的導(dǎo)電陶瓷，和添加氮化鈦的導(dǎo)電陶瓷）。

2 .各發(fā)明的特定技術(shù)特征屬于相輔關(guān)聯(lián)的情形（例如具有時(shí)間軸伸長器的信號發(fā)送機(jī)、和具有時(shí)間軸壓縮器信號接收機(jī)。此例同中國審查指南中的【例2】）

(二) 被認(rèn)為是具有“相同或相應(yīng)特定技術(shù)特征”的特殊類型

1 產(chǎn)品和該產(chǎn)品的制造方法；產(chǎn)品和制造該產(chǎn)品的機(jī)器、器具、裝置等。

2 產(chǎn)品和該產(chǎn)品的使用方法；產(chǎn)品和專門利用該產(chǎn)品特殊性質(zhì)的產(chǎn)品。

3 產(chǎn)品和該產(chǎn)品的處理方法；產(chǎn)品和用于處理該產(chǎn)品的處理用品。

4 方法和實(shí)施該方法時(shí)直接所使用的機(jī)器、器具、裝置等。

5 馬庫什形式。

6 中間體和最終產(chǎn)物。

五 單一性審查的步驟

 根據(jù)《發(fā)明的單一性》4中的規(guī)定，概述如下：

（一） 根據(jù)特定技術(shù)特征來決定審查對象的情形

步驟1 ：先判斷權(quán)1（如果是馬庫什形式的發(fā)明，則審查員可以根據(jù)實(shí)施例選擇合適的某一權(quán)項(xiàng)） 是否具有特定技術(shù)特征。

步驟2： 如果上述權(quán)1中不具有特定技術(shù)特征的話，判斷是否存在“含有上述權(quán)1的所有特定技術(shù)的相同主題的權(quán)項(xiàng)（例如保護(hù)范圍小的從權(quán)）所涉及的發(fā)明”。如果存在的話，判斷其中項(xiàng)號最小的權(quán)項(xiàng)的發(fā)明是否具有特定技術(shù)特征。

步驟3：仍然未找到特定技術(shù)特征的話，則對步驟2進(jìn)行循環(huán)，即判斷是否存在“含有剛剛判斷過的權(quán)項(xiàng)的所有特定技術(shù)的相同主題的權(quán)項(xiàng)（例如保護(hù)范圍小的從權(quán)）所涉及的發(fā)明”。如此循環(huán)，直到發(fā)現(xiàn)特定技術(shù)特征，或者直到循環(huán)處理完所有權(quán)項(xiàng)。

步驟4：在上述步驟1-3中，如果發(fā)現(xiàn)了特定技術(shù)特征，則審查對象是下述的(i)和（ii）

（i）至此已經(jīng)被判斷過是否具有特定技術(shù)特征的發(fā)明

（ii）具有與已發(fā)現(xiàn)的特定技術(shù)特征相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征之發(fā)明

如果在上述步驟1-3中，未發(fā)現(xiàn)特定技術(shù)特征，則審查對象僅是上述的(i)

（如果存在多個(gè)特定技術(shù)特征，則審查員優(yōu)先選擇對申請人有利的那個(gè)，即可以讓更多的權(quán)項(xiàng)得到審查的那個(gè)特定技術(shù)特征）

（二） 因?qū)彶樾蕘頉Q定審查對象的情形

步驟1：審查“含有上述權(quán)1的所有特定技術(shù)的相同主題的權(quán)項(xiàng)（例如保護(hù)范圍小的從權(quán)）所涉及的發(fā)明”；但下述兩種情形可以除外，不對其進(jìn)行審查。

（i）與權(quán)1中的發(fā)明所要解決的課題相關(guān)度低的發(fā)明

（ii）附加技術(shù)特征與權(quán)1發(fā)明的技術(shù)特征的技術(shù)相關(guān)度低的發(fā)明

（判斷上述的課題/技術(shù)相關(guān)度時(shí)，現(xiàn)有技術(shù)也是被考慮的）

步驟2：其次考慮：在已經(jīng)審查的基礎(chǔ)上，不需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)性追加檢索即可被審查的發(fā)明。

六、單一性和答復(fù)OA時(shí)對權(quán)利要求的修改

在日本，單一性的概念還被用于判斷答復(fù)OA時(shí)對權(quán)利要求書進(jìn)行修改的修改標(biāo)準(zhǔn)，在特許法第17條之2第4款中，規(guī)定如下：

除前款規(guī)定之外，在第1款各項(xiàng)所列情況下對權(quán)利要求書進(jìn)行補(bǔ)正的，在補(bǔ)正前收到的審查意見通知中被判斷過能否授予專利權(quán)的發(fā)明，與補(bǔ)正后權(quán)利要求書中記載的事項(xiàng)所確定的發(fā)明，必須屬于滿足第37條的發(fā)明單一性要件的一組發(fā)明。

換句話說，修改前后的權(quán)利要求中的發(fā)明不滿足單一性的話，被稱為“Shift修改”，這種修改是不被允許的，屬于駁回理由和無效理由。

結(jié)論：至少就兩國的審查指南的規(guī)定來看，日本對于單一性的審查比中國寬松（明確規(guī)定了考慮到審查效率，可以對不具有單一性的權(quán)項(xiàng)進(jìn)行新穎性、創(chuàng)造性等審查，參見本文二-2）。但需要注意的是，申請實(shí)務(wù)的實(shí)踐和規(guī)定有時(shí)并不完全相同，我們也注意到中國的OA中最近出現(xiàn)的動(dòng)向是：對單一性的審查放寬，優(yōu)先審查新穎性、創(chuàng)造性。

主要參考文獻(xiàn)

1 《審査基準(zhǔn)　第II部　第3章　発明の単一性》

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0300.pdf

2 聶寧樂《日本專利申請指南》，2015年，知識產(chǎn)權(quán)出版社

3 《新?注解 特許法》中山 信弘 (編集), 小泉 直樹 (編集)，2011年，青林書院

4《特許?実用新案審査ハンドブック》中的2301、 2302章節(jié)

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

5 尹新天《專利法詳解》，2011年，知識產(chǎn)權(quán)出版社

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作者： （日本）深泉知財(cái)研究所

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