商標(biāo)行政案中“商品化權(quán)”的理解與適用—對(duì)“黑子的籃球”商標(biāo)無(wú)效行政糾紛的評(píng)析

近日，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)了“黑子的籃球”商標(biāo)無(wú)效行政一案，將“黑子的籃球”商標(biāo)注冊(cè)認(rèn)定為“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形，從而避開(kāi)商品化權(quán)的保護(hù)，放棄在先權(quán)利條款的適用，作為極具創(chuàng)造性判例而備受關(guān)注。

2012年7月19日，開(kāi)平市尚藍(lán)體育公司向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè) “黑子的籃球” 商標(biāo)，核定使用在第25類(lèi)服裝等商品上，并于2013年12月14日獲準(zhǔn)注冊(cè)。然而，與該商標(biāo)同名漫畫(huà)作品權(quán)利人集英社于2014年3月27日對(duì)該商標(biāo)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為，爭(zhēng)議商標(biāo)屬于2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形，于2015年9月18日作出無(wú)效宣告裁定。開(kāi)平市尚藍(lán)體育公司因不服商評(píng)委的裁定，進(jìn)而向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院維持了商評(píng)委的裁定。

我們認(rèn)為，本案的實(shí)質(zhì)在于，對(duì)動(dòng)漫作品名稱(chēng)及虛擬人物等商品化權(quán)保護(hù)的正當(dāng)性，在先權(quán)利條款的理解，以及以欺騙或其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)條款的法律適用。

商品化權(quán)的保護(hù)正當(dāng)性分析

所謂商品化權(quán)，是指對(duì)真實(shí)人物的人格要素、表演形象，電視、電影、動(dòng)漫等作品名稱(chēng)或作品中虛擬人物角色等進(jìn)行商業(yè)化利用的權(quán)利。商品化權(quán)包括真實(shí)人物商品化權(quán)和虛擬角色商品化權(quán)兩大類(lèi)，像是我們熟知的姚明、李寧等明星代言，以及米老鼠、唐老鴨等經(jīng)典動(dòng)漫形象的商業(yè)開(kāi)發(fā)，都屬于商品化權(quán)的范圍。

生產(chǎn)者或銷(xiāo)售廠商利用消費(fèi)者對(duì)于公眾人物或者知名作品中虛擬人物形象的喜愛(ài)，將其使用在商品上，作為商品品牌、名稱(chēng)、包裝裝潢等，將商品與公眾人物或者知名作品中虛擬人物形象等聯(lián)系起來(lái)，使消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生親和力，進(jìn)而創(chuàng)造出巨大的商業(yè)利潤(rùn)和商業(yè)信譽(yù)。

從商標(biāo)法意義上來(lái)講，由于公眾人物及知名作品中虛擬人物等具有較高的知名度，將其使用在商品上，已然能夠起到區(qū)別商品或服務(wù)來(lái)源的作用，如果任由他人將商品化權(quán)作為商業(yè)標(biāo)識(shí)使用，必然造成消費(fèi)者的混淆與誤認(rèn)，進(jìn)而對(duì)市場(chǎng)秩序造成嚴(yán)重的擾亂。

因此，商品化權(quán)具有受到商標(biāo)法保護(hù)的正當(dāng)性。

比如，在“功夫熊貓”商標(biāo)行政案中，北京高院就推翻了之前的裁判，認(rèn)為夢(mèng)工廠公司主張的其對(duì)“功夫熊貓KUNG FU PANDA”影片名稱(chēng)享有的“商品化權(quán)”確非我國(guó)現(xiàn)行法律所明確規(guī)定的民事權(quán)利或法定民事權(quán)益類(lèi)型，但當(dāng)電影名稱(chēng)或電影人物形象及其名稱(chēng)因具有一定知名度而不再單純局限于電影作品本身，其與特定商品或服務(wù)的商業(yè)主體或商業(yè)行為相結(jié)合，相關(guān)公眾將其對(duì)于電影作品的認(rèn)知與情感投射于電影名稱(chēng)或電影人物名稱(chēng)之上，并對(duì)與其結(jié)合的商品或服務(wù)產(chǎn)生移情作用，使權(quán)利人據(jù)此獲得電影發(fā)行以外的商業(yè)價(jià)值與交易機(jī)會(huì)時(shí)，則該電影名稱(chēng)或電影人物形象及其名稱(chēng)可構(gòu)成“商品化權(quán)”并成為商標(biāo)注冊(cè)中的“在先權(quán)益”。

就本案來(lái)講，如果日本動(dòng)漫作品《黒子のバスケ》在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前在中國(guó)具有較高的知名度，相關(guān)消費(fèi)者在看到爭(zhēng)議商標(biāo)時(shí)，能夠容易將其商品與涉案作品聯(lián)系起來(lái)，那么涉案作品的名稱(chēng)及虛擬角色的商品化權(quán)應(yīng)當(dāng)受到商標(biāo)法的保護(hù)。但是審理法院避開(kāi)了這一問(wèn)題，有不希望將“商品化權(quán)”放入在先權(quán)利條款的內(nèi)在原因。

商品化權(quán)的“在先權(quán)利”條款適用

2001年商標(biāo)法第三十一條（新法三十二條）規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！比欢F(xiàn)行法沒(méi)有對(duì)“在先權(quán)利”的具體內(nèi)容進(jìn)行正式解釋。

不可否認(rèn)的是，當(dāng)前“在先權(quán)利”的范圍正處于不斷擴(kuò)張的趨勢(shì)，逐漸的將企業(yè)名稱(chēng)權(quán)、商號(hào)權(quán)、企業(yè)特定簡(jiǎn)稱(chēng)、知名商品特有的包裝裝潢、域名權(quán)、外觀設(shè)計(jì)權(quán)、著作權(quán)等納入保護(hù)范圍。

最近爭(zhēng)議比較大的“喬丹”案中，對(duì)于公眾人物的姓名權(quán)能否納入在先權(quán)利的范圍，也有過(guò)一番激烈的爭(zhēng)論。

然而，對(duì)“在先權(quán)利”的理解不能盲目擴(kuò)大，必須滿足一定的條件才能獲得商標(biāo)法的保護(hù)。商品化權(quán)利要納入 “在先權(quán)利”，就必須具備能起到標(biāo)識(shí)來(lái)源的功能，以造成消費(fèi)者的混淆為前提，而非將所有的在先權(quán)利都納入保護(hù)之中。

這是一個(gè)全方位考慮的過(guò)程，需要綜合考慮標(biāo)識(shí)本身的近似程度、標(biāo)識(shí)的知名度與顯著性、標(biāo)識(shí)使用的歷史與現(xiàn)狀、使用者的意圖等多重因素。比如，作品名稱(chēng)通常反映的是故事內(nèi)容和題材，本身顯著性很低；也有的作品知名度不高，很難起到標(biāo)識(shí)來(lái)源的功能。例如，將不知名的虛擬人物姓名注冊(cè)為商標(biāo)，就不能成為商標(biāo)法意義上的“在先權(quán)利”。

值得注意的是，“在先權(quán)利”受到地域性限制并沒(méi)有引起司法裁判的重視。因?yàn)榈赜蛐圆缓?jiǎn)單涉及到司法主權(quán)，更與投資和貿(mào)易密切相關(guān)，如果不以地域性為標(biāo)準(zhǔn)，就意味著難以產(chǎn)生吸引外資的作用。并且，任何品牌只要在某一地區(qū)知名，即可搶占全球市場(chǎng)，在他國(guó)輕易獲得同樣市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，這必將會(huì)對(duì)既有市場(chǎng)秩序造成沖擊。

比如，在“蠟筆小新”商標(biāo)爭(zhēng)議一案中，商評(píng)委就認(rèn)為，“蠟筆小新”文字及圖形具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性和顯著性，且在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)前在日本、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)已具有較高知名度。爭(zhēng)議商標(biāo)原注冊(cè)人位于與香港毗鄰的廣州，應(yīng)當(dāng)知曉“蠟筆小新”的知名度情況，其將與“蠟筆小新”文字或卡通形象相同的文字或圖形作為商標(biāo)在中國(guó)大陸地區(qū)申請(qǐng)注冊(cè)，具有主觀惡意。

這其實(shí)就錯(cuò)誤理解了地域性原則，地域性原則根源在于鼓勵(lì)對(duì)本國(guó)進(jìn)行投資與貿(mào)易，商品或服務(wù)未進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng)，就不能獲得保護(hù)，而不是簡(jiǎn)單的本國(guó)公眾主觀認(rèn)知。雖然，公眾人物的姓名權(quán)通常與投資貿(mào)易不相關(guān)，但是，如果特定公眾人物的姓名與特定商業(yè)利益密切關(guān)聯(lián)，也要考慮地域性。在“喬丹”商標(biāo)案中，最高院對(duì)此沒(méi)有任何評(píng)述，是令人遺憾的。

本案中，“黑子的籃球”既是作品名稱(chēng)，也是虛擬人物形象的特定名稱(chēng)，可以考慮納入在先權(quán)利范圍?！昂谧拥幕@球”為日本知名動(dòng)漫作品《黒子のバスケ》對(duì)應(yīng)的譯文，在開(kāi)平市尚藍(lán)體育公司將其作為商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)之前，已經(jīng)在我國(guó)公開(kāi)播出、發(fā)行，并被媒體廣泛報(bào)道，“黑子的籃球” 在中國(guó)大陸地區(qū)已具有較高的知名度與顯著性，開(kāi)平市尚藍(lán)體育公司申請(qǐng)注冊(cè)該商標(biāo)后未真正投入使用，并且還在第18、24、25、28、35類(lèi)上注冊(cè)了其他一百余個(gè)與動(dòng)漫作品《黑子的籃球》等作品名稱(chēng)、人物角色名稱(chēng)相關(guān)聯(lián)的商標(biāo)，具有明顯的主觀惡意。

綜合考量以上因素，動(dòng)漫作品“黑子的籃球”已經(jīng)具有一定的消費(fèi)群體，形成了穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序，能夠起到標(biāo)識(shí)產(chǎn)品來(lái)源的作用，一旦被他人注冊(cè)，相關(guān)消費(fèi)者看到該商標(biāo)時(shí)，很容易將其與動(dòng)漫作品聯(lián)系起來(lái)或者認(rèn)為二者之間具有某種關(guān)聯(lián)，進(jìn)而對(duì)商品來(lái)源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。因此，將動(dòng)漫作品名稱(chēng)“黑子的籃球”作為在先權(quán)利并無(wú)任何不妥，可以適用商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定。

商品化權(quán)的“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”條款適用

2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款規(guī)定：“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)?！?對(duì)該條款應(yīng)做如下的理解：

其一，該條款本質(zhì)上為兜底性條款。在能夠適用其他條款時(shí)應(yīng)優(yōu)先適用其他條款，比如能夠適用商標(biāo)法的第二十八條（新法三十條）、第三十一條（新法三十二條）時(shí)，則不適用第四十一條第一款規(guī)定。本案之所以未將商品化權(quán)納入在先權(quán)利的保護(hù)范圍之內(nèi)，是由于擔(dān)心“在先權(quán)利”條款的盲目擴(kuò)張，進(jìn)而產(chǎn)生一些不確定的后果。然而，我們認(rèn)為，裁判者不必過(guò)度擔(dān)心，只要考慮到消費(fèi)者混淆的可能性，通過(guò)混淆判斷中標(biāo)識(shí)本身的近似程度、知名度與顯著性、使用歷史與現(xiàn)狀、使用者意圖、地域性等多重因素限制，就完全能夠解決這一問(wèn)題。

其二，該條款實(shí)質(zhì)是公共利益條款。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第十九條對(duì)“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的含義作出了進(jìn)一步解釋?zhuān)J(rèn)為人民法院在審理涉及撤銷(xiāo)注冊(cè)商標(biāo)的行政案件時(shí)，審查判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否屬于以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)，要考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益的手段。即明確了以擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源以及以其他方式謀取不正當(dāng)利益的手段這四項(xiàng)內(nèi)容作為認(rèn)定“其他不正當(dāng)手段”的依據(jù)。

由此可見(jiàn)，《商標(biāo)法》第四十一條第一款的立法目的在于對(duì)公共利益而非特定利益的保護(hù)，而本案除了涉及到公共利益以外，還涉及到了特定利益，即集英社對(duì)動(dòng)漫作品《黑子的籃球》的商品化權(quán)。雖然本案適用《商標(biāo)法》第四十一條第一款規(guī)定也無(wú)不妥，但是從法律條款適用的順序來(lái)講，能夠適用其他條款解決的，盡量不適用兜底性條款。因此，我們認(rèn)為，本案應(yīng)優(yōu)先適用第三十一條“在先權(quán)利”條款進(jìn)行認(rèn)定。

商標(biāo)法的適用是生動(dòng)的、鮮活的，要跟隨和適應(yīng)不斷發(fā)展的社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活，如果過(guò)分教條主義，僵化主義，而不能理解背后的立法深意，看似創(chuàng)新案例，可能只是一個(gè)委曲求全的判決罷了。

來(lái)源：蘭臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)

作者：田君露蘭臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)律師

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

本文來(lái)自蘭臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)并經(jīng)IPRdaily.cn編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://globalwellnesspartner.com/”