商標轉(zhuǎn)讓中的3個法律風險

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：周多 中糧集團高級法律顧問  中國知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心專家  中國反侵權(quán)假冒聯(lián)盟專家 中國政法大學法學博士后

原標題：芻議商標轉(zhuǎn)讓中的法律問題

商標是承載企業(yè)商譽和商品聲譽的符號載體。商標轉(zhuǎn)讓的本質(zhì)是品牌價值在不同經(jīng)營者之間的轉(zhuǎn)移，往往通過相關(guān)公眾心目中對舊品牌的重新關(guān)聯(lián)來實現(xiàn)。形式上，商標轉(zhuǎn)讓是商標權(quán)人在商標注冊證上或商標申請文件上的名義變更；實質(zhì)上，商標轉(zhuǎn)讓的是企業(yè)的一項重要的無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓，關(guān)系著品牌以及與品牌相關(guān)的商品或服務、專業(yè)人員、供應鏈、銷售渠道和相關(guān)公眾對該品牌認知的遷移。因此，商標的轉(zhuǎn)讓是一件不那么簡單的事情，涉及許多法律問題，既包含商標轉(zhuǎn)讓合同的訂立和商標行政部門的變更登記；也包括轉(zhuǎn)讓過程中商標價值的評估，還包括相應法律風險的識別與防控。

一、商標轉(zhuǎn)讓合同

商標轉(zhuǎn)讓合同是商標轉(zhuǎn)讓人為將被許可商標使用權(quán)、未注冊商標使用權(quán)、注冊商標專用權(quán)或者商標注冊申請權(quán)等商標權(quán)益讓渡給商標受讓人而訂立的合同。

1、注冊商標轉(zhuǎn)讓合同

（1）非要式合同。根據(jù)《商標法》第42條規(guī)定，注冊商標轉(zhuǎn)讓合同屬于非要式合同，法律并不禁止合同雙方以非書面形式達成意思表示一致。

（2）成立和生效。合同成立是事實問題，對于要約的承諾一旦到達要約發(fā)出方，合同成立；合同生效是法律問題，指合同符合法定的生效條件——主體合法、形式合法、內(nèi)容合法、意思表示真實,該合同便對當事人有法律約束力，合同當事人應該按照合同約定行使權(quán)利、履行義務。相應地，注冊商標轉(zhuǎn)讓合同在商標轉(zhuǎn)讓人與受讓人達成合意時即成立，成立即生效，除非合同當事人針對合同生效設(shè)置條件或期限，或者存在無權(quán)代理、合同一方系無權(quán)處分抑或系限制行為能力人等導致合同效力待定的特殊情況。 

（3）注冊商標的轉(zhuǎn)移。商標轉(zhuǎn)讓合同成立生效只是表明商標轉(zhuǎn)讓合同依法對雙方當事人具有了債法意義上的拘束力,受讓方具有獲得注冊商標的請求權(quán)，轉(zhuǎn)讓方具有獲得相應對價的請求權(quán)，但是這并不表明注冊商標專用權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)移。商標轉(zhuǎn)讓合同的成立生效是商標專用權(quán)轉(zhuǎn)移的合同基礎(chǔ),但是反過來,商標轉(zhuǎn)讓合同的成立生效并不必然導致商標專用權(quán)的轉(zhuǎn)移。依照絕對權(quán)變動的公示和公信的原則，注冊商標專用權(quán)屬于絕對權(quán)，其產(chǎn)生是基于商標行政主管機關(guān)的核準及公告，其轉(zhuǎn)讓同樣也應以商標行政主管機關(guān)核準并進行公告為公示,并以上述公示產(chǎn)生公信力。

2、未注冊商標轉(zhuǎn)讓合同

一般而言，在我國未注冊商標不具有專有性和排他性，非但沒有受法律保護的價值，使用時甚至還有冒充注冊商標和侵害他人注冊商標專用權(quán)及其他商業(yè)標識（如企業(yè)名稱、地理標志、知名商品的特有名稱、包裝、裝潢等）權(quán)益的法律風險，因此，實踐中很少有就未注冊商標達成的轉(zhuǎn)讓協(xié)議。但在兩種特殊場景下，未注冊商標轉(zhuǎn)讓合同或會成立：一是該未注冊商標因使用而具有較高知名度和一定影響；二是該未注冊商標已經(jīng)提交注冊申請正在等待授權(quán)。

對于第一種未注冊商標，因其具有阻卻在后商標注冊申請的消極價值，[1]以及先用權(quán)的積極價值，[2]在被認定為馳名商標時，其甚至具備與注冊商標相當?shù)臋?quán)利，[3]故，這種未注冊商標是具有商標法意義的價值的，故而當然具備交換價值。對于第二種未注冊商標，因其具有阻卻在后商標注冊申請的消極價值，[4]以及獲準注冊的期待價值，故，這種未注冊商標也是具有商標法意義的價值的，據(jù)此擁有交換價值。前者的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，我們稱之為普通的未注冊商標轉(zhuǎn)讓合同；后者，我們稱之為商標注冊申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。

3、被許可商標使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同

商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用注冊商標，因為商標許可應該報商標局備案，故被許可人的被許可商標使用權(quán)具有公示效力，可以對抗第三人。[5]根據(jù)商標許可方式的不同，被許可人的被許可商標使用權(quán)的內(nèi)容也不相同。

（1）普通許可的被許可商標使用權(quán)

普通許可方式下，許可人允許被許可人在規(guī)定的地域范圍內(nèi)使用合同項下的注冊商標。同時，許可人保留自己在該地區(qū)內(nèi)使用該注冊商標和再授予第三人使用該注冊商標的權(quán)利。被許可人獲得的商標使用權(quán)是非排他性的，因此如果合同涉及的注冊商標被第三人擅自使用，被許可人一般不得以自己的名義對侵權(quán)者起訴，而只能將有關(guān)情況告知許可人，由許可人對侵權(quán)行為采取措施。

（2）獨占許可的被許可商標使用權(quán)

獨占許可方式下，在約定地域范圍內(nèi)，被許可人對授權(quán)使用的注冊商標享有獨占使用權(quán)，許可人不得再將同一商標許可給第三人，許可人自己也不得在該地域內(nèi)使用該商標，被許可人的法律地位相當于“準商標權(quán)人”。

（3）排他許可的被許可商標使用權(quán)

排他許可方式下，被許可人除享有使用其注冊商標的權(quán)利外，還享有排除第三人使用的權(quán)利，即許可人不得把同一許可再給予任何第三人，但許可人保留自己使用同一注冊商標的權(quán)利。

無論哪種許可方式，轉(zhuǎn)讓被許可商標使用權(quán)均會牽涉至少三方法律主體：商標注冊人（許可人）、被許可人（轉(zhuǎn)讓人）和受讓人。因被許可人轉(zhuǎn)讓被許可商標使用權(quán)屬于債權(quán)債務的概括轉(zhuǎn)移，故需要得到許可人的同意，未經(jīng)許可人同意的被許可商標使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同處于效力待定狀態(tài)。

二、商標價值評估

商標轉(zhuǎn)讓合同是實現(xiàn)商標轉(zhuǎn)讓的合同基礎(chǔ)，該合同中的必要條款通常都包括擬轉(zhuǎn)讓商標的價格，但因為商標是無形資產(chǎn)，價值存在主觀性和不確定性，交易雙方常常為此反復磋商談判，甚至因分歧過大而導致交易失敗。為解決這個問題，降低交易成本，商標價值評估制度應運而生。

商標評估最初興起于英美，隨著資產(chǎn)評估工作以及人們對產(chǎn)權(quán)認識的不斷深入而逐漸發(fā)展起來。我國內(nèi)地首例商標評估，是1993年對青島啤酒股份有限公司擬上市“青島”啤酒商標的評估。為輔助企業(yè)股票上市，對青島啤酒的商標價值評估，評估值為 2.07 億元，此舉開創(chuàng)了我國商標價值評估的先河。

（一）商標價值的定性認識

商標價值=產(chǎn)品差異形成的商標價值+超額利潤產(chǎn)生的商標價值。 

1、 產(chǎn)品差異形成的商標價值 

產(chǎn)品差異分為真實的差異和人為的差異。真實的產(chǎn)品差異是指自然特性的差異，兩種不同牌子的香皂，它們的實際化學性能的差異屬于真實的產(chǎn)品差異。人為的差異則是指內(nèi)容相同但包裝材料、外觀設(shè)計、商標名稱、產(chǎn)品形象、營銷過程中的廣告、售后服務的不同所產(chǎn)生的差異?？梢?，商標價值就是導致產(chǎn)品的人為差異的重要因素，產(chǎn)品的人為差異主要形成了商標價值。

2、超額利潤產(chǎn)生的商標價值 

舉例而言，目前市場中存在若干家廠商，它們都生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，這些廠商生產(chǎn)這種產(chǎn)品成本和質(zhì)量都相同。其中一家廠商，擁有一個知名商標，容易促使消費者相信它家的產(chǎn)品品質(zhì)可能要高于其他廠商的產(chǎn)品，那么該廠商就可以將其產(chǎn)品價格提高到比其他廠商較高的水平而不會失去消費者，同樣消費者也愿意以更高的價格來購買該廠商的產(chǎn)品，以便維護該產(chǎn)品在消費者心目中高品質(zhì)的感性認知，因此，商標的價值也就表現(xiàn)為擁有知名商標給企業(yè)所帶來超額的利潤。 

3、影響商標價值大小的因素 

從上述商標價值的形成可以直觀看到，商標不僅代表了商品的質(zhì)量、性能、技術(shù)水平及其他特征，更具有使資本價值增值的價值。因而只有正確分析影響商標價值的因素，才可能對商標價值做出公允的評估。目前公認的影響商標價值大小的因素至少有以下五點：

（1）商標的超額利潤產(chǎn)生的能力：超額利潤越多，商標越有價值 。

（2）商標的歷史悠久性：創(chuàng)立時間越早，歷史越悠久，價值越高 。

（3）通用性和區(qū)域性的擴展能力：商標通用性強，可以跨領(lǐng)域、跨行業(yè)、跨地區(qū)使用，那么就易產(chǎn)生廣泛的影響力，其價值也會較高 。

（4）商標的內(nèi)涵及知名度：選擇某種商標意味著某種消費和價值觀念，當大多數(shù)人接受這種觀念并成為一種時尚時，市場對這種商標的認知較高，需求也較大，那么商標所帶來的超額利潤也較大，商標價值越高 。

（5）外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境：商標價值與外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境也密切相關(guān)，宏觀經(jīng)濟狀況，行業(yè)走勢，國家法律、法規(guī)對商標的保護力度等外部環(huán)境，也是影響商標價值的重要因素。

（二）商標價值的定量計算

目前，我國常用的商標價值評估方法更多借鑒了有形資產(chǎn)的評估方法，主要是成本法和收益法。

1、成本法

成本法是典型的有形資產(chǎn)評估方法，原理是計算商標權(quán)成本價值的補償，即對商標權(quán)在創(chuàng)制過程中耗費的設(shè)計費用、注冊費和法律保護費、廣告宣傳費等成本的補償。如果待評估的商標權(quán)不知名，為企業(yè)帶來的盈利空間不大，采用成本法進行商標權(quán)價值的評估還是比較客觀。但是，當商標具有較高調(diào)性和知名度，具備一定品牌效應時，使其重置，或計算其歷史成本則難以準確反映該商標實際使用所具有的價值。

2、收益法

收益法突破了傳統(tǒng)有形資產(chǎn)評估方法，一度被認為是最能反映商標價值的方法。但是在實踐中，收益法在評估參數(shù)的選取方面一直存在較大問題，飽受質(zhì)疑。 

（1）商標收益額的預測：商標預期的收益是指預期由商標帶來的未來收益。但是商標是不能單獨創(chuàng)造價值的，它只有和其它企業(yè)資產(chǎn)相結(jié)合才能產(chǎn)生收益，企業(yè)整體資產(chǎn)所創(chuàng)造的收益，既有企業(yè)的有形資產(chǎn)創(chuàng)造的收益，也有無形資產(chǎn)創(chuàng)造的收益。其中由無形資產(chǎn)創(chuàng)造的收益可能不只是商標，可能還有專利、非專利技術(shù)、企業(yè)商譽、銷售網(wǎng)絡等。清晰界定商標收益和其它無形資產(chǎn)和企業(yè)有形資產(chǎn)收益的界限較為困難。

（2）商標收益年限的預測：注冊商標是有法律保護年限的，在我國注冊商標的有效期為10年，但商標可以續(xù)展，續(xù)展之后的有效期仍為10年。因此，只要商標權(quán)利人愿意，注冊商標的法律保護可以無限期。但是，商標并不一定能一直給企業(yè)帶來超額收益，一旦商標所有者企業(yè)發(fā)展態(tài)勢下滑、產(chǎn)品不能夠滿足市場需求、商標不能夠反映企業(yè)產(chǎn)品的理念，那么商標即便仍在法律保護期內(nèi)也不能夠為企業(yè)帶來超額收益，因此商標收益年限的預測也有很大的不確定性。 

（3）商標收益折現(xiàn)率的預測：折現(xiàn)率的預測更是運用收益現(xiàn)值法中比較棘手的問題。因為當折現(xiàn)率有微小的差異時，評估值會產(chǎn)生很大的差異，一般來說在預測折現(xiàn)率時要考慮到無風險利率，行業(yè)風險報酬率，通貨膨脹率以及被評估企業(yè)的個別風險率等，這些折現(xiàn)率無論采取哪種方法，全部準確命中仍是小概率事件。

綜上，商標價值的定量評估在當下尚處于探索階段，通行的方法還是在定性分析的基礎(chǔ)上，嘗試和創(chuàng)新多種定量的方法，如市場法、割差法、超額收入法以及實物期權(quán)法，盡可能準確估測商標的公允價值，為交易雙方提供決策參考。 

三、商標轉(zhuǎn)讓中的法律風險

商標的轉(zhuǎn)讓是一項復雜的系統(tǒng)工程，除了合同、標的價值外，還涉及轉(zhuǎn)讓過程中以及轉(zhuǎn)讓完成后一系列法律風險的識別和防控。

（一）合規(guī)風險

商標權(quán)屬于私權(quán)，法無明文不得限制商標權(quán)人處分其權(quán)利。但考慮到商標權(quán)往往牽涉公共利益，各國無一例外又對商標轉(zhuǎn)讓設(shè)定了一些限制措施，如: 類似商品使用同一商標的不能分割轉(zhuǎn)讓，已經(jīng)許可他人使用的注冊商標不能隨意轉(zhuǎn)讓，集體商標不能轉(zhuǎn)讓，聯(lián)合商標不能分開轉(zhuǎn)讓，共同所有的商標任一共有人不能私自轉(zhuǎn)讓等，甚至有的國家還規(guī)定了商標連同轉(zhuǎn)讓原則，要求商標權(quán)人轉(zhuǎn)讓其商標時必須連同其營業(yè)一并轉(zhuǎn)讓。如果忽略了這些法律規(guī)定的限制，導致商標轉(zhuǎn)讓不符合法律的相關(guān)規(guī)定，便將引發(fā)合規(guī)風險。

需要強調(diào)的是，為避免國有資產(chǎn)流失，也為預防母公司通過商標許可或轉(zhuǎn)讓從上市公司抽血，涉及商標轉(zhuǎn)讓的關(guān)聯(lián)交易必須對擬轉(zhuǎn)讓商標進行估值，并且轉(zhuǎn)讓價格不得低于評估價值。為了促成交易，有的商標價值明顯低估，基于這樣的估值而完成的商標轉(zhuǎn)讓，合規(guī)風險尤其值得注意。[6]

（二）操作風險

在我國，商標轉(zhuǎn)讓適用自由轉(zhuǎn)讓原則，商標轉(zhuǎn)讓與商標有關(guān)的商品生產(chǎn)經(jīng)營不具有連同關(guān)系，商標權(quán)利人既可連同其營業(yè)轉(zhuǎn)讓注冊商標，也可將注冊商標與營業(yè)分開轉(zhuǎn)讓，只轉(zhuǎn)讓商標權(quán)。但實踐操作中，商標局對于辦理轉(zhuǎn)讓注冊商標只是要求受讓人一方到辦理大廳即可，不需要提交書面的商標轉(zhuǎn)讓合同。在整個轉(zhuǎn)讓程序中, 唯一能體現(xiàn)轉(zhuǎn)讓人意思表示的法律文件就是由轉(zhuǎn)讓人簽章的《轉(zhuǎn)讓申請/注冊商標申請書》。這樣的操作設(shè)置，可能造成注冊商標在商標權(quán)人不知情的情況下“被轉(zhuǎn)讓”，即由受讓人或第三方利用假冒簽章而將自有商標非法轉(zhuǎn)讓。

（三）合同風險

1、一標二賣

在商標轉(zhuǎn)讓人將其注冊商標分別轉(zhuǎn)讓給不同的受讓人的場景下，或?qū)⒁l(fā)合同的效力和違約風險。假如商標轉(zhuǎn)讓人與第一個受讓人簽訂商標轉(zhuǎn)讓合同之后,隱瞞該事實又與第二個受讓人再簽商標轉(zhuǎn)讓合同,那么第一個商標轉(zhuǎn)讓合同成立并生效,而第二個合同則屬于可撤銷的合同，由受讓方享有撤銷權(quán)。如果第二個商標受讓人知道商標已經(jīng)轉(zhuǎn)讓他人的事實，仍然簽署商標轉(zhuǎn)讓合同或仍然不行使撤銷權(quán)，那么第二個商標轉(zhuǎn)讓合同也有效。根據(jù)債權(quán)平等原則，任何一個商標受讓人都有權(quán)請求商標轉(zhuǎn)讓人履行商標轉(zhuǎn)讓的合同義務。在商標局辦理完畢注冊商標轉(zhuǎn)讓手續(xù)后，因履行不能，其他商標受讓人只能要求商標轉(zhuǎn)讓人承擔違約責任。

2、無償轉(zhuǎn)讓

商標轉(zhuǎn)讓中商標轉(zhuǎn)讓人并沒有獲得任何對價，那么這種商標轉(zhuǎn)讓合同應屬贈與合同。對于贈與合同，贈與人在贈與財產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)移之前可以隨時單方撤銷贈與。[7]商標權(quán)的轉(zhuǎn)移時間是商標主管機關(guān)核準并公告之日，因此商標無償轉(zhuǎn)讓合同自簽訂成立至商標轉(zhuǎn)讓公告期間，商標轉(zhuǎn)讓人其實可以隨時以單方意思表示撤銷贈與。

3、擬轉(zhuǎn)讓商標存在瑕疵

因商標為無體物，其存在的瑕疵只可能是權(quán)利瑕疵。當擬轉(zhuǎn)讓商標設(shè)置了質(zhì)押、或者已經(jīng)被許可給其他人使用(并在商標局備案登記)、或者已被查封凍結(jié)、或者被其他人提“撤三”或無效申請，商標轉(zhuǎn)讓合同均存在較大的履約風險。若擬轉(zhuǎn)讓商標雖已被許可給其他人使用，但并未在商標局案登記，則不具備對抗第三人的效力，在不知情的情況下，受讓方可不受在先的商標許可合同約束，繼受取得注冊商標后收回被許可商標使用權(quán)，被許可人的利益可以通過追究轉(zhuǎn)讓方的違約責任獲得救濟。

4、善意取得不適用

善意取得,指無權(quán)處分他人動產(chǎn)的讓與人,在不法將其占有的他人動產(chǎn)交付給買受人后,如買受人取得該動產(chǎn)時出于善意,并支付了合理對價，則買受人原始取得該動產(chǎn)的所有權(quán),原動產(chǎn)所有人不得要求受讓人返還，以維護交易安全。雖然在我國善意取得的客體已經(jīng)從動產(chǎn)擴張到不動產(chǎn)，但商標轉(zhuǎn)讓依然不適用“善意取得”。北京市高級人民法院認為，擅自轉(zhuǎn)讓商標權(quán)人注冊商標的行為是商標侵權(quán)行為,受讓人不能因此取得商標權(quán)。受讓人通過正常商業(yè)交易再將該注冊商標轉(zhuǎn)讓給第三人并經(jīng)核準公告的,第三人亦不能因此取得該商標權(quán)。[8]因此，商標受讓人應全鏈路審查擬轉(zhuǎn)讓商標的流轉(zhuǎn)情況，不能僅調(diào)查前手取得商標的合法性，以避免合同目的無法實現(xiàn)，不能取得注冊商標專用權(quán)的法律風險。

注釋：

[1]：詳見《商標法》第32條。

[2]：詳見《商標法》第59條。

[3]：詳見《商標法》第13條。

[4]：詳見《商標法》第31條。

[5]：商標使用許可備案不是生效要件而是對抗要件，詳見《商標法》第43條。

[6]：詳見《國有資產(chǎn)評估管理辦法》第31條、第34條、第35條。

[7]：詳見《合同法》第186條。 

[8]：詳見《北京市高級人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：周多 中糧集團高級法律顧問  中國知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心專家  中國反侵權(quán)假冒聯(lián)盟專家 中國政法大學法學博士后

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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