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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:唐艾斯 廣東君龍律師事務所
原標題:美國雙方復議程序的“最寬泛合理解釋”標準:2016年Cuozzo Speed Technologies,LLC v. Lee案例
2016年6月20日,美國最高院對業(yè)界期待甚高的Cuozzo案做出終審判決。這個案子之所以矚目,是因為它是史上首例最高院對2011年美國發(fā)明法(AIA)規(guī)定的雙方復議程序(Inter Parte Review, 簡稱IPR)做出的司法審查。在本案的兩個焦點爭議上,最高院均維持了聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)的判決,認為美國專利商標局(USPTO)使用“最寬泛合理解釋”(Broadest Reasonable Interpretation, 以下簡稱BRI)的標準來解釋權利要求沒有不當,并同時認定美國專利商標局做出的是否啟動IPR程序的行政決定是終局的,無須接受司法審查。
從Cuozzo案談起
Cuozzo Speed Technologies, LLC(以下簡稱Cuozzo)擁有一項名稱為“限速指示裝置及用于顯示速度及相關限速的方法”的美國專利NO. 6778074(下稱074號專利)。該發(fā)明于2004年8月17日獲得授權,其涉及一個顯示裝置,可同時顯示現(xiàn)在的車速以及此路段的限速。顯示的方法是:在白色車速計上疊加一個紅色的過濾器,當車速在限速內(nèi)時,車速數(shù)字為白色,車速超過限速時,顯示為紅色。該發(fā)明利用GPS導航裝置跟蹤車輛的位置,并獲得該位置的限速情況。當限速變化的時候,紅色的過濾器自動旋轉,這樣超過限速的車速在顯示界面上顯示成紅色。最具代表性的附圖1如下所示:
2012年6月15日,Cuozzo科技公司向新澤西州聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟,狀告臺灣國際航電Garmin公司和克萊斯勒公司侵犯了其074號專利(CIV. NO. 12-cv-03623)。同年9月16日,臺灣國際航電向PTAB申請IPR程序,質(zhì)疑074號專利的第10、14及17項權利要求的新穎性及創(chuàng)造性。這三項權利要求如下所示:
無效案的關鍵在于對權利要求10中出現(xiàn)的 “integrally attached” 這個技術特征的解釋。PTAB采用BRI標準,將這個技術特征理解為“車速里程表和彩色顯示物理上整合為一個元件,但是可以分離成兩個獨立的個體”。而Cuozzo堅持認為,兩個部件可以組合后形成一個完整的單元。從下圖的涉案產(chǎn)品的圖片可以看出,Cuozzo試圖朝著涉嫌侵權產(chǎn)品的結構來解釋自己的權利要求。最后,基于BRI的解釋標準,PTAB認為,權利要求10、14及17相對Aumayer專利,Evans專利和Wendt專利的結合顯而易見,宣告其無效,并拒絕了Cuozzo修改權利要求的請求,認為修改超范圍。
對于PTAB的決定,Cuozzo不服,向聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)提起訴訟。Cuozzo認為,PTAB采用的BRI標準來解釋權利要求是不當?shù)?,應該采用?lián)邦地區(qū)法院采用的POM(Plain and Ordinary Meaning)原則來解釋權利要求。
CAFC沒有采納Cuozzo的意見,認為PTAB的決定沒有不妥,理由是:美國專利商標局(USPTO)的其它專利行政程序對權利要求的解釋均采用BRI的解釋標準。換言之,只要專利還在有效的保護期內(nèi),所有USPTO的行政程序均采取這個標準。同理,同樣作為USPTO中進行的程序,IPR程序也應采用一致的解釋標準。
對于“integrally attached”的解釋,CAFC認為,PTAB的解釋沒有錯,因為既然用了“attached”(附加)這個詞,它必然具有一定的含義。如果采用Cuozzo的解釋(兩個部分結合成一個完整的單元),那么“attached”就會失去存在的意義,自己怎么可能附加在自己身上呢?這明顯和發(fā)明人的初衷不符。
2015年10月6日,Cuozzo不服CAFC的判決,向美國最高院申請再審。
最高院的判決?
如本文最開始所述,最高院于2016年6月20做出終審判決,重申:在權利要求解釋的標準這個問題上,PTAB使用“最寬泛合理解釋”(BRI)的標準是正確的。
最高院認為,一方面,專利法§316(a)(4)明確規(guī)定了專利商標局(USPTO)應該主導IPR程序,包括建立和管理相關的法規(guī)和原則。由于專利法并未明確指明USPTO在IPR程序中應當適用何種權利要求解釋規(guī)則。當法律條文不明確時,相關的行政部門可以根據(jù)法律條文的意圖和文義合理地制定規(guī)則。USPTO針對IPR程序制定的規(guī)則(包括權利要求解釋適用BRI標準),是對其享有的規(guī)則制定權的合理運用。
另一方面,PTAB的IPR程序屬于對先前專利授權過程的行政審查,類似于專利復審程序,并非如Cuozzo認為的PTAB審查屬于司法程序。國會設置IPR程序不僅是處理與專利相關的爭議,更重要的是將專利的壟斷特性控制在合理的范圍內(nèi),從而保護公眾的利益。因此,PTAB有權不采用法院體系的POM解釋標準,而制定專屬的規(guī)則,并且制定BRI的解釋標準并未超越國會賦予PTAB的權限。
最高院還指出,適用BRI標準的前提是專利權人有修改權利要求的機會。在IPR中,專利權人有一次機會修改權利要求,所以在IPR中適用BRI不違背法律的精神。
最后,最高院的判決中提到了PTAB采用BRI原則與地區(qū)法院采用POM原則的并行存在確實會導致一定程度上的沖突,但是這種可能性在美國的專利法系統(tǒng)中早已存在,這是根源于美國專利商標局和法院的不同角色定位決定的,是無可奈何的。
“最寬泛合理解釋”的淵源
美國聯(lián)邦法規(guī)(Code of Federal Regulations)明確規(guī)定:PTAB 根據(jù)“最寬泛合理解釋”標準來解釋權利要求(“claims are construed according to the “broadest reasonable interpretation” at the Patent Trial and Appeal Board (PTAB)”)。美國專利商標局(USPTO)采取BRI標準已有很多年的歷史,在專利審查(examination)、授權后的再頒(reissue)、再審(reexamination)等程序中均適用BRI標準。USPTO也明確將該解釋標準規(guī)定于《Manual of Patent Examining Procedure》(下簡稱MPEP,相當于我國的《專利審查指南》)中。MPEP在“可專利性”一章(CHAPTER 2100 PATENTABILITY)的§2111是這樣規(guī)定BRI標準的:“在專利審查過程中,必須對權利要求做出與說明書相一致的‘最寬泛合理解釋’。申請人在審查過程中不缺乏修改權利要求的機會,寬泛的解釋能降低一旦授權權利要求的授權范圍會不合理的過于寬泛的可能性。除非申請人在說明書中給出了清楚的定義,否則權利要求中出現(xiàn)的術語必須給予術語通常的含義。僅僅在說明書對出現(xiàn)在權利要求的詞給出了定義,說明書才能用來解釋權利要求中的術語。”
從MPEP的規(guī)定可以看出,對于BRI標準的適用,有兩個重點:第一,采取BRI標準的基礎是,申請人在審查過程中有機會修改權利要求,因為這樣可以降低權利要求在授權后獲得比其正當邊界更寬解釋的可能性。第二,BRI并非最寬泛的可能解釋,而必須以合理為限。除非專利說明書給出特別定義,術語的理解應當是采用其普通的含義,即,在該發(fā)明做出時本領域普通技術人員對于該術語做出的普通、常規(guī)的解釋”。也就是說,Broadest Reasonable Interpretation這個表述的關鍵詞在于“reasonable”(合理),而不是“broadest”(寬泛)。
既然USPTO的專利審查(examination)、授權后的再頒(reissue)以及再審(reexamination)等程序中均適用BRI標準,IPR也同樣是USPTO中的程序,最高院為何獨獨對關于IPR程序的爭議就簽發(fā)了調(diào)卷令了(Writ of Certiorari)呢?IPR程序特殊在哪兒?
Inter Partes Review (IPR)程序是行政程序還是司法程序?
雙方復議程序(IPR)是美國在2011年9月頒布的《美國發(fā)明法案》(AIA)中引入的一個新的專利無效程序。該無效程序在PTAB進行,IPR申請人只能基于專利和印刷出版物對專利權提出不具有新穎性或創(chuàng)造性的無效請求。之后,由于IPR程序專利無效成功率高、審限短、證據(jù)開示范圍相對較窄等優(yōu)勢,IPR一經(jīng)推出迅速成為美國專利侵權訴訟中很受涉嫌侵權人歡迎的答辯工具,很快就成了專利權人的噩夢,大量專利被宣告無效。業(yè)內(nèi)人士普遍認為,IPR無效概率高的重要原因就是PTAB采用了BRI標準。根據(jù)USPTO的官方數(shù)據(jù),從2012年9月16日(IPR程序出臺)至2016年11月30日,PTAB已經(jīng)受理了5591件IPR請求,其中4054件出了最終的結果,專利權利要求無效率約為59.7%(不包括外觀專利的無效數(shù)據(jù))。
IPR程序取代了美國原有的雙方復審程序(Inter Partes Rexamination)。相校原來的程序而言,新的IPR程序在下面幾個方面有顯著的不同:(1)由三個法官組成合議庭審理案件,原來的雙方復審程序是由一個專利審查員來審理案件;(2)原來的雙方復審程序沒有證據(jù)開示程序,現(xiàn)有的IPR程序納入了類似法院的證據(jù)開示程序(discovery);(3)新的IPR程序有明確的審限,即,從PTAB啟動IPR程序起12個月必須出終局的決定,原來的雙方復審程序可能耗費幾年才有終局的結果;(4)新的IPR程序中PTAB幾乎不會批準修改權利要求的動議,而原來的相應程序可以很輕易的修改權利要求(這也是最高院其中一個法官在Cuozzo案中堅決反對PTAB采用BRI標準的原因,他認為權利人在IPR程序中幾乎沒有修改權利要求的機會)。
從這些特點可以看出,IPR程序很貼近聯(lián)邦地區(qū)法院的司法程序。正是因為這些相似性,Cuozzo才會認為國會設定IPR程序的旨意是對地區(qū)法院訴訟的替換,在本質(zhì)上是屬于司法程序,所以PTAB在IPR程序應當使用和聯(lián)邦地區(qū)法院相同的標準。
在IPR程序是專利審查程序的延續(xù)程序還是準司法程序的問題上,最高院通過指出IPR程序和法院司法程序的區(qū)別來回答了Cuozzo的質(zhì)疑。首先,IPR程序無須事先假定專利的有效性,而聯(lián)邦法院應當盡量朝著維持專利權有效的方向進行解釋權利要求。其次,IPR的申請人無須承擔審查的后果,不承擔風險,因此對申請人的訴訟主體資格沒有要求;再次,在IPR過程中即使雙方達成和解,PTAB可以不終止IPR程序繼續(xù)審理;最后,IPR程序過程中有修改權利要求的機會,而地區(qū)法院的訴訟程序中沒有修改的機會。
因此,最高院認為IPR程序是一種專門化的行政程序,國會設立IPR程序的目的是旨在讓PTAB復議USPTO審查部門先前做出的行政決定,不僅要解決當事人之間與專利相關的爭議,也要通過將專利壟斷限制在合法范圍內(nèi)來保護公眾的利益。
聯(lián)邦地區(qū)法院以及美國國際貿(mào)易委員會(ITC)的權利要求解釋標準?
與美國專利商標局在審查專利申請的過程中采用BRI標準不同,聯(lián)邦地區(qū)法院以及美國國際貿(mào)易委員會(ITC)在 “馬克曼”程序(Markman Hearing)中采用 “菲利浦標準”(來源于CAFC2005年的Phillips v. AWH Corp.案),即POM(Plain and Ordinary Meaning)標準來解釋權利要求。具體地,聯(lián)邦地區(qū)法院通?;谡f明書的描述、專利審查歷史(File Wrapper)(我們通常說的“Intrinsic Evidence”)結合字典、教科書、專家證言等(我們通常說的“Extrinsic Evidence”)給予某術語在該發(fā)明做出時本領域普通技術人員對于該術語做出的普通、常規(guī)的理解??梢?,“菲利浦標準”因為至少要受限于審查歷史而會導致相對較小的保護范圍,而從歷史實踐看,BRI的解釋標準幾乎從未要求考慮申請人在審查過程中的答復意見或陳述。
在聯(lián)邦法院審理專利侵權及專利無效的案件時,法官不會給予權利要求術語最寬泛的合理解釋,而是會基于審查歷史來解讀,在沒有清楚、有說服力的證據(jù)證明相反事實的情況下,會推定美國專利商標局授權的權利要求有效。也就是說,被質(zhì)疑的權利要求本身不能被解讀為存在不明確性,否則會使得該權利要求無效。一言以蔽之,法官應當尊重美國專利商標局的勞動成果,不能動輒宣告一項專利無效。相反,根據(jù)BRI標準,盡管這樣的不明確性會使權利要求無效,只要存在合理的懷疑,仍然應該被納入權利要求的范圍來加以考慮。這樣,結合修改的機會,才能明確申請人意欲要保護的范圍。
總而言之,聯(lián)邦法院應當盡量朝著維持專利權有效的方向進行解釋,不能對權利要求做出寬泛的解釋,這樣可以確保已授權的權利要求不超出其正當范圍,不妨礙社會公眾的行為自由。但是,“推定專利權有效”原則并不是絕對的,而是有限制的。CAFC全席審理Phillips v. AWH案后做出聲明:只有法院窮盡了權利要求解釋的所有可用手段之后,發(fā)現(xiàn)權利要求的含義仍然模棱兩可,才能朝著維持專利權有效的方向解釋權利要求,如果權利要求只有唯一一種合理解釋,就不能為了維持專利權有效而將權利要求按照不同于其明確意思的方向解釋。
本案的影響
總而言之,最寬泛合理解釋(BRI)并不是指最寬泛的可能解釋,必須與本領域技術人員對權利要求術語慣常的理解一致(除非說明書給出了該術語的明確解釋),而且也應該和該術語在說明書和附圖中的使用一致。BRI標準解讀的范圍應該總是要大于或等于法院用的菲利普標準(POM),所以導致爭議的權利要求被PTAB認定為不具備專利性而被宣告無效的可能性會更高。
根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,PTAB一貫就傾向保護專利無效請求人。在本案最高院的判決后,PTAB得到最高院的“支持”,天平更會傾向于專利無效請求人。這對于身陷專利訴訟的被告而言,是有很多啟發(fā)含義的?,F(xiàn)在無效請求人,例如專利侵權訴訟中的被告,可以在PTAB或聯(lián)邦法院之間選擇一個來啟動無效程序,并且可以根據(jù)選擇設計相應的策略。由于兩者在權利要求解釋的問題上采取不同的原則,權利要求的有效性在兩者的最終決定中會有不同的結論。如最高院判決所述,這個問題早已存在,也將繼續(xù)存在,是無可奈何的。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:唐艾斯 廣東君龍律師事務所
編輯:IPRdaily 趙珍 / 校對:IPRdaily 縱橫君
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