「商標權轉讓」程序中的法律風險提示及規(guī)避

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：宮江濤  北京市品源專利律師事務所

原標題：商標權轉讓程序中的法律風險提示及規(guī)避

前言

唯冠公司與蘋果公司的“IPAD”商標轉讓糾紛曾掀起知識產(chǎn)權界的一陣狂瀾，有嘲諷蘋果公司律師不懂中國商標法的，有痛斥“唯冠公司”惡意搶注商標的，更有暗指當?shù)卣迨置袷录m紛的，眾說風云。而蘋果公司為了避免“IPAD”商標轉讓過程中的風險也是采取了一系列強有力的措施來保駕護航，例如為了避免因樹大招風防止唯冠公司獅子大開口而新設立了一個叫“IPAD有限公司”的英國公司與唯冠商談轉讓事宜，并委托香港律師起草合同，英國律師審核合同，聘請臺灣律師做了律師見證并完成一系列轉讓手續(xù)的公證程序（可能是因為此次轉讓涉及到包括中國大陸在內(nèi)10多個國家和地區(qū)的“IPAD”商標，所以蘋果聘請了不同國家和地區(qū)的律師把關），但諷刺的是關于中國大陸的“IPAD”最終還是出現(xiàn)以上糾紛，最終在法院協(xié)調(diào)下以蘋果公司再支付6000萬的對價而握手言和，要知道其他9個國家和地區(qū)的IPAD商標蘋果公司僅花費不到20萬左右人民幣。

實際上，蘋果公司只需委托中國大陸的一個商標律師做一個簡單盡調(diào)即可以看出商標權轉讓合同簽訂主體與實際商標權人不一致的法律風險（臺灣唯冠是母公司，擁有全球10個國家IPAD商標的控制權，但中國大陸的商標在子公司深圳唯冠名下）。蘋果公司的慘痛教訓給我們上了生動一課------法律的生命不在于邏輯而在于經(jīng)驗！

筆者根據(jù)多年經(jīng)驗總結了商標轉讓過程中可能出現(xiàn)的各種風險和注意事項供大家學習交流。且由于商標轉讓過程中，轉讓方的最大風險就是獲得轉讓價款，而受讓方則面臨這各種大大小小不確定的風險，所以筆者主要以受讓方為視角展看論述。

一、意思表示真實

意思表示真實是合同成立的基本要件，如果商標轉讓合同轉讓方意思表示不真實，即便商標局下發(fā)了核準轉讓通知，那還是會被法院以確認之訴確認商標轉讓協(xié)議無效。實踐當中已出現(xiàn)了很多商標權利人內(nèi)部工作人員因為控制公司公章而擅自轉讓商標后被法院確認轉讓協(xié)議無效的案例，所以確認轉讓人的意思表示真實是商標轉讓合同的前提。而要確認轉讓方意思表示真實，需要重點關注以下幾個方面，且受讓方務必使轉讓方在合同保證條款中列明。

（一）查看公司章程，明確轉讓方內(nèi)部關于知識產(chǎn)權轉讓的內(nèi)部程序和權限

公司章程中一般都會明確規(guī)定公司重大資產(chǎn)的轉讓程序和轉讓限制，如果商標轉讓合同明顯違背公司章程的規(guī)定，那轉讓協(xié)議極有可能被認定為轉讓人意思表示不真實，所以在盡職調(diào)查時務必確認公司章程中是否有對轉讓商標的權利限制。

（二）要求提供股東會決議

商標權屬于公司無形資產(chǎn)，如果公司章程沒有明確規(guī)定商標轉讓的具體權限，那務必請轉讓人提供股東會決議，如果沒有股東會決議，那商標轉讓協(xié)議也極有可能被認定為意思表示不真實，所以在合同中務必明確本次轉讓已經(jīng)股東會決議，并符合公司章程的規(guī)定。

（三）簽章保持一致

所謂簽章保持一致是指商標轉讓協(xié)議上的簽章、商標轉讓申請文件上的簽章與轉讓人當初注冊商標時在申請文件上的簽章保持一致。實踐當中很多糾紛都是商標轉讓人以商標局未實質(zhì)審查商標轉讓申請文件上的簽章與商標申請時的簽章是否一致就核準商標轉讓申請而導致自己商標被非法轉讓為由提起行政訴訟，而法院多數(shù)情況下都支持商標轉讓人的此種理由并撤銷商標局的核準轉讓行為。這是因為商標局作為商標的管理機關，其有能力和有義務審查商標權利人申請時的簽章與轉讓申請文件上的簽章是否不一致，如果不一致，極有可能是虛假轉讓，所以商標局有權要求商標轉讓人說明情況并提供證據(jù)證明商標轉讓是其權利人真實的意思表示。而就目前的審查實踐，商標局自然是會核查商標轉讓申請文件與商標申請的文件是否一致，如果不一致極有可能會對轉讓申請不予受理。

（四）法定代表人或授權代表人簽字

在實踐中一個單位中有很多人可以接觸到公司公章，如果是控制或是可以接觸到公章的人偷偷轉讓商標的話 那之后被認定轉讓協(xié)議無效的可能性非常大，所以商標轉讓協(xié)議中務必需要法定代表人簽字或授權代表簽字，授權代表人簽字的話還需要出具由公司出具和法定代表人簽字的授權書。

二、標的無瑕疵

商標轉讓合同的標的是商標權，如果商標本身存在權利限制或存在被撤銷的可能，那合同履行必然受到到極大限制，甚至無法履行。

（一）商標未被質(zhì)押或凍結

商標如果存在質(zhì)押情況，且質(zhì)押已在商標局備案，那該商標在解押之前自然是不可以轉讓的，即便簽訂了轉讓合同，那合同也無法履行，甚至被認定為無效。商標權人由于無法償還債務而被債權人申請凍結商標的，那轉讓人自然無法順利獲得商標，如果未做調(diào)查而就貿(mào)然付款，那就只能不幸的成為商標權人的下個債權人了。

（二）商標權取得方式合法，無被撤銷可能

這里說的“撤銷”是個廣義的概念，特指商標異議程序中不予核準注冊，無效宣告程序中的無效宣告、商標撤三（因連續(xù)三年不使用被申請撤銷）程序中的撤銷以及商標管理案件中的注銷。所謂商標權取得方式合法是指商標本身不是搶先注冊他人商標；未侵害他人包括著作權、商號權、姓名權等權利在內(nèi)的在先權利或者通過其他不正當手段獲得注冊的行為，但是如果讓受讓人完全通過盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)這些問題并規(guī)避這些風險是不可能的，所以唯一有效的方式是在轉讓合同中讓轉讓人做出承諾商標權取得方式合法，并約定如果商標權因取得方式不合法被撤銷的，轉讓方構成根本違約。

但關于撤三程序的撤銷則具有特殊之處，所謂“撤三”是指一個注冊商標如果連續(xù)三年沒有使用就有可能被商標局撤銷，而轉讓人之所以要轉讓商標可能就是因為一直閑置不用，所以如果要在轉讓合同中約定商標因撤三被撤銷轉讓人就構根本違約的話對轉讓人是不太公平的，而且轉讓人也不可能會同意該條款。所以關于撤三的風險只能在合同中約定轉讓人的附隨義務即如果商標被提撤三轉讓人必須全力配合（關于撤三風險在第五部分事后風險有詳細闡述）。

（三）無商標許可尤其是獨占許可

《商標法》第30條規(guī)定，商標許可必須備案，不備案的不得對抗善意第三人，所以，如果對方商標許可備案，那么必然會影響轉讓后商標的使用，如果許可合同是獨占許可合同，那受讓人也極有可能得受到獨占合同的制約而不能再使用商標。

三、不得違反法律強制性規(guī)定

（一）相同或類似商品上的相同或近似商標必須一并轉讓

《商標法》第42條第二款規(guī)定?！稗D讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類似商品上注冊的相同或近似的商標，應當一并轉讓”。商標的作用是“區(qū)分商品來源”，商標法的立法目的就是“防止混淆”，即不允許出現(xiàn)兩個不同的主體在相同或類似商品上使用相同或近似的商標。所以如果商標權利人欲轉讓商標，則相同或類似商品上的近似商標必須一并轉讓，否則就會出現(xiàn)兩個主體甚至多個主體同時擁有一個相同或近似商標的情況，所以在商標轉讓時務必確認權利人沒有其他相同或近似商標，否則商標轉讓申請必然會被不予受理，同時，為了保證商標轉讓程序順利進行，必須使轉讓方保證不得在商標轉讓過程再申請與被轉讓商標相同或近似的商標，這是因為如果轉讓商標的審查員發(fā)現(xiàn)一枚新的商標正在申請那勢必會下發(fā)補正要求將新申請的商標也同時轉讓，這不僅會耽擱轉讓的時間，如果轉讓人此時不配合，那轉讓事宜勢必擱置。

（二）商標轉讓應當經(jīng)商標局核準

《商標法》第42條第一款規(guī)定轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協(xié)議，并共同向商標局提出申請。第四款 轉讓商標經(jīng)核準后，予以公告，受讓人自公告之日起享有商標專用權。雖然，是否向商標局完成轉讓手續(xù)并不影響商標轉讓協(xié)議的效力，受讓人也可以依據(jù)合同要求轉讓人履行合同，甚至可以由法院確認之后申請強制執(zhí)行

四、明確轉讓人的配合義務

順利完成商標轉讓并非僅簽訂一個商標轉讓合同即可，它需要轉讓人一系列的配合才能順利得到商標局的轉讓核準通知并不被輕易撤銷，所以在合同中明確轉讓人的配合義務至關重要。

（一）配合辦理轉讓事宜，這個義務非常重要，不僅要在合同中明確列明更要    約定不履行該義務的違約責任依次來約束轉讓方履行該義務，但筆者建議應當在簽訂合同之時或付款之前即轉讓簽署所有的包括商標轉讓程序需要的申請書、委托書、營業(yè)執(zhí)照等相關文件。

（二）配合另行簽訂一個授權書或獨占許可合同。之所以采取該措施，是因為如果受讓人的商品要進入商超或是受讓人要進行維權時，由于商標轉讓核準通知沒有下來之前受讓人需要提供權屬證明，而商標轉讓合同由于涉及到商業(yè)秘密又不方便公開，甚至有可能不會得到相關機構的承認，所以授權書或獨占許可協(xié)議就可以派上大用場。

（三）收到撤三申請或其他無效宣告申請的及時通知義務。這是因為在商標局下發(fā)轉讓核準通知之前，與商標有關的所有事項商標局還是會直接通知轉讓人，如果不明確該義務而轉讓人又怠于通知受讓人商標局的各種通知，那對受讓人是極為不利的。

（四）配合辦理應對撤三或無效宣告的義務，因為在商標轉讓之前使用商標的是轉讓人，所以只有轉讓才能提供有關商標的各種使用或知名度證據(jù)。

（五）不得再次重新申請，該義務在第三部分已經(jīng)有過論述。

（六）立即停止使用商標。

（七）其他需要配合的義務

五、事后風險管控

商標轉讓申請被商標局核準后并非就可以高枕無憂了，實踐當中出現(xiàn)很多商標轉讓完成后被其他主體撤銷的情況。實踐當中遇到問題最多的是商標由于連續(xù)三年未使用而被撤銷的，所以簽訂商標轉讓協(xié)議時務必明確轉讓人近三年是否在使用轉讓商標，如果有使用，請其配合保存相關證據(jù)，如果沒有則需要盡快使用。

（一）明確轉讓人在近三年是否使用，如有使用，請轉讓人配合提供部分使用證據(jù)。

（二）如沒有使用，明確是否有未使用的正當理由，正當理由包括《商標法實施條例》第六十七條規(guī)定的不可抗力、政府政策性限制、破產(chǎn)清算及其他不可歸責于商標注冊人的正當事由。

（三）如沒有正當理由，應盡快使用，使用過程中應保存好相關發(fā)票，發(fā)票上必須有商標名稱，因為其他使用證據(jù)造假的可能性比較大所以審查機關一般情況下只認可發(fā)票的證明效力。

（四）提交了轉讓手續(xù)后（最好在商談轉讓之前）受讓人務必重新申請一枚完全相同的商標以占位，這是因為如果商標轉讓被核準，那受讓方重新的一枚商標則會順利通過注冊，即便受讓的商標被提撤三，那么受讓人也有新的商標可以使用了，而之所以申請完全相同的商標是為了避免新申請的商標被其他因素給駁回，所以受讓人在新申請時萬不可在原來的商標上添加任何要素，尤其是圖形要素。

結語

以上為筆者的經(jīng)驗總結，以饗讀者，希望能對有意受讓商標或正在受讓商標的小伙伴們提供幫助，有不足之處還望指正。但是商標轉讓程序復雜，風險點多，所以還是建議小伙伴們聘請專業(yè)的商標律師把關，避免再嘗“蘋果”之苦。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：宮江濤  北京市品源專利律師事務所

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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