2014年《商標(biāo)法》限制「商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)」申請(qǐng)商標(biāo)權(quán)利的合法性與合理性分析

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作者：劉東海 北京市長(zhǎng)安律師事務(wù)所律師 合伙人

原標(biāo)題：2014年《商標(biāo)法》限制商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)商標(biāo)權(quán)利的合法性與合理性分析

【編者按】

2017年12月13日，IPRdaily發(fā)布了《2017全國(guó)申請(qǐng)人商標(biāo)申請(qǐng)量排名（前100名）》（點(diǎn)擊文字可直接查看），引起了熱議。而之所以能引起熱議的主要點(diǎn)在于，申請(qǐng)總量排名第一的是個(gè)人，領(lǐng)先排名第二的阿里巴巴931件商標(biāo)。關(guān)于個(gè)人申請(qǐng)商標(biāo)合法、合理性的問題，暫不討論，筆者突然想到的一個(gè)問題是對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)商標(biāo)權(quán)利的限制是否合法、合理。

《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（以下簡(jiǎn)稱《商標(biāo)法》）于2013年進(jìn)行了第三次修改，于2014年5月1日實(shí)施。修改后的《商標(biāo)法》第十九條第四款規(guī)定：商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對(duì)其代理服務(wù)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)外，不得申請(qǐng)注冊(cè)其他商標(biāo)。

這一條款的增加，為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可以申請(qǐng)的商品類別進(jìn)行了限制，立法目的是為了防止商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)利用其業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢(shì)，自己惡意搶注他人商標(biāo)牟利。

對(duì)于該條款的評(píng)價(jià)，褒貶不一，詬病者居多。筆者亦對(duì)該條款的立法意義持否定態(tài)度。本文將從兩個(gè)方面對(duì)這一條款進(jìn)行評(píng)議：一是商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)商標(biāo)可選擇的商品范圍，二是該條款制定的合法性與合理性。

第一部分

商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)商標(biāo)可選擇的商品范圍

【相關(guān)規(guī)定及簡(jiǎn)析】

《商標(biāo)法》第十九條第四款只允許商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)其“代理服務(wù)”申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，因此，對(duì)“代理服務(wù)”的解釋，也就決定了商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)商標(biāo)可選擇的商品范圍。

《商標(biāo)法實(shí)施條例》第八十三條規(guī)定：商標(biāo)法所稱商標(biāo)代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名義辦理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)、商標(biāo)評(píng)審或者其他商標(biāo)事宜。

《商標(biāo)代理管理辦法》第六條第一款規(guī)定：商標(biāo)代理組織可以接受委托人委托，指定商標(biāo)代理人辦理下列代理業(yè)務(wù)：（一）代理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)、變更、續(xù)展、轉(zhuǎn)讓、異議、撤銷、評(píng)審、侵權(quán)投訴等有關(guān)事項(xiàng)；（二）提供商標(biāo)法律咨詢，擔(dān)任商標(biāo)法律顧問；（三）代理其他有關(guān)商標(biāo)事務(wù)。

基于上述法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，結(jié)合《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類》、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》對(duì)商品和服務(wù)類別的劃分，筆者認(rèn)為，從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)如對(duì)其提供的服務(wù)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，只能在第45類4506群組法律服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)。并且，需要進(jìn)一步限定在與商標(biāo)代理業(yè)務(wù)有關(guān)的服務(wù)?！罢{(diào)解、仲裁、域名注冊(cè)”等服務(wù)由于與商標(biāo)代理業(yè)務(wù)不相關(guān)，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)也無權(quán)注冊(cè)。

由于文義解釋在所有法律解釋方法中應(yīng)首先予以選擇，鑒于上述規(guī)定從文義解釋的角度出發(fā)并不會(huì)產(chǎn)生任何歧義，因此，應(yīng)當(dāng)遵從文義解釋的方法，對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的商品范圍進(jìn)行嚴(yán)格限制。

【司法實(shí)務(wù)】

司法實(shí)踐亦采取了文義解釋的方法對(duì)上述條款進(jìn)行解讀，下面列舉2015年度比較有影響力的案例予以說明。

案例簡(jiǎn)述：

上海專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司（以下稱：上專所）于2014年8月28日向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)第15244246號(hào)“上專及圖”商標(biāo)，指定使用服務(wù)項(xiàng)目為41類“培訓(xùn)、實(shí)際培訓(xùn)（示范）、輔導(dǎo)（培訓(xùn)）” 等。2014年9月12日，商標(biāo)局發(fā)出編號(hào)為TMZC15244246BYSL01的《商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)不予受理通知》，以商標(biāo)指定服務(wù)項(xiàng)目不符合《商標(biāo)法》第十九條和《商標(biāo)法實(shí)施條例》第八十七條的規(guī)定為由，對(duì)上述申請(qǐng)不予受理。

上專所不服商標(biāo)局上述不予受理行政行為，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

針對(duì)《商標(biāo)法》第十九條第四款的理解和適用問題，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在審理該案過程中向相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究機(jī)構(gòu)征求意見，收到了5家知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究機(jī)構(gòu)的意見。5家研究機(jī)構(gòu)的意見中，有的主張應(yīng)嚴(yán)格限制代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)商標(biāo)的服務(wù)范圍，有的主張對(duì)于代理機(jī)構(gòu)可能從事的除商標(biāo)代理業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)，應(yīng)允許商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)其他服務(wù)類別的商標(biāo)。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2015年12月31日作出（2015）京知行初字第98號(hào)行政判決書，駁回了上專所的訴訟請(qǐng)求。法院不允許商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在商標(biāo)代理服務(wù)之外申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，即便商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)確實(shí)從事了相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。

判決書在闡述駁回理由時(shí)的一段文字頗耐人尋味，筆者揣測(cè)該段文字道出了法官的內(nèi)心真實(shí)傾向與不得不適用法律理性裁判的矛盾心理。文字內(nèi)容摘抄如下：此外，本院需強(qiáng)調(diào)的是，司法機(jī)關(guān)的職責(zé)在于適用法律，而非制定法律，在法律條文規(guī)定明確且清晰的情況下，司法機(jī)關(guān)必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。至于相關(guān)法律規(guī)定是否妥當(dāng)，應(yīng)否修改，則屬于立法機(jī)關(guān)的權(quán)限范圍，并非司法機(jī)關(guān)的職責(zé)。

筆者揣測(cè)，法官應(yīng)當(dāng)是認(rèn)為《商標(biāo)法》第十九條第四款的規(guī)定的確欠妥，但作為司法機(jī)關(guān)，不能造法，只能適用。

　
【作者觀點(diǎn)】

筆者在此文中亦持與上述判決相同的態(tài)度。筆者認(rèn)為《商標(biāo)法》第十九條第四款屬于頭疼醫(yī)腳的立法，屬于《商標(biāo)法》第三次修改的敗筆。但從尊重法律的層面出發(fā)，惡法亦法。在惡法被修改之前，司法者必須遵守，必須執(zhí)行。誠(chéng)然，在法律適用過程中，可以對(duì)法律進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕忉?，但不可過度解釋。在法律條文并無歧義的情況下，應(yīng)遵循文義解釋的方法。如果為了解決個(gè)案而突破法律，即屬于造法。而造法，正如本案法官所言，并非司法機(jī)關(guān)的職責(zé)。

《商標(biāo)法》第十九條第四款的規(guī)定是明確的，在理解和適用中應(yīng)嚴(yán)格把握，嚴(yán)格限定商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)商標(biāo)的商品范圍。

第二部分

限制商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)商標(biāo)商品范圍的合法性與合理性

商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)包括兩類主體，一類是律師事務(wù)所，另外一類是商標(biāo)代理公司。由于《律師法》第二十七條規(guī)定律師事務(wù)所不得從事法律服務(wù)以外的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因此，本文探討所指商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)僅限于依法成立的商標(biāo)代理公司。

　
【公司的權(quán)利平等與意思自治】

《公司法》第十二條規(guī)定：公司的經(jīng)營(yíng)范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司可以修改公司章程，改變經(jīng)營(yíng)范圍，但是應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。

公司章程是公司意思自治的憲章?！豆痉ā芬?guī)定公司經(jīng)營(yíng)范圍由公司章程規(guī)定，只需履行登記程序，實(shí)則賦予了公司更加自主的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，減少了法律對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的干涉。

商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作為《公司法》規(guī)制下的民事主體，與其他經(jīng)營(yíng)范圍的公司享有同等的民事權(quán)利。無論是《公司法》，還是本文探討的《商標(biāo)法》，還是其他相關(guān)法律、法規(guī)，并未對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍作出限制。因此，無論從法律規(guī)定來看，還是從理論上講，亦或從實(shí)務(wù)出發(fā)，只要商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)愿意，在經(jīng)依法登記或履行必要的前置審批手續(xù)之后，其可以從事《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中的諸多行業(yè)。而跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)也實(shí)屬公司正常、普遍的經(jīng)營(yíng)行為。

商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)當(dāng)然可以從事35類的“商業(yè)管理咨詢”服務(wù)、41類的“培訓(xùn)”服務(wù)、42類的“工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)”服務(wù)等等，這些服務(wù)也往往是一家商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)正常、合理的關(guān)聯(lián)服務(wù)或者衍生服務(wù)。

法律賦予了公司平等的權(quán)利，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍并未受到法律的限制。《商標(biāo)法》立法如對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行權(quán)利上的限制或者附加一定的義務(wù)，應(yīng)與《民法通知》、《公司法》等法律保持協(xié)調(diào)一致。

【商標(biāo)權(quán)的取得原則和保護(hù)原則】

商標(biāo)權(quán)利的取得有兩種原則，一是注冊(cè)原則，二是使用原則。所謂注冊(cè)原則，是指商標(biāo)專用權(quán)通過注冊(cè)取得。不管該商標(biāo)是否使用，只要符合商標(biāo)法的規(guī)定，經(jīng)商標(biāo)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)之后，申請(qǐng)人即取得該商標(biāo)的專用權(quán)，受到法律的保護(hù)。使用原則是指商標(biāo)通過使用即可產(chǎn)生權(quán)利。根據(jù)這一原則，最先使用者可以獲得商標(biāo)專用權(quán)。

我國(guó)《商標(biāo)法》第四條規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。

該條反應(yīng)了我國(guó)商標(biāo)權(quán)利取得的原則為注冊(cè)原則。該條法律立法時(shí)，在技術(shù)處理上使用了“應(yīng)當(dāng)”。雖然《商標(biāo)法》亦允許使用未注冊(cè)商標(biāo)，并且給予未注冊(cè)商標(biāo)一定條件下的保護(hù)，但立法傾向則是鼓勵(lì)商標(biāo)注冊(cè)。通觀我國(guó)《商標(biāo)法》關(guān)于商標(biāo)保護(hù)的條款，商標(biāo)權(quán)的保護(hù)以保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)為原則，以保護(hù)未注冊(cè)商標(biāo)為有條件的例外?？梢姡虡?biāo)權(quán)的保護(hù)原則與商標(biāo)權(quán)利的注冊(cè)取得原則一致。

【條款之間以及法律之間的矛盾】

《商標(biāo)法》規(guī)定公司對(duì)其商品或服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，“應(yīng)當(dāng)”申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，這是《商標(biāo)法》第四條的明確規(guī)定。而實(shí)踐卻是商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)如果從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)之外的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按照《商標(biāo)法》第十九條第四款，無法申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)。由此造成《商標(biāo)法》第十九條第四款與《商標(biāo)法》第四條之間的矛盾。

《商標(biāo)法》第四十三條是使用許可制度。商標(biāo)權(quán)取得之后，權(quán)利人既可以自己使用商標(biāo)，也可以許可他人使用商標(biāo)，這是商標(biāo)權(quán)作為一項(xiàng)民事權(quán)利的應(yīng)有之義。因此，實(shí)踐中，如果商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)取得商標(biāo)權(quán)的商品或服務(wù)范圍與商標(biāo)代理無關(guān)，那么，其依然可以許可他人使用商標(biāo)，而這種權(quán)利是法定的權(quán)利?！渡虡?biāo)法》第十九條第四款顯然與《商標(biāo)法》第四十三條相矛盾。

《商標(biāo)法》第十九條第四款的缺陷造成了《商標(biāo)法》不同條款之間以及與其他法律之間的矛盾。

　
【立法的合理性與必要性】

商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作為專業(yè)從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的市場(chǎng)主體，在經(jīng)營(yíng)過程中，的確存在個(gè)別商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)囤積商標(biāo)、搶注客戶商標(biāo)的違反誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的行為。但就目前來看，這一行為并不具有普遍性。立法建議之時(shí)，并未有權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示有多少家商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)了眾多與自身業(yè)務(wù)無關(guān)的商標(biāo)，有多少家商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)搶注了客戶的商標(biāo)。因此，從概率上來講，這種行為是否需要立法予以規(guī)制，并沒有科學(xué)的依據(jù)。

即便個(gè)別商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的行為需要立法予以規(guī)制，是否要以剝奪整個(gè)商標(biāo)代理行業(yè)從業(yè)主體的合法民事權(quán)利為代價(jià)，也應(yīng)當(dāng)是立法者要考慮的問題?！皟蓹?quán)相害取其輕，兩權(quán)相利取其重”，這應(yīng)當(dāng)是立法中掌握的基本原則。與糾正個(gè)別違法公司的違法行為相比，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的基本民事權(quán)利應(yīng)該更重。通過剝奪所有商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)民事權(quán)利的方式去實(shí)現(xiàn)遏制個(gè)別商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的違法行為的立法技術(shù)，實(shí)則與以惡制惡、以暴制暴并無二質(zhì)。

《商標(biāo)法》第十五條對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的搶注行為進(jìn)行了規(guī)制，《商標(biāo)法》第四十九條商標(biāo)連續(xù)三年停止使用制度對(duì)商標(biāo)囤積行為進(jìn)行了一定程度上的規(guī)制，商標(biāo)法第七條的誠(chéng)實(shí)信用原則、第四十四條的無效宣告制度，對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)搶注商標(biāo)、囤積商標(biāo)的行為都進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)制。應(yīng)當(dāng)說，《商標(biāo)法》對(duì)于此類違法行為已經(jīng)進(jìn)行了比較系統(tǒng)的立法，完全沒有必要再以剝奪所有商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)合法權(quán)利的方式進(jìn)行規(guī)制。

另外，筆者以自我小人之心剖析：公司注冊(cè)的成本是極低的，如果想進(jìn)行商標(biāo)囤積、惡意搶注的違法行為，可以隨便注冊(cè)一個(gè)公司來申請(qǐng)商標(biāo)。如此一來，通過限制代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)權(quán)利來規(guī)制個(gè)別商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)違法行為的立法，終究會(huì)被違法者所取笑。

《商標(biāo)法》第十九條第四款屬于通過剝奪商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)合法民事權(quán)利的方式制定的惡法，建議《商標(biāo)法》第四次修改時(shí)刪除。

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作者：劉東海 北京市長(zhǎng)安律師事務(wù)所律師 合伙人

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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