簡(jiǎn)論商標(biāo)在歐盟使用獲得的顯著性

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發(fā)布：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：Gwendal Barbaut/ Lorraine Bazin  （IPSIDE訴訟律師）

譯者：宋昕哲 (法國圖盧茲一大知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)博士）

供稿：法國IPSIDE知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所

原標(biāo)題：原創(chuàng) | 商標(biāo)在歐盟使用獲得的顯著性

在商標(biāo)無效宣告案件中，法官審查訴爭(zhēng)商標(biāo)是否已獲得顯著性，應(yīng)當(dāng)以什么標(biāo)準(zhǔn)來判定。本文旨在論述這一問題。

原則上，一個(gè)在歐盟有效的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)具備顯著性（以臆造商標(biāo)的顯著性為例，商標(biāo)本身杜撰而成，無特定含義，可以使消費(fèi)者識(shí)別商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的商品或服務(wù)的商業(yè)來源）。商標(biāo)的顯著性可以是固有的，也可以通過使用而獲得。

經(jīng)使用而獲得的顯著性，在歐盟受多個(gè)法規(guī)規(guī)制，實(shí)踐中對(duì)其也存在不同理解，由此產(chǎn)生了不少問題。

問題之一是，在商標(biāo)無效宣告案件中，法官審查訴爭(zhēng)商標(biāo)是否已獲得顯著性，應(yīng)當(dāng)以什么標(biāo)準(zhǔn)來判定。本文旨在論述這一問題。

依據(jù)歐盟2008/95/EC指令第3條第3款對(duì)成員國商標(biāo)立法的要求，一個(gè)商標(biāo)如果在注冊(cè)之前已經(jīng)通過使用而獲得顯著性，則應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為有效。該法條同時(shí)明確指出，各成員國可以在其國內(nèi)立法中規(guī)定，一個(gè)商標(biāo)如果在申請(qǐng)注冊(cè)或核準(zhǔn)注冊(cè)之后才獲得顯著性，也可以被視為有效。

因此，各成員國可以自主決定注冊(cè)在先、獲得顯著性在后的商標(biāo)是否有效，事實(shí)上也就可以自主決定審查商標(biāo)在什么時(shí)間段獲得的顯著性。

在法國，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法典》第L711-2條規(guī)定，“（商標(biāo)）顯著性可通過使用獲得”。然而，該條沒有進(jìn)一步指明法國法認(rèn)可的顯著性是否可以在一個(gè)商標(biāo)注冊(cè)后才獲得。

多年以來，法國法官適用L711-2條時(shí)，采用嚴(yán)格釋義的方法，對(duì)商標(biāo)注冊(cè)之后使用的證據(jù)不予審查。

法國最高法院近期的一個(gè)判決對(duì)L711-2條的理解，卻較之以往更為寬松。此案中，Showroomprive.com公司，針對(duì)Vente-privee.com公司申請(qǐng)注冊(cè)的法國商標(biāo)“vente-privee.com”提出無效宣告請(qǐng)求 ，稱商標(biāo)缺乏顯著性。

實(shí)際上，在申請(qǐng)注冊(cè)之時(shí)，訴爭(zhēng)商標(biāo)確屬欠缺顯著特征。然而，隨著時(shí)間推移，該商標(biāo)逐步為法國相關(guān)公眾所熟知。商標(biāo)持有人Vente-privee.com公司也成為了網(wǎng)絡(luò)促銷行業(yè)的領(lǐng)袖，該行業(yè)在法國仍蓬勃發(fā)展。

但是，巴黎大審法院，在其2013年11月2 8日作出的判決中，宣告訴爭(zhēng)商標(biāo)因缺乏顯著性而無效。商標(biāo)持有公司隨即對(duì)這一判決提出上訴。

巴黎上訴法院于2015年3月 31日就上訴請(qǐng)求作出判決。與一審決定相反，上訴法院認(rèn)為，訴爭(zhēng)商標(biāo)雖然在注冊(cè)時(shí)缺乏顯著性，但在隨后使用過程中獲得了這一屬性。因此，就商標(biāo)顯著性的審查，法院將商標(biāo)注冊(cè)后大量使用的證據(jù)也考慮在內(nèi)。

法國最高法院，在2016年12月6日，確認(rèn)了上訴法院的這一審查方法。法院從立法角度分析，認(rèn)為法國行使了它的選擇權(quán)，可以對(duì)注冊(cè)在先、注冊(cè)后經(jīng)使用獲得顯著性的商標(biāo)宣告有效。最高法院進(jìn)一步認(rèn)定，Vente-privee.com公司之前提供給上訴法院的證據(jù)，足以表明“vente-privee.com”商標(biāo)大量、持續(xù)的使用。

這個(gè)判決有助于明確法國法（L711-2條）的理解與適用，消減了（因僅將部分歐盟指令納入法國法律造成的）模棱兩可。

譯者按

無論根據(jù)法國法/歐盟成員國法申請(qǐng)注冊(cè)僅在法國/成員國發(fā)生法律效力的法國/成員國商標(biāo)[U1] ，還是根據(jù)歐盟商標(biāo)條例（2017/1001條例）申請(qǐng)注冊(cè)在歐盟全境內(nèi)發(fā)生效力的歐盟商標(biāo)，顯著性都是一個(gè)有效商標(biāo)必須滿足的要求。上述顯著性可以是一個(gè)商標(biāo)固有的屬性，也可以是經(jīng)持續(xù)使用獲得的。我國商標(biāo)權(quán)利人有意在歐盟申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的，應(yīng)足夠重視后者——獲得的顯著性。著名體育用品企業(yè)安踏（中國）有限公司，近年試圖將兩條黑線組成的銳角簡(jiǎn)易圖形注冊(cè)為歐盟商標(biāo)，因沒有提供足夠的證據(jù)證明該簡(jiǎn)易圖形通過持續(xù)使用獲得顯著性，而被歐洲普通法院認(rèn)為該商標(biāo)不具備獲準(zhǔn)注冊(cè)的條件(2017年4月5日判決，案號(hào)T?291/16)。縱然法國商標(biāo)法與歐盟商標(biāo)條例規(guī)定有所不同，商標(biāo)不予注冊(cè)案件與商標(biāo)無效宣告案件也有所不同，但譯文原文仍然向我們充分展示了通過使用獲得的顯著性對(duì)于一個(gè)有效商標(biāo)重要性，也為商標(biāo)持有人如何證明通過使用獲得的顯著性提供了指引。

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作者：Gwendal Barbaut/ Lorraine Bazin  （IPSIDE訴訟律師）

譯者：宋昕哲 (法國圖盧茲一大知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)博士）

供稿：法國IPSIDE知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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