從一個案例，看臨時保護以及專利申請策略中的“坑”！

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作者：申發(fā)振  中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標事務所

原標題：從一個案例看臨時保護以及專利申請策略中的“坑”

摘要：本文從熱點案例出發(fā)，首先提出了對裁判要點的理解。進而思考了可能的對相關(guān)法律規(guī)定的解釋。并結(jié)合思考，給出了相應的專利申請策略的提示。

關(guān)鍵詞：優(yōu)先權(quán)、臨時保護、提前公布

這些年，格力公司與奧克斯公司的專利糾紛頗為引人注目。最近看到廣州知識產(chǎn)權(quán)法院針對其中一案的民事判決（（2016）粵73民初2490號），其中涉及的法律問題很有特點，值得進一步思考和研究。

一、裁判要點的理解

本案中的涉案專利為實用新型專利（ZL201620412363.0），主題是一種空調(diào)器室內(nèi)機。

法院的裁判要點：

1.被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入原告涉案專利權(quán)的保護范圍

法院認為，被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含了涉案專利在無效程序中修改后的權(quán)利要求1-7的全部技術(shù)特征，因此被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入原告涉案專利權(quán)的保護范圍。

可見，在實體問題上，原告獲得了法院認定的支持。

2.被告的制造、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為不構(gòu)成侵害專利權(quán)的行為

遺憾的是，在認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入原告涉案專利權(quán)的保護范圍的情況下，法院并沒有支持原告要求被告立即停止制造、銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品以及賠償原告經(jīng)濟損失等訴訟請求。

是不是有點令人費解的感覺？不過，研究本案的案情，法院判決基本上是嚴格依據(jù)法律規(guī)定的。

根據(jù)《中華人民共和國專利法》第十一條的規(guī)定，實用新型專利權(quán)被授予后，任何單位或個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品。據(jù)此，法院認為涉案專利的專利權(quán)保護始于原告涉案專利的授權(quán)公告日，即2016年8月3日。

本案中，被告確認被訴侵權(quán)產(chǎn)品是其制造的，結(jié)合公證書及實物等證據(jù)，足以認定被告存在制造及銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為。但是，原告公證購買的被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造日期是2015年11月，早于原告涉案專利的授權(quán)公告日；原告向北京智慧知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定中心提交鑒定的產(chǎn)品的保全日期是2016年6月15日，即該產(chǎn)品的制造日期也早于原告涉案專利的授權(quán)公告日；并且，原告承認另一臺其自購用于拆解的被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造日期也早于2016年8月；此外，原告并沒有其他證據(jù)證明被告在涉案專利授權(quán)公告后仍在制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品；同時，被告亦辯稱在原告涉案專利授權(quán)前已經(jīng)停止制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品。綜上，法院認為在現(xiàn)有證據(jù)情況下，被告在涉案專利授權(quán)公告后沒有制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為。

但對于實用新型專利權(quán)被授予前已經(jīng)制造的專利產(chǎn)品在專利權(quán)被授予后繼續(xù)銷售是否構(gòu)成侵權(quán)的問題，法律沒有明確規(guī)定。對此問題，法院認為：最高人民法院指導案例20號《深圳市斯瑞曼精細化工有限公司訴深圳市坑梓自來水有限公司、深圳市康泰藍水處理設備有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案》的裁判要旨為：在發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予前的臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品不為專利法禁止的情況下，其后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售，即使未經(jīng)專利權(quán)人許可，也不視為侵害專利權(quán)。根據(jù)這一裁判規(guī)則應當可以延伸出如下規(guī)則：實用新型和外觀設計專利授權(quán)前制造的專利產(chǎn)品的銷售、使用等后續(xù)行為，也不侵害專利權(quán)。

此外，法院認為，實用新型專利權(quán)是在被授予后才能請求給予保護，在授權(quán)公告日之前制造落入專利保護范圍的產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)，不屬于侵權(quán)產(chǎn)品，自然而然該產(chǎn)品的后續(xù)銷售行為也不應構(gòu)成侵權(quán)，否則就違背了專利法“以公開換保護”的初衷，為尚未授權(quán)的技術(shù)方案提供了專利權(quán)保護。

因此，法院認定：被告在涉案專利授權(quán)日前制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品以及在涉案專利授權(quán)日后銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為，均不侵害涉案專利權(quán)。

二、對法律解釋的思考

從本案的案情，筆者思考到的一個問題是：發(fā)明專利申請的臨時保護能不能延及要求了其本國優(yōu)先權(quán)的實用新型專利？

這雖然可能不是本案的焦點，但卻是筆者的主要關(guān)注點。

首先有必要交待一下相關(guān)背景。涉案實用新型專利不是首次申請，要求了之前提交的在先申請的201510234245.5“空調(diào)器室內(nèi)機”發(fā)明專利申請的本國優(yōu)先權(quán)。該在先申請的申請日為2015年5月8日，并且已于2015年7月29日公布?？梢?，該在先申請可能要求了提前公布。

根據(jù)專利法第十三條的規(guī)定，發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用。這就是所謂的“臨時保護”，目的是在公布發(fā)明專利申請到授權(quán)公告這段期間給予（最終獲得授權(quán)的）發(fā)明專利申請一定程度的保護。

可見，如果涉案實用新型專利的在先發(fā)明專利申請最終獲得授權(quán)，則原告（專利權(quán)人）實際上有機會基于該在先發(fā)明專利申請，要求包括被告在內(nèi)的實施者支付臨時保護期內(nèi)的使用費。

涉案實用新型專利的特殊性在于涉及本國優(yōu)先權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國專利法實施細則》第三十二條的規(guī)定，申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍Ｒ虼?，涉案實用新型專利的在先發(fā)明專利申請由于沒有最終獲得授權(quán)，也就不可能產(chǎn)生針對該在先申請的臨時保護權(quán)利。

但是，由于上述特殊性，涉案實用新型專利作為在后申請，其技術(shù)方案已經(jīng)由于在先申請的提前公布而在授權(quán)日前被公開，從而有可能被他人在授權(quán)日前獲知并實施。這與專利技術(shù)方案在授權(quán)公告日前通常未曾公開的實用新型專利不同。

誠然，如法院所認定的，申請涉案實用新型專利是原告對于在先申請的發(fā)明專利與后一申請的實用新型專利二者之間根據(jù)意思自治所作出的選擇，其應當預見到后一申請的實用新型專利的相關(guān)技術(shù)特征存在先于授權(quán)日前被公開、并有可能被他人在授權(quán)日前獲知并實施的情況。但是，由原告承擔無法對被告在涉案專利授權(quán)日前制造及銷售落入其專利保護范圍的被訴侵權(quán)產(chǎn)品以及在涉案專利授權(quán)日后銷售上述產(chǎn)品的行為獲得任何救濟的后果，從觀感上看有違公平，似乎實質(zhì)上也不符合專利法所追求的“以公開換保護”的法益。

進而言之，從相關(guān)法律規(guī)定以及法理上，有沒有可能支持作為原告的專利權(quán)人享有一定的類似臨時保護的權(quán)利呢？

就本案而言，涉及兩個關(guān)鍵要素：提前公布的在先發(fā)明專利申請和要求其本國優(yōu)先權(quán)的在后實用新型專利申請。我們可以試著從設立臨時保護的初衷和本國優(yōu)先權(quán)的效力這兩方面來探討。

專利法規(guī)定臨時保護，目的在于平衡專利權(quán)人和公眾的利益。一件發(fā)明專利申請初審合格后都要公布，無論是法定的自申請日起滿十八個月后即行公布還是根據(jù)申請人的請求提前公布。之后，第三人就可能通過閱讀公布的申請文件了解發(fā)明的內(nèi)容，從而也就有可能實施該發(fā)明。而如果該申請最終被授予專利權(quán)，專利權(quán)自國家知識產(chǎn)權(quán)局公告之日起生效。因此，在公布發(fā)明專利申請到授權(quán)公告這段期間內(nèi)，所公開的發(fā)明無法獲得專利保護。而設定臨時保護可以對專利申請的公布給予一定的補償。

專利法為什么對被授予專利權(quán)之前的實用新型和外觀設計專利申請沒有規(guī)定給予臨時保護？是因為實用新型和外觀設計專利申請不值得這么做嗎？顯然不是。這應該歸因于不同的法律制度和審查程序。實際上，根據(jù)現(xiàn)有的專利法制度，實用新型和外觀設計專利申請在被授予專利權(quán)之前是沒有公布程序的。沒有公布其技術(shù)方案或設計，當然就談不上臨時保護了。

但是，上述的規(guī)定沒有考慮到實用新型和外觀設計專利申請在被授予專利權(quán)之前，其技術(shù)方案或設計也可能被國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的情況。如本案中，雖然實用新型專利申請本身沒有在被授予專利權(quán)之前公布，但是其技術(shù)方案實際上已經(jīng)在要求了本國優(yōu)先權(quán)的在先發(fā)明專利申請中公布了。同樣，第三人也就可能通過閱讀公布的申請文件了解發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，從而也就有可能實施該發(fā)明創(chuàng)造。因此，給予諸如本案這種情形的實用新型專利類似臨時保護也是符合專利法規(guī)定臨時保護的初衷的。

另一方面，根據(jù)巴黎公約和專利法規(guī)定，外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)具有如下“優(yōu)先”效力：申請人在（外國或本國）首次申請后，就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)向中國提出的專利申請，都看作是在該首次申請的申請日（即，優(yōu)先權(quán)日）提出的，不會因為在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，即優(yōu)先權(quán)日與在后申請的申請日之間任何單位和個人提出了相同主題的申請或者公布、利用這種發(fā)明創(chuàng)造而失去效力，且由于有作為優(yōu)先權(quán)基礎的首次申請的存在，使得從優(yōu)先權(quán)日起至中國在后申請的申請日中間由任何單位和個人提出的相同主題的發(fā)明創(chuàng)造專利申請因失去新穎性而不能被授予專利權(quán)。

簡言之，申請人提出的在后申請與其他人在其優(yōu)先權(quán)日之后就同一主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先的地位。并且，在優(yōu)先權(quán)日后，與第一次申請主題相同的發(fā)明、實用新型或外觀設計的公開發(fā)表或者使用，不損害在后申請的新穎性和創(chuàng)造性，并且也不會給第三人帶來任何權(quán)利。

而在上述類似本案的情況下，雖然涉案的實用新型專利要求了本國優(yōu)先權(quán)，但是從目前的案情看其優(yōu)先地位并未得到充分保障。具體地，其在先發(fā)明申請的公布為包括被告在內(nèi)的第三人帶來了如下利益：在涉案專利的在先發(fā)明申請的公布后、涉案專利授權(quán)日前，制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品以及在涉案專利授權(quán)日后銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為，均不侵害涉案專利權(quán)；并且，在先發(fā)明專利申請的提前公布也沒有為涉案實用新型專利帶來臨時保護。

綜上，無論是從臨時保護的初衷和主旨看，還是從本國優(yōu)先權(quán)的效力和意義看，都可以得出：如果在后實用新型專利申請的技術(shù)方案已經(jīng)在要求了本國優(yōu)先權(quán)的在先發(fā)明專利申請中公布，則有必要對該實用新型專利申請給予類似臨時保護的權(quán)利。即，將發(fā)明專利申請的臨時保護延及要求了其本國優(yōu)先權(quán)的實用新型專利。當然，這也更加符合公平合理的原則，更加符合專利法所追求的“以公開換保護”的法益。

那么，基于現(xiàn)行的專利相關(guān)法律，能夠做出涵蓋上述意見的解釋呢？筆者認為，可以考慮運用目的解釋原則和擴大解釋原則，對專利法規(guī)定做出合理解釋。例如，專利法第十三條的規(guī)定了發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用。

這里，臨時保護權(quán)利是發(fā)明專利申請公布所發(fā)起的，目的是給予申請人針對面向公眾的公布行為一定的補償。而被他人實施的“發(fā)明”并不一定限于僅僅對應于該發(fā)明專利申請。特別地，要求了其本國優(yōu)先權(quán)的實用新型專利中的相同主題的技術(shù)方案也可以屬于該“發(fā)明”的范疇。換言之，這里的“發(fā)明”可以是廣義的發(fā)明創(chuàng)造的涵義，并不是指向狹義的僅對應于發(fā)明專利申請的發(fā)明，而可以包括對應于屬于同一專利申請家族的實用新型申請的發(fā)明。

退一步講，即使認為目前的法律規(guī)定不宜按照上述方式解釋，在今后修改專利法等時也建議考慮將發(fā)明專利申請的臨時保護延及要求了其本國優(yōu)先權(quán)的實用新型專利，以體現(xiàn)加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度的指導思路。

三、專利申請策略應該避免的“坑”

也許有人已經(jīng)注意到，本案中原告舉證的證據(jù)未能證明被告在涉案專利授權(quán)公告后仍在制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品，是其在一審中處于不利地位的關(guān)鍵點。但是，回顧整個案情，原告有沒有在專利申請策略上埋下的“坑”？

首先，我們知道，針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提交實用新型專利申請和發(fā)明專利申請是申請人常用的策略，尤其是對于重要的發(fā)明創(chuàng)造。由于實用新型專利申請不經(jīng)過實質(zhì)審查，通常會較快授權(quán)，有利于專利權(quán)人盡早行使專利權(quán)；而發(fā)明專利申請經(jīng)過實質(zhì)審查，可以提升專利的穩(wěn)定性和質(zhì)量，且專利保護期長。并且，在專利申請審查過程，可以根據(jù)市場的狀況以及技術(shù)生命周期，選擇其中一個專利權(quán)維持，或者通過修改獲得兩個范圍不同的專利權(quán)予以維持。

具體到本案，可以注意到，作為本國優(yōu)先權(quán)基礎的在先發(fā)明專利申請，并沒有在申請時同日提交實用新型。而在申請涉案的實用新型專利時，調(diào)整了策略，還就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日申請了發(fā)明專利。聯(lián)系到原告的舉證時間，以及在先發(fā)明專利申請的提前公開，推測可能在提交在先發(fā)明專利申請后不久，就發(fā)現(xiàn)了市場上存在的被控侵權(quán)行為。但是，發(fā)明專利從申請日到授權(quán)日通常較長，平均需要兩年半左右的時間?？赡転榱思涌焓跈?quán)和行權(quán)的速度，原告采用了利用本國優(yōu)先權(quán)提交實用新型專利申請的策略。而此時距離首次申請的時間已經(jīng)過去了將近一年的時間。至少目前的訴訟結(jié)果表明，亡羊補牢可能為時已晚。

這不僅讓人感嘆，如果在首次申請時采用同時提交發(fā)明專利申請和實用新型的策略，是不是就能避開這樣的“坑”呢。

另外，原告通過利用本國優(yōu)先權(quán)，實現(xiàn)了從發(fā)明到實用新型專利申請的轉(zhuǎn)換。但是，如前所述，基于目前法律規(guī)定，原告很有可能無法享有臨時保護的權(quán)利，也無法限制涉案專利授權(quán)日前制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品以及在涉案專利授權(quán)日后的銷售行為。至少目前一審情形是如此。

順便提及，如果是在《專利優(yōu)先審查管理辦法》（自2017年8月1日起實施）已經(jīng)施行的期間，還可以采用請求優(yōu)先審查的策略。在發(fā)明專利申請已經(jīng)進入實質(zhì)審查程序的情況下，基于有證據(jù)證明他人正在實施其發(fā)明創(chuàng)造的理由，請求優(yōu)先審查。在國家知識產(chǎn)權(quán)局同意進行優(yōu)先審查的情況下，發(fā)明專利申請應當自同意之日起在四十五日內(nèi)發(fā)出第一次審查意見通知書，并在一年內(nèi)結(jié)案。這樣，就無需通過本國優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)換到實用新型專利申請來加快授權(quán)，也不會有喪失臨時保護權(quán)利的風險。

最后，可以注意到：原告在提交在后的實用新型專利申請時，還變更了代理機構(gòu)，并試圖修改完善在先發(fā)明專利申請中權(quán)利要求中撰寫的技術(shù)方案。就這一點而言，對于申請人而言，綜合考慮，選擇值得信賴的代理機構(gòu)長期合作，可能是更為有效的策略。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：申發(fā)振  中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標事務所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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