「同樣的發(fā)明創(chuàng)造」與「同樣的發(fā)明或實用新型」的區(qū)別

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作者：陳治位 超凡知識產權服務股份有限公司

原標題：淺析“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”與“同樣的發(fā)明或實用新型”的區(qū)別

關鍵詞：同樣的發(fā)明創(chuàng)造 同樣的發(fā)明或實用新型 保護范圍相同 實質上相同

摘要：同樣的發(fā)明創(chuàng)造與同樣的發(fā)明或實用新型這兩個概念從字面上看十分接近，但二者的實質內容具有本質的區(qū)別。同樣的發(fā)明創(chuàng)造指兩件專利申請或專利的權利要求的保護范圍相同；而同樣的發(fā)明或實用新型則包括一件專利申請與現有技術或抵觸申請實質上相同的情形。拋開二者在適用場景上的區(qū)別，僅就二者涵蓋的實體范圍而言，同樣的發(fā)明創(chuàng)造必然屬于同樣的發(fā)明或實用新型，但同樣的發(fā)明或實用新型并不必然屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

同樣的發(fā)明創(chuàng)造和同樣的發(fā)明或實用新型是專利法體系中的兩個概念。從字面含義理解，根據《專利法》第二條，發(fā)明創(chuàng)造包括發(fā)明、實用新型和外觀設計；而如果不考慮外觀設計的話，那么發(fā)明創(chuàng)造就等同于發(fā)明或實用新型。如此可以得出：同樣的發(fā)明創(chuàng)造和同樣的發(fā)明或實用新型的含義相同這一結論。但如果認真研究一下這兩個概念，會發(fā)現二者的實質含義具有本質不同。而且在代理和審查的實踐中，也存在不少將這二者混同的情況，因此有必要厘清這兩個概念的含義與區(qū)別，避免在代理實踐中給申請人的利益造成不必要的損失。

1、同樣的發(fā)明創(chuàng)造和同樣的發(fā)明或實用新型的出處不同

（1.1）同樣的發(fā)明創(chuàng)造的出處

“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”出自于專利法第九條。專利法第九條的內容如下：

“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權。

兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權授予最先申請的人?！?br/>

上述法九條第一款中同樣的發(fā)明創(chuàng)造出現了兩次，第二款中同樣的發(fā)明創(chuàng)造出現了一次。除此之外，同樣的發(fā)明創(chuàng)造未在專利法中其他任何一個條款中出現過。

（1.2）同樣的發(fā)明或實用新型的出處

同樣的發(fā)明或實用新型出自于《專利法》第二十二條第二款。專利法第二十二條第二款的內容如下：

“新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中?！?br/>

同樣的發(fā)明或實用新型出現在上述法二十二條第二款關于抵觸申請的部分中。另外，在審查指南中關于新穎性的章節(jié)中提到新穎性的審查原則之一為同樣的發(fā)明或者實用新型。

2、同樣的發(fā)明創(chuàng)造與同樣的發(fā)明或實用新型所適用的場景不同

（2.1）根據上述（1.1）部分的內容，同樣的發(fā)明創(chuàng)造出自于《專利法》第九條，而且未在《專利法》其他的任意一項條款中出現，因此可以確定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造是一個專用于確定是否重復授權的一個特定概念。

在僅考慮法九條的情況下，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”在適用時：

（a）如果兩個專利申請屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，那么，基于先申請原則，專利權授予最先申請的人；

（b）如果該兩個專利申請的申請日相同，那么需要該兩個專利申請的申請人協(xié)商確定申請人；

（c）如果該兩個專利申請屬于法九條第一款后半部分規(guī)定的情形，則允許申請人放棄已授權的實用新型專利權，以獲得發(fā)明的專利權。

（2.2）根據上述（1.2）部分的內容，同樣的發(fā)明或實用新型作為判斷一件專利申請是否具有新穎性的原則之一。如果一件專利申請，其與一項現有技術或一件抵觸申請構成同樣的發(fā)明或實用新型，那么該項專利申請不具有新穎性。

（2.3）雖然同樣的發(fā)明創(chuàng)造與同樣的發(fā)明或實用新型適用不同的場景，但在一定情況下，二者之間也會出現競合關系。具體地，在上述第（a）中情形下，在先申請構成后一申請的現有技術或抵觸申請，因此，也可以適用法二十二條第二款，通過否定后一申請的新穎性而不授予其專利權。

對此情況，《專利審查指南》第二部分第三章第六節(jié)專門規(guī)定了以下內容，以確定二者競合時的處理規(guī)則：

“在先申請構成抵觸申請或已公開構成現有技術的，應根據專利法第二十二條第二、三款而不是專利法第九條對在后專利申請（或專利）進行審查?！?br/>

法九條與法二十二條第二款之間的這種競合關系，也會容易使代理人、審查員忽視同樣的發(fā)明創(chuàng)造和同樣的發(fā)明或實用新型之間的區(qū)別，將二者混同。

3、同樣的發(fā)明創(chuàng)造與同樣的發(fā)明或實用新型的實質內容不同

（3.1）對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，《專利審查指南》第二部分第三章第6.1節(jié)規(guī)定：“如果一件專利申請或專利的一項權利要求與另一件專利申請或專利的某一項權利要求保護范圍相同，應當認為它們是同樣的發(fā)明創(chuàng)造?！庇纱丝芍瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造，其意涵是指兩件專利申請中存在兩項保護范圍相同的權利要求。

另外，《專利審查指南》還規(guī)定：“權利要求的保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。”

（3.2）對于同樣的發(fā)明或實用新型，《專利審查指南》第二部分第三章第3.1節(jié)規(guī)定：“被審查的發(fā)明或者實用新型專利申請與現有技術或者抵觸申請公布的相關內容相比，如果其技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果實質上相同，則認為兩者為同樣的發(fā)明或者實用新型。”

（3.3）分析上述（3.1）和（3.2）部分內容，同樣的發(fā)明創(chuàng)造與同樣的發(fā)明或實用新型存在以下不同：

（1）在形式上，同樣的發(fā)明創(chuàng)造的比對對象是兩件專利申請的權利要求，不包括說明書或附圖等部分內容；而同樣的發(fā)明或實用新型的比對對象是一件專利申請的權利要求與其他專利申請（當現有技術的類型為專利文獻時）的全部內容。

（2）在實體上，決定兩個專利申請的權利要求是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造要看兩個權利要求的保護范圍是否相同；而決定一個專利申請是否與現有技術或抵觸申請構成同樣的發(fā)明或實用新型則需要看二者的技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果等四個方面，而且在這四個方面執(zhí)行寬松的考察標準，即實質上相同的標準。

單說技術方案的實質上相同，其與保護范圍相同的含義有明顯區(qū)別。

根據《專利審查指南》第二部分第三章第3.2節(jié)的內容，相同內容的發(fā)明或者實用新型、具體（下位）概念與一般（上位）概念、慣用手段的直接置換等都屬于同樣的發(fā)明或實用新型，其中下位概念與上位概念、慣用手段的直接置換，以及有關數值和數值范圍的幾種情形（此處不在詳細列舉）歸屬于實質上相同的范疇。

而根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條的規(guī)定：

“人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。

被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍；被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求記載的全部技術特征相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特征，或者有一個以上技術特征不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍?！?br/>

雖然上述司法解釋第七條的內容是用來規(guī)范侵犯專利權的情形，但其對于審查重復授權時確定是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造仍具有指導意義。權利要求的保護范圍應當以權利要求所記載的全部技術特征為準，如果有一個以上的技術特征不相同或等同的，應該認定該兩件專利申請的保護范圍不相同，不應屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

實質上，同樣的發(fā)明創(chuàng)造或許與上述歸屬于同樣的發(fā)明或實用新型中的相同內容的發(fā)明或者實用新型的含義相同。在《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.1節(jié)中對相同內容的發(fā)明或者實用新型的定義如下：

“要求保護的發(fā)明或者實用新型與對比文件所公開的技術內容完全相同，或者僅僅是簡單的文字變換，可以認為是相同內容的發(fā)明或者實用新型。這也與專利審查規(guī)程中關于法九條的如下規(guī)定不謀而合：兩件申請的權利要求僅僅是文字表述不同，其實質內容一致的，也屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造?！?br/>

綜上所述，在審查同樣的發(fā)明創(chuàng)造時應執(zhí)行嚴格的相同標準，如果兩件專利申請的權利要求有一個以上的技術特征不相同或等同的，那么就應該確定該兩項權利要求的保護范圍不完全相同，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。而對于同樣的發(fā)明或實用新型的審查，則可以執(zhí)行寬松的相同標準，即包括專利審查指南中列舉的實質上相同的幾種情形。

4、在得出上述結論之后，還可以通過一個推理來印證之

《專利審查指南》第二部分第三章第6.1節(jié)給出了一個不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的一個示例：

“權利要求中存在以連續(xù)的數值范圍限定的技術特征，其連續(xù)的數值范圍與另一件發(fā)明或實用新型專利申請或專利權利要求中的數值范圍不完全相同的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造?！?br/>

而在《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.4節(jié)中有關數值范圍的內容中列舉了如下幾種情況：

（1）對比文件公開的數值或者數值范圍落在上述限定的技術特征的數值范圍內，將破壞要求保護的發(fā)明或者實用新型的新穎性；

（2）對比文件公開的數值范圍與上述限定的技術特征的數值范圍部分充電或者有一個共同的端點，將破壞要求保護的發(fā)明或者實用新型的新穎性；

（3）對比文件公開的數值范圍的兩個端點將破壞上述限定的技術特征為離散數值并且具有該兩端點中任一個的發(fā)明或者實用新型的新穎性。

上述三種情況顯然都屬于數值范圍不完全相同的情形，但根據《專利審查指南》的規(guī)定，上述三種情況卻都屬于同樣的發(fā)明或實用新型，進而不具有新穎性。因此，這就印證了上述結論，同樣的發(fā)明創(chuàng)造不等同于同樣的發(fā)明或實用新型；歸屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的情形必然歸屬于同樣的發(fā)明或實用新型；但歸屬于同樣的發(fā)明或實用新型的情形并不必然歸屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

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作者：陳治位 超凡知識產權服務股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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