結(jié)合北京市高院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》，談企業(yè)如何規(guī)避知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

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作者：張建鵬  北京連和連知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人

原標(biāo)題：結(jié)合北京市高院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》談企業(yè)如何規(guī)避知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

近幾年來(lái)，伴隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈和存量市場(chǎng)的瓜分殆盡，專利權(quán)訴訟日益成為設(shè)置競(jìng)爭(zhēng)壁壘限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入市場(chǎng)和瓜分市場(chǎng)份額的有力武器，與此同時(shí)，很多企業(yè)由于缺乏應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的經(jīng)驗(yàn)而莫名其妙成地?zé)o意中為“侵權(quán)者”，導(dǎo)致自己辛辛苦苦獲得的銷售收入為人作嫁，前期投入到生產(chǎn)研發(fā)成本付之東流。今日，筆者梳理了該指南的相關(guān)條款，結(jié)合工作中遇到的一些專利對(duì)如何領(lǐng)會(huì)并運(yùn)用該指南進(jìn)行侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和對(duì)策制定提供了一些思路。

摘要

隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)的日益激烈，貫穿產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各個(gè)階段的專利侵權(quán)預(yù)警和應(yīng)對(duì)策略分析的重要性越來(lái)越凸顯，如果這方面的工作不夠充分，很可能導(dǎo)致莫名其妙成為“侵權(quán)者”而不得不對(duì)簿公堂，導(dǎo)致前期努力付之東流。知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)策略分析是一個(gè)復(fù)雜的工作，而北京市高院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》不僅是司法工作者進(jìn)行專利侵權(quán)判定的圭臬，也是知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作者不可多得的良好教材。

關(guān)鍵詞：知識(shí)產(chǎn)權(quán)，專利侵權(quán)，全面覆蓋原則，改劣發(fā)明

一、引言

近幾年來(lái)，伴隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈和存量市場(chǎng)的瓜分殆盡，專利權(quán)訴訟日益成為設(shè)置競(jìng)爭(zhēng)壁壘限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入市場(chǎng)和瓜分市場(chǎng)份額的有力武器，與此同時(shí)，很多企業(yè)由于缺乏應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的經(jīng)驗(yàn)而莫名其妙成地?zé)o意中為“侵權(quán)者”，導(dǎo)致自己辛辛苦苦獲得的銷售收入為人作嫁，前期投入到生產(chǎn)研發(fā)成本付之東流。

鑒于此，筆者認(rèn)為，企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)策略分析應(yīng)該是貫穿一個(gè)新產(chǎn)品的整個(gè)生命周期的。在研發(fā)前要避免踏入他人專利權(quán)的“雷區(qū)”和避免重復(fù)開發(fā)，研發(fā)中及時(shí)根據(jù)存量有效專利的情況調(diào)整研發(fā)方向，即使自身獲得專利授權(quán)且產(chǎn)品上市也不可掉以輕心，繼續(xù)積極應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的專利侵權(quán)訴訟并緊盯市場(chǎng)，防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手侵犯自己的專利權(quán)。這是個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的工作，而北京市高院的《專利侵權(quán)判定指南（2017）》不僅為司法工作者進(jìn)行專利侵權(quán)判定提供了圭臬，也為企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作者和專利代理人進(jìn)行這方面工作提供了不可多得的良好教材。

因此，筆者梳理了該指南的相關(guān)條款，結(jié)合工作中遇到的一些專利對(duì)如何領(lǐng)會(huì)并運(yùn)用該指南進(jìn)行侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和對(duì)策制定提供了一些思路。

二、理解北京高院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》的核心原則

古人云，綱舉目張，意思是提起大繩子來(lái)，一個(gè)個(gè)網(wǎng)眼就都張開了，即，只要做事抓住主要的環(huán)節(jié)，次要環(huán)節(jié)自然就被帶動(dòng)起來(lái)了。筆者認(rèn)為，在運(yùn)用該指南之前，要深刻吃透“公平原則”、“專利權(quán)有效原則”、“折衷原則”等該指南中通過(guò)專條描述的判定原則。

其中，“全面覆蓋原則”尤其值得知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作者關(guān)注。在該指南中，該原則不僅單獨(dú)作為第35條得到闡釋，而且可以說(shuō)貫穿始終，在多條中得到進(jìn)一步體現(xiàn)，并且與禁止反悔原則、折衷原則又呈現(xiàn)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。例如，該指南第24條指出，寫入權(quán)利要求的主題名稱對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍有限定作用，第25條指出主題名稱中所包含的應(yīng)用領(lǐng)域、用途或者結(jié)構(gòu)等技術(shù)內(nèi)容對(duì)權(quán)利要求均具有限定作用，第20條指出，不論方法權(quán)利要求是否明確限定了步驟的先后順序，在侵權(quán)判定中都要考慮方法權(quán)利要求中是否步驟的先后順序，第103條就侵犯方法專利權(quán)指出，“權(quán)利要求記載的專利方法技術(shù)方案的每一個(gè)步驟均被實(shí)現(xiàn)”才構(gòu)成“專利侵權(quán)行為”。

相應(yīng)于全面覆蓋原則，該指南解決了長(zhǎng)期以來(lái)懸而未決且爭(zhēng)議頗多的關(guān)于改劣發(fā)明是否構(gòu)成侵權(quán)的問題，并徹底摒棄了“多余指定原則”這一概念。關(guān)于改劣發(fā)明，該指南第129條指出“被訴侵權(quán)技術(shù)方案省略權(quán)利要求中個(gè)別技術(shù)特征或者以簡(jiǎn)單或低級(jí)的技術(shù)特征替換權(quán)利要求中相應(yīng)技術(shù)特征，舍棄或顯著降低權(quán)利要求中與該技術(shù)特征對(duì)應(yīng)的性能和效果從而形成變劣技術(shù)方案的”，“可以認(rèn)定為不相同也不等同”，從而不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。筆者認(rèn)為該條款不僅與全面覆蓋原則相呼應(yīng)，使得整個(gè)指南在精神上一以貫之，而且可以有助于維護(hù)專利權(quán)的穩(wěn)定性和公信力，筆者試舉出下面的假設(shè)例來(lái)說(shuō)明：某發(fā)明專利權(quán)利要求1包括技術(shù)特征A、B和C，實(shí)質(zhì)審查階段審查員檢索到公開了包括技術(shù)特征A、B的對(duì)比文件并認(rèn)為技術(shù)特征C屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)，從而否定了其創(chuàng)造性，申請(qǐng)人依據(jù)說(shuō)明書的記載將權(quán)利要求1進(jìn)一步限定為包括技術(shù)特征A、B、C和D并獲得授權(quán)，從技術(shù)方案應(yīng)該作為一個(gè)整體發(fā)明思路的角度來(lái)說(shuō)，申請(qǐng)人實(shí)際上已經(jīng)“認(rèn)可”只有A、B、C和D四個(gè)技術(shù)特征均存在的技術(shù)方案才具有創(chuàng)造性，是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)，從公眾的角度來(lái)看，由于專利的公信力，他有理由相信申請(qǐng)人已經(jīng)“捐獻(xiàn)”了僅包括例如技術(shù)特征A、C和D三個(gè)技術(shù)特征的技術(shù)方案并有權(quán)實(shí)施該技術(shù)方案。鑒于此，筆者認(rèn)為改劣發(fā)明不構(gòu)成侵權(quán)合情合理，指南的這一規(guī)定有理有據(jù)。

關(guān)于多余指定原則，是指法院審理專利侵權(quán)案件時(shí)將涉案專利的權(quán)利要求的技術(shù)特征區(qū)分為必要技術(shù)特征和非必要技術(shù)特征，在忽略多余特征的情況下，僅以權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征來(lái)確定專利保護(hù)范圍。這一原則是我國(guó)在專利制度尚不成熟，缺乏有經(jīng)驗(yàn)的專利代理人的情況下誕生的，其隨著我國(guó)專利代理的不斷發(fā)展當(dāng)然應(yīng)走下舞臺(tái)，而且專利既是得到官方背書的具有公信力的公開文件，也是基于“以公開換保護(hù)”在專利權(quán)人與公眾之間就其專利權(quán)人的合理壟斷范圍達(dá)成的“契約”，不宜擴(kuò)大解讀，因此從這一角度來(lái)說(shuō)其消失也是必然的。

總之，理解了該指南中以全面覆蓋原則為首的各侵權(quán)判定原則是專利工作者進(jìn)行一切侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)，在理解這些原則并通過(guò)檢索所得到與企業(yè)所欲開放的產(chǎn)品最接近的現(xiàn)存有效專利（下文簡(jiǎn)稱為現(xiàn)有技術(shù)）之后，方可進(jìn)入基于該指南進(jìn)行侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對(duì)策略制定的階段。

三、靈活運(yùn)用指南條款，合理規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

孫子兵法指出“昔之善戰(zhàn)者，先為不可勝，以待敵之可勝”，意思是說(shuō)，有謀略的軍事家不可企圖上來(lái)就要戰(zhàn)勝別人，而是要首先創(chuàng)造自己不可戰(zhàn)勝的條件，然后等待可以戰(zhàn)勝敵人的機(jī)會(huì)。筆者非常贊同這種思想，并認(rèn)為企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和科技創(chuàng)新工作中應(yīng)合理運(yùn)用該思想，在奢談相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)取得顯著創(chuàng)新之前，至少先要保證不落入其他現(xiàn)存有效的專利權(quán)的保護(hù)范圍，至少是保守穩(wěn)妥地“低空飄過(guò)”對(duì)方的保護(hù)范圍，在此基礎(chǔ)上才有資格繼續(xù)談如何創(chuàng)新。因此，筆者以下將重點(diǎn)探討在檢索現(xiàn)有技術(shù)之后如何至少做到“低空飄過(guò)”，實(shí)現(xiàn)合法規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

（1）分析能否通過(guò)技術(shù)領(lǐng)域、用途等方面的不同從根本上快速規(guī)避侵權(quán)可能性

指南第25條規(guī)定“主題名稱中所包含的應(yīng)用領(lǐng)域、用途或者結(jié)構(gòu)等技術(shù)內(nèi)容對(duì)權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)方案產(chǎn)生影響的，則該技術(shù)內(nèi)容對(duì)專利權(quán)的保護(hù)范圍具有限定作用”。例如，假設(shè)企業(yè)意欲開發(fā)“一種椰子樹用肥料”，檢索到了名稱為“.一種棕櫚樹用肥料”的現(xiàn)有技術(shù)，即使兩者的組分非常相似乃至相同，由于現(xiàn)有技術(shù)明確將其應(yīng)用領(lǐng)域或者說(shuō)用途限定為“棕櫚樹用”，因此，可以說(shuō)此時(shí)企業(yè)無(wú)侵權(quán)之虞。

另外，“棕櫚樹用”本身也可以說(shuō)是一項(xiàng)技術(shù)特征，根據(jù)指南第60條“對(duì)于發(fā)明權(quán)利要求中的非發(fā)明點(diǎn)技術(shù)特征、修改形成的技術(shù)特征或者實(shí)用新型權(quán)利要求中的技術(shù)特征，如果專利權(quán)人在專利申請(qǐng)或修改時(shí)明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，在侵權(quán)判定中，權(quán)利人以構(gòu)成等同特征為由主張將該替代性技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護(hù)范圍的，不予支持”，本領(lǐng)域技術(shù)人員公知植物肥料的使用是有一定共性的，可施于棕櫚樹的肥料有可能施于椰子樹，而現(xiàn)有技術(shù)的權(quán)利人沒有將其寫入權(quán)利要求，實(shí)際上構(gòu)成了“捐獻(xiàn)”，符合該地60條體現(xiàn)的“捐獻(xiàn)原則”。因此，這種情況下，新產(chǎn)品開發(fā)者的椰子樹用肥料不構(gòu)成對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的“棕櫚樹用肥料”的侵權(quán)，新產(chǎn)品開發(fā)者可以大膽開發(fā)該產(chǎn)品。

又比如，如果檢索到的現(xiàn)有技術(shù)為實(shí)用新型，根據(jù)指南第24條規(guī)定“實(shí)用新型專利權(quán)利要求中包含非形狀、非構(gòu)造技術(shù)特征的，該技術(shù)特征對(duì)確定專利權(quán)的保護(hù)范圍具有限定作用。非形狀、非構(gòu)造技術(shù)特征，是指實(shí)用新型專利權(quán)利要求中記載的不屬于產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合等的技術(shù)特征，如用途、制造工藝、使用方法、材料成分（組分、配比）等”。例如，面對(duì)“一種防風(fēng)棕櫚草葉片”這種通過(guò)主題名稱限定了原材料的實(shí)用新型，新產(chǎn)品開發(fā)人可以迅速通過(guò)改變?cè)牧系姆N類來(lái)避免侵權(quán)。

（2）看能否基于“公平原則”規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

指南第2條就兼顧專利權(quán)人的利益和社會(huì)公眾的信賴?yán)孀龀隽艘?guī)定，指出“下列情形屬于不應(yīng)納入保護(hù)范圍的內(nèi)容：（1）專利所要克服的技術(shù)缺陷的技術(shù)方案；（2）整體上屬于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案”，第59條規(guī)定“被訴侵權(quán)技術(shù)方案屬于說(shuō)明書中明確排除的技術(shù)方案，或者屬于背景技術(shù)中的技術(shù)方案，權(quán)利人主張構(gòu)成等同侵權(quán)的，不予支持”。

例如在“一種應(yīng)用于核電和風(fēng)電的鑄造材料及其制作方法”的專利申請(qǐng)中，其背景技術(shù)部分記載了“由于鍛打處理產(chǎn)生的缺陷，使得目前所使用的青銅錠已越來(lái)越不能滿足國(guó)內(nèi)外高標(biāo)泵閥類合金錠的需求”，在其技術(shù)內(nèi)容部分記載其技術(shù)目的為“提供了一種應(yīng)用于核電和風(fēng)電的鑄造材料及其制作方法，既能夠提高材料的強(qiáng)度和硬度，又能夠避免鑄造材料因鍛打而產(chǎn)生的開裂情況，減少了材料在鑄造過(guò)程中產(chǎn)生的氣孔率”。此時(shí)，企業(yè)所研發(fā)的鍛打處理的青銅合金產(chǎn)品即使成分與該現(xiàn)有技術(shù)成分相同，由于已經(jīng)屬于該現(xiàn)有技術(shù)“所要克服的技術(shù)方案”，被現(xiàn)有技術(shù)的說(shuō)明書“明確排除”，因此不屬于現(xiàn)有技術(shù)的保護(hù)范圍，不構(gòu)成侵權(quán)。

（3）看能否通過(guò)改變方法步驟的順序規(guī)避侵權(quán)

指南第20條規(guī)定“方法專利權(quán)利要求對(duì)步驟順序有明確限定的，步驟本身以及步驟之間的順序均應(yīng)對(duì)專利權(quán)的保護(hù)范圍起到限定作用；方法專利權(quán)利要求對(duì)步驟順序沒有明確限定的，不應(yīng)以此為由，不考慮步驟順序?qū)?quán)利要求的限定作用，而應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書及附圖、權(quán)利要求記載的整體技術(shù)方案、各個(gè)步驟之間的邏輯關(guān)系以及專利審查檔案，從本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的角度出發(fā)，確定各步驟是否應(yīng)當(dāng)按照特定的順序?qū)嵤薄?br/>

即，方法權(quán)利要求中，只要存在步驟，不論其是否明確記載了“步驟一”、“步驟二”或者“首先”、“然后”這樣的字眼，只要其說(shuō)明書隱含公開了步驟的先后順序，那么該先后順序就會(huì)成為該現(xiàn)有技術(shù)的限定因素，成為侵權(quán)判定時(shí)的考慮因素。因此，企業(yè)可以充分通過(guò)步驟的順序做文章來(lái)避免侵權(quán)。如果現(xiàn)有技術(shù)中存在“步驟一”、“步驟二”這種記載自然好，即使沒有也應(yīng)該對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的全部申請(qǐng)文件進(jìn)行整體把關(guān)和充分挖掘確定其有無(wú)步驟先后順序。例如，企業(yè)專利工作者檢索到的現(xiàn)有技術(shù)的記載了“1）、按質(zhì)量百分比計(jì)，將鋁：5～7%，鐵：2～4%，錳：0～1.2%，鎳：10～12%，鋅：0.5～2%，銅：余量置于工頻電爐內(nèi)，加熱至1150度完全熔化后并保溫；2）、按質(zhì)量百分比計(jì)，將稀土元素鑭或鈰：0.05～0.2%，添加到正在保溫的合金溶液當(dāng)中，開啟振動(dòng)裝置與攪拌裝置，振動(dòng)裝置振動(dòng)頻率為：15次/秒，攪拌裝置攪拌速率為：150轉(zhuǎn)/分鐘，攪拌時(shí)間為:10～15分鐘”，此時(shí)現(xiàn)有技術(shù)中明確限定了稀土元素是加入“完全熔化后并保溫”的“合金溶液”，即使沒有“1）”和“2）”也可以確定其是存在明確的先后順序的。此刻，企業(yè)就可以大膽嘗試研發(fā)能否通過(guò)將各金屬成分與稀土元素一起加入工頻電爐能否實(shí)現(xiàn)同樣的技術(shù)效果而無(wú)需擔(dān)憂侵權(quán)問題。

（4）看能否通過(guò)省略或替換某些步驟規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

基于全面覆蓋原則，該指南第103條指出“使用專利方法，是指權(quán)利要求記載的專利方法技術(shù)方案的每一個(gè)步驟均被實(shí)現(xiàn)”，第111條指出“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，是指將原材料、物品按照方法專利權(quán)利要求記載的全部步驟特征進(jìn)行處理加工”，第129條指出“被訴侵權(quán)技術(shù)方案省略權(quán)利要求中個(gè)別技術(shù)特征或者以簡(jiǎn)單或低級(jí)的技術(shù)特征替換權(quán)利要求中相應(yīng)技術(shù)特征，舍棄或顯著降低權(quán)利要求中與該技術(shù)特征對(duì)應(yīng)的性能和效果從而形成變劣技術(shù)方案的”不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

因此，當(dāng)面對(duì)作為方法權(quán)利要求的現(xiàn)有技術(shù)中記載或者限定原料種類而將其他可以實(shí)現(xiàn)相同或類似技術(shù)效果的原料排除于保護(hù)范圍，或者將一些可有可無(wú)、容易替代，對(duì)技術(shù)效果的實(shí)現(xiàn)影響不大的步驟寫入權(quán)利要求書的技術(shù)方案，企業(yè)可以基于上述條款進(jìn)行專利權(quán)侵權(quán)的合理規(guī)避。以發(fā)明名稱為“一種采用棕櫚空果串生產(chǎn)燃料乙醇的方法”的發(fā)明專利申請(qǐng)為例，其權(quán)利要求1中記載的步驟包括切割、爆破、水解，而根據(jù)該指南上述條款的精神，采用其他富纖維植物殘?jiān)缬衩捉斩捵髟?，或者省略切割步驟直接對(duì)原料進(jìn)行蒸汽爆破實(shí)現(xiàn)原料粉碎，或者干脆以晾曬之后研磨等工藝代替切割、爆破步驟等改變，這樣做或者依據(jù)上述條款中體現(xiàn)的全面覆蓋原則不構(gòu)成與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案的技術(shù)特征的一一相同或等同，或可以構(gòu)成基本上差不多技術(shù)效果的“改劣發(fā)明”，從而無(wú)侵權(quán)之虞。

（5）看能否通過(guò)產(chǎn)品制備方法的不同規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

該指南21條明確了“以制備方法界定產(chǎn)品的技術(shù)特征對(duì)于確定專利權(quán)的保護(hù)范圍具有限定作用。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制備方法與專利方法既不相同也不等同的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍”，第99條指出“以下行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為制造發(fā)明或者實(shí)用新型專利產(chǎn)品行為：（1）以不同制造方法制造產(chǎn)品的行為，但以方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求除外”。

因此，例如當(dāng)企業(yè)檢索到的現(xiàn)有技術(shù)為“一種鎂合金，其特征在于：按重量比含有鋁0.5-1%……和難以去除的雜質(zhì)；上述配料充分混合后放入煉爐中加熱壓鑄”時(shí)就可以考慮用與壓鑄“既不相同也不等同”的制備方法例如粉末冶金或者鍛造制備相同成分的鎂合金，或者面對(duì)“一種汽車構(gòu)件用鋁鎂合金，其特征在于，制備工藝包括粉末冶金、熱處理和陽(yáng)極氧化處理……”，則可以考慮采取相同的合金成分研發(fā)其相應(yīng)的鑄造或鍛造工藝而無(wú)需擔(dān)憂侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

（6）看能否基于“捐獻(xiàn)原則”規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

指南第40條體現(xiàn)了“捐獻(xiàn)原則”的精神，“被訴侵權(quán)技術(shù)方案在包含了權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，又增加了新的技術(shù)特征的，仍然落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，但專利文件明確排除該技術(shù)特征的除外”。

存在這樣的情形：有經(jīng)驗(yàn)的專利申請(qǐng)人或代理人為了盡可能大的保護(hù)范圍及應(yīng)對(duì)后續(xù)審查意見等多方面的考慮，在權(quán)利要求書中寫入能夠?qū)崿F(xiàn)其基本技術(shù)效果的數(shù)值范圍是“1~100”而不是取得了特別優(yōu)異的技術(shù)效果的“50~100”，而“50”這一數(shù)據(jù)點(diǎn)是技術(shù)效果發(fā)生“質(zhì)變”的臨界點(diǎn)；在實(shí)質(zhì)審查階段審查員指出了“1~100”是通過(guò)“有限次試驗(yàn)?zāi)軌虻玫降摹?，于是申?qǐng)人將其修改為“50~100”以證明“取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果”并獲得授權(quán)。因此，包含數(shù)據(jù)范圍“1~49”的技術(shù)方案已經(jīng)被申請(qǐng)人明確放棄，企業(yè)研發(fā)時(shí)可以采用該雖不盡善盡美但可以仍能基本滿足要求的技術(shù)方案，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步改進(jìn)而無(wú)需擔(dān)憂侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

（7）看能否基于“禁止反悔原則”規(guī)避專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

該指南第60條指出，“專利權(quán)人在專利申請(qǐng)或修改時(shí)明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，在侵權(quán)判定中，權(quán)利人以構(gòu)成等同特征為由主張將該替代性技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護(hù)范圍的，不予支持”。例如，仍以發(fā)明名稱為“一種采用棕櫚空果串生產(chǎn)燃料乙醇的方法”的發(fā)明專利為例，其權(quán)利要求1中記載了“空果串粉末進(jìn)行堿處理、水煮或酸處理……所述堿性物質(zhì)包括氨水、氫氧化鈉或氧化鈣……所述工業(yè)酸包括鹽酸、硫酸、乙酸或稀硝酸……所述緩沖液包括醋酸-醋酸鈉緩沖溶液、乙酸-乙酸鈉緩沖溶液，或檸檬酸-檸檬酸鈉緩沖溶液……”。本領(lǐng)域技術(shù)人員公知，碳酸鈉與氨水呈現(xiàn)類似的弱堿性，氫氧化鉀與氫氧化鈉呈現(xiàn)類似的強(qiáng)堿性，甲酸與乙酸呈現(xiàn)類似的弱酸性，而甲酸-甲酸鈉緩沖溶液的形狀類似乙酸-乙酸鈉緩沖溶液，因此，企業(yè)完全可以通過(guò)這些技術(shù)特征的替換規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，即使后續(xù)過(guò)程中出現(xiàn)侵權(quán)糾紛，也可以“禁止反悔原則”主張這些技術(shù)方案已被現(xiàn)有技術(shù)的權(quán)利人明確放棄來(lái)進(jìn)行反駁。

四、縱使專利權(quán)在手，侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)不可輕

即使企業(yè)實(shí)現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的革新并就此獲得了專利權(quán)，仍然需要警惕因?qū)嵤┳约旱膶＠麢?quán)導(dǎo)致對(duì)他人在先權(quán)利的侵權(quán)可能性，而這一點(diǎn)恰恰極容易被忽略。

我們可以假設(shè)這樣的場(chǎng)景：A作為申請(qǐng)人獲得了阿司匹林的產(chǎn)品專利權(quán)，并且在其說(shuō)明書中還披露了制備阿司匹林的方法，此時(shí)B提出了制備阿司匹林的另一方法，由于專利權(quán)的授權(quán)是以“三性”審查，即實(shí)用性、新穎性和創(chuàng)造性的審查為主，因此審查員檢索后發(fā)現(xiàn)該方法較作為A所披露的制備方法收率明顯提高，則當(dāng)然有權(quán)授予發(fā)明人B該制備方法專利權(quán)。但由于A在先的產(chǎn)品權(quán)利要求，此刻B實(shí)施其獲得專利權(quán)的制備方法來(lái)制備阿司匹林將造成對(duì)權(quán)利人A的侵權(quán)。

關(guān)于這一點(diǎn)，該指南進(jìn)行了明確，其第99條所指出，對(duì)于未采用制備方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，即使“以不同制造方法制造產(chǎn)品的行為”或者“將部件組裝成專利產(chǎn)品的行為”也會(huì)構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品專利權(quán)的侵犯；第43條指出，實(shí)施“從屬專利”，即“在包含了在先產(chǎn)品專利權(quán)利要求的全部技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，增加了新的技術(shù)特征”、“在原有產(chǎn)品專利權(quán)利要求的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)了原來(lái)未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途”、以及“在原有方法專利權(quán)利要求的基礎(chǔ)上，增加了新的技術(shù)特征”都構(gòu)成“落入在先專利的保護(hù)范圍”，屬于相同侵權(quán)的范疇。

這種情況下，如不及時(shí)采取對(duì)策將導(dǎo)致該專利權(quán)陷入棄之可惜，但行之侵權(quán)的尷尬境地，對(duì)于權(quán)利人B來(lái)說(shuō)，最好的辦法當(dāng)然是構(gòu)成與權(quán)利人A的交叉許可，同時(shí)為了為交叉許可的順利實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造條件，權(quán)利人B應(yīng)加快進(jìn)度，對(duì)權(quán)利人A的專利權(quán)進(jìn)行“圍城戰(zhàn)”，例如爭(zhēng)取關(guān)于阿司匹林用于制備鎮(zhèn)痛藥的用途發(fā)明，阿司匹林用于制備心血管疾病藥物的用途發(fā)明，阿司匹林其他制備方法的發(fā)明的授權(quán)。如此，權(quán)利人A即使要行使自己的專利權(quán)也是暗礁遍地，最終的格局是，權(quán)利人A構(gòu)成了一個(gè)被攻不破的堅(jiān)固產(chǎn)品權(quán)利要求“堡壘”，但發(fā)現(xiàn)自己也別束縛得“走不出”這個(gè)“堡壘”，從而不得不進(jìn)行談判，由此權(quán)利人B為自己爭(zhēng)取到了比較有利的地位。

五、總結(jié)

以上，筆者采用條分縷析的方法，就如何運(yùn)用北京高院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》來(lái)分析侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和制定規(guī)避策略提出了自己的見解。同時(shí)，申請(qǐng)人認(rèn)為，在實(shí)際應(yīng)用中，上述條款并不是割裂開來(lái)使用的，而是需要根據(jù)具體案情具體分析，因地制宜地綜合利用。例如，某廠家甲在對(duì)纖維的水解處理過(guò)程采用了碳酸鈉進(jìn)行堿處理，現(xiàn)有技術(shù)的權(quán)利人乙依據(jù)其采用了氫氧化鈉的堿處理主張甲的行為構(gòu)成了“等同侵權(quán)”，那么此時(shí)甲既可以依據(jù)公平原則指出將氫氧化鈉的堿處理法保護(hù)范圍擴(kuò)大到碳酸鈉屬于擴(kuò)張解釋，有違“社會(huì)公眾的信賴?yán)妗?，也可以指出“解釋?quán)利要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的技術(shù)內(nèi)容為準(zhǔn)”指出乙的主張有違專利權(quán)保護(hù)范圍解釋的“折衷原則”，或者查詢其審查記錄，確認(rèn)其關(guān)于碳酸鈉的技術(shù)方案已經(jīng)刪除，依據(jù)“禁止反悔原則”進(jìn)行反駁等等。

總之，正如《專利審查指南》既是審查員審查專利申請(qǐng)中解決問題的指南，但同時(shí)也是申請(qǐng)人和代理人避免專利申請(qǐng)中出現(xiàn)問題的圭臬一樣，北京高院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》不僅是司法工作人員在審理專利侵權(quán)訴訟中的法寶，也是企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)中進(jìn)行專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析以及制定應(yīng)對(duì)策略的“秘笈”，其深刻領(lǐng)會(huì)和靈活運(yùn)用極其必要。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：張建鵬  北京連和連知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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