如何處理涉及外文對比文件的審查意見答復(fù)？

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作者：徐蘇明 北京輕創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：漫談如何處理涉及外文對比文件的審查意見答復(fù)

隨著新修改的《專利代理條例》于今年3月1日起正式實施，專利代理人這一職業(yè)稱謂也更新為了專利代理師。同時隨著國家層面提升專利申請質(zhì)量工程的推進(jìn)，這對工作在專利事業(yè)第一線的眾多專利代理師提出了更高的要求。

專利代理師的日常主要工作包括新案件撰寫與審查意見答復(fù)等。對于審查意見答復(fù)，所花的精力往往并不比新案件撰寫少，特別是當(dāng)對比文件中包括外文對比文件時，這不僅要求專利代理師具備扎實的基本功，也對其外文閱讀理解能力提出了一定要求。

作為一位先后有多年涉外與國內(nèi)工作經(jīng)驗的專利代理師，筆者希望通過本文，結(jié)合幾個實際案例，與大家分享一下筆者通常是如何處理涉及外文對比文件的審查意見答復(fù)的經(jīng)驗。

若審查意見中指出創(chuàng)造性問題，則對比文件是不可或缺的。我們知道，對比文件包括X類文件，即該一篇文件可影響本申請的新穎性或創(chuàng)造性，以及Y類文件，即其與其他Y類文件組合可影響本申請的創(chuàng)造性。不論是僅具有一篇對比文件，還是包括多篇對比文件，如果任意一篇對比文件為外文對比文件，就有可能在一定程度上影響專利代理師的答復(fù)文件撰寫質(zhì)量。

假設(shè)，X類文件為外文對比文件，也就是審查員認(rèn)為該外文對比文件為本申請最接近的現(xiàn)有技術(shù)，姑且稱之為對比文件1，或者，Y類文件為外文對比文件，也就是審查員認(rèn)為該外文對比文件給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示，姑且稱之為對比文件2。對于上述兩種最常見的情況，基本答復(fù)思路與該對比文件是中文時是一樣的，但畢竟語言不同，還是有一些需要注意的地方。

當(dāng)對比文件1為外文對比文件

最接近的現(xiàn)有技術(shù)意為其公開了本申請最多的技術(shù)特征，也就是其公開的技術(shù)特征與本申請中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或等同，更具體而言，二者字面意思相同或功能相同。由于審查員往往確實是將本申請與外文對比文件中相應(yīng)技術(shù)特征進(jìn)行逐條比對，即使有一個翻譯的過程，部分技術(shù)特征從字面意思上基本還是能匹配的。這種情況下，專利代理師不妨從該外文對比文件整體出發(fā)，可能會發(fā)現(xiàn)被審查員有意或無意忽略的細(xì)節(jié)，而這很有可能成為最終能否答復(fù)授權(quán)的關(guān)鍵所在。

以筆者處理過的一個審查意見答復(fù)為例。該申請請求保護一種室內(nèi)空氣塵埃粒子濃度檢測方法，其包括如下步驟：獲取濾塵網(wǎng)的臟堵程度和臟堵變化速率；根據(jù)濾塵網(wǎng)的臟堵程度獲取對應(yīng)的室內(nèi)空氣塵埃粒子濃度計算公式；將臟堵變化速率帶入到所述室內(nèi)空氣塵埃粒子濃度計算公式中，生成并顯示對應(yīng)的室內(nèi)空氣塵埃粒子濃度。更具體而言，就是提出一種新的基于空調(diào)等電器濾塵網(wǎng)以檢測空氣中塵埃粒子濃度的方法。雖然獨立權(quán)利要求看似簡單，但畢竟是一個完整的技術(shù)方案，并且說明書也足夠充實。

審查員在審查意見中給出的對比文件1為文件號為GB1271454，公開日為1972年4月19日的一篇英國專利文獻(xiàn)。這篇專利文獻(xiàn)是筆者職業(yè)生涯遇到的以公開日排名比較靠前的對比文件，其內(nèi)容之基礎(chǔ)性也激發(fā)了筆者一定要“拿下”此次答復(fù)的決心。

筆者首先認(rèn)真閱讀了上述對比文件全文，而不是僅拘泥于審查員指出的幾段內(nèi)容。誠然，該對比文件的篇幅還是比較短的，但筆者也遇到過篇幅較長的外文對比文件，如果是其他小語種，就首先通過較為官方的途經(jīng)將其翻譯為英文后再進(jìn)行閱讀。專利代理師此時一定不要有畏難情緒，認(rèn)真地去閱讀對比文件全文，或者至少是與相關(guān)技術(shù)特征聯(lián)系的主要部分，發(fā)現(xiàn)審查員的“漏洞”并不是一件難事。

對于上述對比文件，筆者就在答復(fù)文件指出“其技術(shù)方案為：基于反射率或透明度變化的光學(xué)原理，使用測光系統(tǒng)測量多個膜過濾器上與流體物質(zhì)反應(yīng)的試劑的黑化程度，以確定流體物質(zhì)的濃度”，同時引用該對比文件說明書第1頁第34行所述的“membrane-filter”，第2頁103至116行所述的“The greatest inaccuracy in method (a) using only a single filter and measuring the optical density is due to the fact that the relation between the amount of material deposited on the filter and the reading of the optical density obtained mest remain constant with time over the whole range at values observed, a condition which is not usually fulfilled by the photosensitive cells used in known devices. On the contrary, using the method of the present invention it is sufficient that this relation remains constant with respect to time only for a very short range of values, in fact virtually for a single value”，第3頁第62行至第71行所述的“Thus, according to one embodiment of the invention the collecting means comprises an inert filter which is sensitised with respect to the substance to be measured, by means of a surface coating or an adsorbed reagent which reacts with the substance to be measured to produce a change in the transparency or the reflectivity of the filter to light or other radiation, this change being measurable by means of an automatic device”，對該對比文件與本申請中各明顯認(rèn)定有誤的技術(shù)特征進(jìn)行逐一翻譯比對，從字面意思、所起功能、實現(xiàn)原理以及反向技術(shù)啟示等多個方面進(jìn)行反駁。

另外，雖然審查員未明確指出，但筆者清楚本申請獨權(quán)確實沒有限定足夠的與應(yīng)用場景相關(guān)的技術(shù)特征，導(dǎo)致審查員采用一篇比較基礎(chǔ)的現(xiàn)有技術(shù)來評判實際具有確定應(yīng)用場景的本申請。為了為客戶爭取最大權(quán)益，筆者在答復(fù)第一次審查意見時并未對權(quán)要進(jìn)行修改，但權(quán)衡駁回風(fēng)險后，在第二次審查意見答復(fù)文件中將說明書中體現(xiàn)應(yīng)用場景的技術(shù)特征進(jìn)行整理后補入了獨權(quán)，并且意見陳述依然圍繞本申請是為了解決如何在不增加空調(diào)、空氣過濾器等家電硬件成本的前提下，實現(xiàn)對室內(nèi)空氣質(zhì)量的準(zhǔn)確檢測這一技術(shù)問題而展開的。

在使審查員確認(rèn)本申請與對比文件1中相應(yīng)技術(shù)特征不相同也不等同，且本申請中各技術(shù)特征均是圍繞解決筆者重新認(rèn)定的技術(shù)問題后，審查員最終對本專利申請發(fā)出了授權(quán)通知書。

筆者為什么選用上述案例，因為該案還有一個同日提交的“變體”申請，二者核心發(fā)明思想一樣，但獨權(quán)略有區(qū)別。該“變體”申請的審查員竟然給出了一模一樣的對比文件。客觀講，兩位不同的審查員，對于核心發(fā)明思想類似的兩件同日專利申請，均檢索到一篇看似“冷門”的于20世紀(jì)60年代申請、70年代公開的英國專利文獻(xiàn)，審查意見除了表述有所區(qū)別，核心內(nèi)容基本相同。筆者采用了同樣的答復(fù)思路使得該申請也獲得授權(quán)。無論如何，這種檢索復(fù)現(xiàn)性其實體現(xiàn)了審查員檢索能力的專業(yè)性，筆者還是由衷贊佩的。

當(dāng)對比文件2為外文對比文件

當(dāng)對比文件1為中文對比文件，且可以比較明確地確定對比文件1與本申請之間存在的區(qū)別技術(shù)特征，如果此時對比文件2既公開了相應(yīng)區(qū)別技術(shù)特征，且該區(qū)別技術(shù)特征在對比文件2中的作用與其在本申請中的作用相同，則意為對比文件2可給出技術(shù)啟示，在將對比文件1與對比文件2相結(jié)合時，就可否認(rèn)本申請的創(chuàng)造性。

因此，即使審查員認(rèn)為外文對比文件給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示，答復(fù)文件的出發(fā)點通常依然是論述該外文對比文件中相應(yīng)技術(shù)特征的作用與本申請中區(qū)別技術(shù)特征的作用不同，甚至該外文對比文件并未公開上述區(qū)別技術(shù)特征。

以筆者處理過的另一個審查意見答復(fù)為例。該申請請求保護一種空調(diào)換熱器臟堵檢測方法，審查員給出的對比文件1客觀講沒有太大爭議，但是其給出的對比文件2為文件號為US2005247194A1的一篇美國專利文獻(xiàn)，并指出對比文件2說明書第0020-0022段及附圖1-2公開了：在其風(fēng)道內(nèi)設(shè)有過濾器14和換熱器20，系統(tǒng)阻力是過濾器阻力與換熱器阻力之和，由此，若已知系統(tǒng)阻力及過濾器阻力，自然可由二者之差得出換熱器阻力，對比文件1公開了壓差和臟堵程度有直接對應(yīng)關(guān)系，因而通過濾塵網(wǎng)臟堵程度得出其兩側(cè)壓差也是容易想到的，而為了實現(xiàn)該方法而相應(yīng)地設(shè)置獲取模塊和計算模塊則是本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段。

筆者首先認(rèn)真閱讀了上述對比文件2全文，雖然最后的突破點依然在審查員指出的0020段中，不過筆者認(rèn)為閱讀全文還是值得的。筆者在答復(fù)文件中指出，參見其說明書0020段所述，“One of the ordinary person skilled in the art will recognize that the placement of fan 12 after heat exchanger 20 and filter 14 with respect to air flow 22 may be changed without affecting the filtering performed by filter 14 or the slow accumulation of unfiltered debris on heat exchanger 20”，以及附圖1，可以看到，對比文件2并未公開如審查員所述的“系統(tǒng)阻力是過濾器阻力與換熱器阻力之和”。即使對比文件2公開了上述內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于其教導(dǎo)，也僅能獲知換熱器阻力可由系統(tǒng)阻力減去過濾器阻力得到。而對比文件2即使給出阻力關(guān)系，由于阻力和壓差的物理含義并不相同，其并不會使本領(lǐng)域技術(shù)人員輕易想到如何獲得換熱器兩側(cè)壓差，進(jìn)而最終獲取對應(yīng)的換熱器臟堵等級。同時，筆者還在其他方面進(jìn)行了觀點強化。本案最終順利克服創(chuàng)造性問題。

在遇到涉及外文對比文件的審查意見時，專利代理師應(yīng)該將其視為一次機會，既是學(xué)習(xí)新知識的機會，也是提高自己所處理案件授權(quán)率的機會。

我們知道，近年來，中國專利申請占據(jù)了世界專利申請近一半的份額，如果審查員沒有找到合適中文對比文件，說明該申請的技術(shù)方案在國內(nèi)市場上可能比較領(lǐng)先，甚至在國際市場上也可能具有一定價值，無論從技術(shù)知識學(xué)習(xí)，還是答復(fù)技巧學(xué)習(xí)而言，都將對專利代理師的能力提高有所幫助。另外，由于英文或其他小語種畢竟不是包括審查員在內(nèi)的中國人的母語，其對某些技術(shù)特征的理解難免有不到位之處，如果專利代理師能投入更多精力去研讀并準(zhǔn)確抓住這點，這無疑將大幅提高答復(fù)成功的可能性。

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作者：徐蘇明 北京輕創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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