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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：殷蔚 彭斌慧 鄭汝俊 安徽君威知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司
原標(biāo)題：關(guān)于第18921780號(hào)“拼多多”商標(biāo) 無效宣告案之案例評(píng)析
近日，一份“拼多多”商標(biāo)無效宣告裁定書引起了大家的關(guān)注。在這份裁定中，上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司（即“拼多多”電商平臺(tái)所屬公司，下稱拼多多公司）向國家商標(biāo)局提出對(duì)第18921780號(hào)“拼多多”商標(biāo)（下稱爭議商標(biāo)）的無效宣告請(qǐng)求，但是被國家商標(biāo)局多處以“申請(qǐng)人的該項(xiàng)主張缺乏足夠的事實(shí)依據(jù)”為由而裁定維持爭議商標(biāo)。
那么第18921780號(hào)被爭議商標(biāo)到底長什么樣呢？讓我們一起來看一看。
再讓我們來看一看拼多多公司的“拼多多”商標(biāo)什么樣。
這么一看，該爭議商標(biāo)在大家眼里和“拼多多”商標(biāo)完全一致。以目前拼多多現(xiàn)在電商巨頭之一的地位來說，想要無效宣告掉一個(gè)與自己商標(biāo)完全一樣的商標(biāo)并不是一件難事，那么為何該無效宣告卻被國家商標(biāo)局以“申請(qǐng)人的該項(xiàng)主張缺乏足夠的事實(shí)依據(jù)”為由而裁定維持爭議商標(biāo)呢？接下來就讓我們仔細(xì)看下這份無效宣告裁定書。
一、案情總覽
2018年6月1日，申請(qǐng)人拼多多公司對(duì)第18921780號(hào)“拼多多”商標(biāo)（即上述爭議商標(biāo)）提出無效宣告請(qǐng)求；2019年4月15日，該申請(qǐng)被國家商標(biāo)局審理終結(jié)，裁定維持爭議商標(biāo)注冊(cè)。
（爭議商標(biāo)詳情）
（第18921780號(hào)“拼多多”商標(biāo)注冊(cè)流程圖）
二、案例分析
通過上述裁定書，我們可以分析出拼多多公司目前無效宣告失敗的原因：
（一）拼多多公司的引證商標(biāo)公告在后
在爭議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之時(shí)，引證商標(biāo)雖已提出注冊(cè)申請(qǐng)，但尚未獲準(zhǔn)初步審定，故本案應(yīng)適用《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定進(jìn)行審理。其次，爭議商標(biāo)雖然與引證商標(biāo)在音、形、義上相似，但是商標(biāo)近似判斷還需要考慮指定使用的商品服務(wù)是否相同或類似、相關(guān)公眾的注意力以及該商標(biāo)的知名度、影響力等方面。
在本案中，爭議商標(biāo)核定使用的第31類“櫻桃”等商品與引證商標(biāo)核定使用的第31類“樹木”，不屬于類似商品。商標(biāo)局因此判斷爭議商標(biāo)并未構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十一條的情形。
由此可知，即使兩個(gè)商標(biāo)在音形義上相似，但由于核定使用的商品或服務(wù)種類不相同或不相類似，也有可能各自獲準(zhǔn)注冊(cè)。對(duì)于知名企業(yè)來說，如果自己的商標(biāo)在其經(jīng)營范圍相關(guān)的商品或服務(wù)上遺漏注冊(cè)而被他人搶注，之后該企業(yè)再通過自身影響力去無效宣告他人的搶注商標(biāo)，并不一定能成功。因此，對(duì)于知名企業(yè)來說，補(bǔ)全其經(jīng)營范圍相關(guān)的商品或服務(wù)的商標(biāo)注冊(cè)意義重大。
（二）爭議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)并未損害拼多多在先著作權(quán)
在這里，我們需要了解，我國《著作權(quán)法》所保護(hù)的作品，是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)具有獨(dú)創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力成果。一般來說，少數(shù)漢字的排列組合因?yàn)槿鄙侏?dú)創(chuàng)性，并不能獲得我國《著作權(quán)法》的保護(hù)。結(jié)合我國《著作權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定和本案裁定書來看，拼多多公司獲得版權(quán)保護(hù)的應(yīng)當(dāng)是“拼多多”的藝術(shù)字體形式或者設(shè)計(jì)的LOGO，其版權(quán)保護(hù)范圍并不會(huì)及于“拼多多”的普通印刷字體，例如宋體、楷書等。
實(shí)際上，我國商標(biāo)局在判斷注冊(cè)商標(biāo)是否侵犯他人在先著作權(quán)時(shí)，并不會(huì)認(rèn)為以普通印刷字體注冊(cè)的商標(biāo)侵犯設(shè)計(jì)字體作品的版權(quán)。正因?yàn)槿绱?，商?biāo)局判斷爭議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)未構(gòu)成對(duì)申請(qǐng)人在先著作權(quán)的損害。
造成這種情況的原因，是我國《著作權(quán)法》和《商標(biāo)法》對(duì)各自客體有著不同的保護(hù)范圍。我國《著作權(quán)法》并不禁止相似作品的存在，即使是不同作者就同一題材創(chuàng)作的相似作品，只要作品的表達(dá)系獨(dú)立完成并且具有獨(dú)創(chuàng)性，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定作者各自享有獨(dú)立著作權(quán)。而我國《商標(biāo)法》對(duì)商標(biāo)的保護(hù)范圍及于相同商品或類似商品上的相同或近似商標(biāo)，對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍擴(kuò)大到不相同和不相類似的商品上。正是由于《著作權(quán)法》和《商標(biāo)法》對(duì)各自客體采取不同的保護(hù)策略，才造成了上述情況。
但這并不意味著對(duì)作品進(jìn)行版權(quán)登記毫無意義，上述情況只是由于個(gè)案的不適用。相反，進(jìn)行作品版權(quán)登記有如下好處：
1.能幫助著作權(quán)人確定作品著作權(quán)的歸屬，避免在今后因?yàn)橹鳈?quán)歸屬的問題產(chǎn)生糾紛。享有著作權(quán)的重要前提之一，是必須擁有著作權(quán)，這樣才能保護(hù)作品著作權(quán)的合法權(quán)益。?
2.在發(fā)生著作權(quán)人被侵權(quán)需要證明自己的權(quán)利時(shí)，登記的事項(xiàng)可作為擁有著作權(quán)的初步證明。由于著作權(quán)自動(dòng)產(chǎn)生的原則，為著作權(quán)人取得著作權(quán)提供了便利。?
3.在進(jìn)行軟件版權(quán)交易，進(jìn)行版權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可使用等活動(dòng)時(shí)，也需要《作品登記證書》作為權(quán)利證明，有利于作品，軟件的許可、轉(zhuǎn)讓，有利于軟件作品的傳播和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。更有利于交易的順利完成。
4.著作權(quán)登記同時(shí)還是軟件產(chǎn)品登記的前提條件，登記計(jì)算機(jī)版權(quán)有利于產(chǎn)品在我國境內(nèi)合法經(jīng)營或銷售該軟件產(chǎn)品，并可以出版發(fā)行。?
5.?可以享受國家稅收優(yōu)惠政策，是企業(yè)創(chuàng)新實(shí)力的表現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)的有效競(jìng)爭力。
（三）爭議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)并未損害拼多多公司在先域名權(quán)
關(guān)于域名權(quán)，商標(biāo)局認(rèn)定，拼多多公司提交的在案證據(jù)不足以證明在爭議商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日之前，其“pinduoduo.com”域名經(jīng)宣傳使用在“櫻桃”等商品或與之類似的商品上已具有一定知名度，且爭議商標(biāo)與申請(qǐng)人的域名存在一定差異。
造成這種情況的原因可能是拼多多公司在日常生產(chǎn)營銷過程中并沒有把“pinduoduo.com”的域名與“拼多多”商標(biāo)聯(lián)系起來使用，從而使得“pinduoduo.com”的域名不具有對(duì)特定商品指向性。因此，商標(biāo)局判斷爭議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)未構(gòu)成對(duì)申請(qǐng)人在先域名權(quán)的損害。
從這點(diǎn)我們可以獲得警醒，對(duì)于一些線上企業(yè)或者有線上產(chǎn)品布局的企業(yè)來說，在日常的生產(chǎn)經(jīng)營過程中一定要注意將域名與自己的商標(biāo)結(jié)合起來使用，使自己的域名與自己的品牌具有唯一指向性。例如，京東商城就十分注重將域名與自己的品牌上結(jié)合起來使用，在京東的網(wǎng)站上以及京東派送的商品上會(huì)大量出現(xiàn)京東的域名與商標(biāo)，從而使得“JD.com”與自己商標(biāo)具有唯一指向性，完善了自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局。
（四）拼多多公司主張被申請(qǐng)人屬于《商標(biāo)法》第三十二條“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”不成立
《商標(biāo)法》第三十二條的使用有一定的條件，即未注冊(cè)商標(biāo)須先于搶注商標(biāo)在相同或類似商品上使用，且需要具有一定知名度。
本案中，拼多多公司提交的證據(jù)所指向的服務(wù)領(lǐng)域?yàn)椤盀樯唐泛头?wù)的買賣雙方提供在線市場(chǎng)”，與搶注商標(biāo)核定使用的商品服務(wù)并不相同或類似，其所提交證據(jù)并不足以證明其訴求。
（五）拼多多公司認(rèn)為被申請(qǐng)人違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定不成立
在這里，我們先了解一下《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定：“就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)”。
關(guān)于本條第二款的適用條件，《商標(biāo)法釋義》作出了如下解釋：
1.申請(qǐng)人就同一種商品或者類似商品上申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似；
2.申請(qǐng)人與該他人具有合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在。
至于上述適用條件（2）中提及的“其他關(guān)系”，在2017年《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》中有著更進(jìn)一步的明確解釋：“以下情形可以認(rèn)定為商標(biāo)法第十五條第二款中規(guī)定的‘其他關(guān)系’：
（1）商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人之間具有親屬關(guān)系；
（2）商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人之間具有勞動(dòng)關(guān)系；
（3）商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人營業(yè)地址鄰近；
（4）商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人曾就達(dá)成代理、代表關(guān)系進(jìn)行過磋商，但未形成代理、代表關(guān)系；
（5）商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人曾就達(dá)成合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系進(jìn)行過磋商，但未達(dá)成合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系。
回歸本案，拼多多公司所提交的證據(jù)不足以證明被申請(qǐng)人與申請(qǐng)人之間存在《商標(biāo)法》第十五條第二款所指的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系，故商標(biāo)局判定不構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第二款所規(guī)定之情形。
三、案件思考
回顧整個(gè)裁定書，相較于法理，拼多多公司被裁定為“無效理由不成立”似乎更多是因?yàn)樽C據(jù)準(zhǔn)備不足。在裁定書中也可以發(fā)現(xiàn)，“申請(qǐng)人提交的證據(jù)不足以證明”這段文字多處出現(xiàn)。這也給我們帶來了一些啟示：
首先，在進(jìn)行商標(biāo)無效宣告申請(qǐng)時(shí)，大量提交多而雜的證據(jù)并不一定有效，準(zhǔn)確而簡練的證據(jù)往往能一擊制勝。
其次，對(duì)于企業(yè)來說，商標(biāo)的保護(hù)不僅僅限于《商標(biāo)法》，對(duì)版權(quán)、域名的保護(hù)同樣可以加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)的保護(hù)。
最后，如果企業(yè)想要以后做大做強(qiáng)，盡量在一開始就完善自己的商標(biāo)布局，在日后的使用中也要注意宣傳和推廣，尤其在本次《商標(biāo)法》修改多次強(qiáng)調(diào)“商標(biāo)實(shí)際使用”的情況下，商標(biāo)使用日益重要。否則便可能會(huì)出現(xiàn)“拼多多”無效宣告失敗的情況。
不過該裁定書并不代表拼多多公司的徹底失敗，拼多多公司是否會(huì)向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴，還須等待后續(xù)進(jìn)展。
四、筆者建議
通過對(duì)“拼多多”商標(biāo)無效宣告案裁定書的研究，針對(duì)裁定書中拼多多公司的一些問題，筆者給出如下建議：
（一）拼多多公司可以提交在爭議商標(biāo)申請(qǐng)前，自己已經(jīng)在“櫻桃”等商品上進(jìn)行使用的證據(jù)。例如爭議商標(biāo)申請(qǐng)前拼多多公司銷售帶有“拼多多”商標(biāo)的櫻桃等商品的文件，以此證明自己的商標(biāo)在先使用。同時(shí)，提交拼多多公司在被申請(qǐng)人所在地進(jìn)行廣告宣傳、商品交易的證據(jù)，用以證明被申請(qǐng)人明知“拼多多”商標(biāo)而搶先注冊(cè)。
（二）拼多多公司可以提交在爭議商標(biāo)申請(qǐng)日前，其在“pinduoduo.com”上“櫻桃”等商品的銷售情況。例如“櫻桃”商品銷售量、銷售地區(qū)、銷售金額、用戶數(shù)量等，用以證明其域名已經(jīng)與“拼多多”和“櫻桃”等商品具有一定程度的關(guān)聯(lián)性。
（三）根據(jù)《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十六條第二款對(duì)“申請(qǐng)人與該他人具有合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在”的解釋來看，商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人營業(yè)地址鄰近也可以認(rèn)為存在其他關(guān)系。通過商標(biāo)局官網(wǎng)檢索，第18921780號(hào)“拼多多”商標(biāo)的申請(qǐng)人伏柯營業(yè)地址主要位于四川省，因此拼多多公司可以提交爭議商標(biāo)申請(qǐng)前其在四川省各市進(jìn)行經(jīng)營銷售的相關(guān)文件，用以證明其與被申請(qǐng)人之間存在“其他關(guān)系”。
五、結(jié)語
通過對(duì)上述裁定書的研究分析，我們可以看到商標(biāo)無效宣告的復(fù)雜性。在商標(biāo)無效宣告過程中，大公司、知名企業(yè)并不一定意味著成功，其無效宣告申請(qǐng)必須有堅(jiān)實(shí)、有效的證據(jù)基礎(chǔ)，否則便可能會(huì)像拼多多公司一樣無效宣告失敗。這便告訴我們，企業(yè)的商標(biāo)布局必須扎實(shí)而全面，莫待亡羊再補(bǔ)牢。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：殷蔚 彭斌慧 鄭汝俊 安徽君威知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
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