從屬專利研究——兼論“瑞德西韋”抗新冠用途專利取得后的限制

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作者：向俊杰 濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化綜合行政執(zhí)法支隊

原標(biāo)題：從屬專利研究——兼論“瑞德西韋”抗新冠用途專利取得后的限制

近日，因武漢病毒研究所對吉利德科學(xué)公司的專利藥品“瑞德西韋” 抗新冠用途申報了新的中國發(fā)明專利，引起了廣泛的關(guān)注和討論。從法律角度來看，武漢病毒研究所和吉利德科學(xué)公司之間的沖突主要體現(xiàn)在申請被授權(quán)后，產(chǎn)品專利和該產(chǎn)品新用途專利之間的權(quán)利沖突。即：從屬專利和在先基本專利之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的界定。

一、從屬專利的含義和特征

我國專利法沒有明確規(guī)定從屬專利的定義，相關(guān)的司法解釋【1】雖對從屬專利的概念作出過解釋，并列舉了從屬專利的主要形式，但其主要是從專利侵權(quán)判斷的角度出發(fā)，因此并不能算是對從屬專利含義的全面、準(zhǔn)確概括。一般認(rèn)為從屬專利是指《專利法》“專利實施的強(qiáng)制許可”章中第五十一條規(guī)定的“比前已經(jīng)取得專利權(quán)的發(fā)明或者實用新型具有顯著經(jīng)濟(jì)意義的重大技術(shù)進(jìn)步，其實施又有賴于前一發(fā)明或者實用新型的實施的”發(fā)明或者實用新型專利。

首先，從屬專利是在后專利。從屬專利是相對于在前的已經(jīng)取得專利權(quán)的發(fā)明或者實用新型（以下簡稱在先基本專利）而言，其中在先基本專利的授權(quán)公告日應(yīng)早于從屬專利的授權(quán)公告日，且其專利權(quán)處于合法有效、尚未終止的狀態(tài)，在先基本專利不包括尚未取得專利權(quán)的專利申請，也不包含因主動放棄、被宣告無效或保護(hù)期限屆滿等原因已經(jīng)終止的專利。

其次，從屬專利的從屬性僅指實施而言。即，從屬專利的實施依賴于在先基本專利的實施。從屬專利的實施必然會落入在先基本專利的保護(hù)范圍或者覆蓋其的技術(shù)特征，從屬專利的技術(shù)方案包括了在先基本專利的全部必要技術(shù)特征和其他新加的技術(shù)內(nèi)容。但是從屬專利的申請、獲取、終止、無效和保護(hù)等都是獨(dú)立的，不依賴于與在先基本專利。

再次，從屬專利具有重大技術(shù)進(jìn)步?！爸卮蠹夹g(shù)進(jìn)步”是指與在先基本專利相比，在技術(shù)上有較突出的貢獻(xiàn)且因此能夠產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，其不同于專利法中規(guī)定的“創(chuàng)造性”。創(chuàng)造性是判斷專利申請是否可被授予專利權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)之一，是相對于現(xiàn)有技術(shù)而言，重大技術(shù)進(jìn)步則是從屬專利是否可申請專利強(qiáng)制許可的條件之一，是相對于在先基本專利而言的。從屬專利除被依法無效宣告外，在專利權(quán)期限內(nèi)一直具有創(chuàng)造性，但并不一定具有或一直具有重大技術(shù)進(jìn)步。

最后，從屬專利的類型只能是發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠?，不包括外觀設(shè)計專利。

二、從屬專利的獲取與強(qiáng)制許可

獲取從屬專利，首先申請專利的技術(shù)方案（以下簡稱申請方案）除了包括在先基本專利的全部必要技術(shù)特征外，還應(yīng)“增加新的技術(shù)內(nèi)容”，附加新的技術(shù)特征，其次申請方案當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性，符合專利法中授予發(fā)明和實用新型專利權(quán)的相關(guān)規(guī)定。

申請方案中新的技術(shù)特征的增加，應(yīng)當(dāng)使其相對于在先基本專利具有顯著經(jīng)濟(jì)意義的重大技術(shù)進(jìn)步，新的技術(shù)特征可以是在原有產(chǎn)品專利技術(shù)特征的基礎(chǔ)上增加的新的技術(shù)特征或發(fā)現(xiàn)的原來未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途特征，也可以是在原有方法專利技術(shù)方案的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)的新的未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途特征，還可以是對在先基本專利的一般（上位）概念技術(shù)特征的具體（下位）化。判斷申請方案的新穎性、創(chuàng)造性和實用性時，應(yīng)當(dāng)將其作為一個整體來判斷，不能僅針對其包含的現(xiàn)在基本專利的全部必要技術(shù)特征進(jìn)行判斷，也不能僅針對附加的新的技術(shù)特征進(jìn)行判斷，而應(yīng)當(dāng)將兩者結(jié)合起來作為一個整體，綜合進(jìn)行判斷。此外，在先基本專利可能構(gòu)成申請方案的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請，用以判斷其新穎性和創(chuàng)造性，此時應(yīng)當(dāng)將其與在先基本專利的說明書、附圖和權(quán)利要求書中的所有內(nèi)容進(jìn)行對比，而不能僅僅與在先基本專利的權(quán)利要求書進(jìn)行對比。

武漢病毒研究所對“瑞德西韋”抗新冠用途的申請，屬于對原有產(chǎn)品未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途的專利申請，如果其獲得專利權(quán)，則屬于“瑞德西韋”產(chǎn)品專利的從屬專利。

我國專利法規(guī)定，發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)。申請方案依法被授予專利權(quán)后，實施該從屬專利時，必然會覆蓋在先基本專利權(quán)的保護(hù)范圍，其實施受到在先基本專利權(quán)的制約。為了協(xié)調(diào)從屬專利與在先基本專利的沖突，《專利法》第五十一條規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門根據(jù)從屬專利權(quán)人的申請，可以給予其實施在先基本專利的強(qiáng)制許可。但是，申請強(qiáng)制許可只是一種可選方式，并不是所有情況下都需要申請強(qiáng)制許可，如在從屬專利和在先基本專利屬于同一權(quán)利人時，權(quán)利人實施該從屬專利無需也沒有必要申請強(qiáng)制許可；在從屬專利和在先基本專利屬于不同權(quán)利人時，如果事先取得了在先基本專利權(quán)人的許可，則從屬專利權(quán)利人同樣也就沒有必要再去申請強(qiáng)制許可。一般只有在從屬專利和在先基本專利屬于不同權(quán)利人時，從屬專利權(quán)人才有必要申請強(qiáng)制許可，此時，從屬專利權(quán)人仍可選擇先與在先基本專利的權(quán)利人進(jìn)行協(xié)商。

從屬專利申請強(qiáng)制許可的，其申請的理由和依據(jù)并不僅僅局限于《專利法》第五十一條的規(guī)定。如果在先基本專利權(quán)人的行為構(gòu)成了《反壟斷法》中的“濫用市場支配地位”的行為，已被依法認(rèn)定為壟斷行為，則從屬專利權(quán)人可以《專利法》第四十八條第（二）項的規(guī)定申請強(qiáng)制許可【2】。

為了體現(xiàn)法律的公平性原則，《專利法》第五十一條同時還規(guī)定，在依法給予從屬專利實施在先基本專利的強(qiáng)制許可的情況下，國務(wù)院專利行政部門也可以根據(jù)在先基本專利權(quán)人的申請，給予其實施從屬專利的強(qiáng)制許可。但是， 如果從屬專利是依據(jù)《專利法》第四十八條第（二）項申請并獲得實施的強(qiáng)制許可的，則在先基本專利權(quán)人不能依據(jù)《專利法》第五十一條的規(guī)定申請并獲得實施從屬專利的強(qiáng)制許可。

由此可知，如果武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋” 抗新冠用途專利，同時也就取得了對“瑞德西韋”產(chǎn)品專利的強(qiáng)制許可申請權(quán)，從法律上保證了新冠用途專利最終能夠得以實施。但是，獲得強(qiáng)制許可后，武漢病毒研究所應(yīng)當(dāng)依法向“瑞德西韋”產(chǎn)品專利人即吉利德科學(xué)公司支付專利許可使用費(fèi)。

三、從屬專利的實施和轉(zhuǎn)讓

根據(jù)我國專利法的規(guī)定，專利權(quán)的實施是指即為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，從屬專利的實施主體包括專利權(quán)人和第三人。專利權(quán)人自己實施的，為了解決從屬專利與在先基本專利之間的權(quán)利沖突問題，通常的做法是與在先基本專利權(quán)人訂立一種被稱為“交叉許可”的許可合同，相互給予方便，讓雙方都能實施具有顯著經(jīng)濟(jì)意義的重大進(jìn)步的技術(shù)【3】，在我國的專利實踐中很少有為此申請強(qiáng)制許可的情形；第三人通過訂立專利實施許可合同取得從屬專利的實施權(quán)，但同時還應(yīng)獲得在先基本專利人的許可，否則將會對其構(gòu)成對侵權(quán)，面臨承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任的法律風(fēng)險。無論第三人獲得的是普通許可、排他許可還是獨(dú)占許可，都不能依據(jù)《專利法》第五十一條的規(guī)定申請并獲得實施在先基本專利的強(qiáng)制許可，因為該條規(guī)定的申請人只有專利權(quán)人，而不包括被許可人。專在沒有獲得在先基本專利的實施許可的情況下，從屬專利權(quán)人及其許可人以從屬專利為合法取得為由，主張其實施行為不侵犯在先基本專利權(quán)的，理由不成立。

我國專利法規(guī)定，專利權(quán)可以依法取轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立書面合同，并向國務(wù)院專利行政部門登記，由國務(wù)院專利行政部門予以公告，專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。轉(zhuǎn)讓從屬專利時，轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當(dāng)事先告知受讓人從屬專利的情況，并對在先基本專利實施許可的取得、許可使用費(fèi)的分?jǐn)偙壤认嚓P(guān)事項作出約定。如果專利轉(zhuǎn)讓后才發(fā)現(xiàn)其是另一專利的從屬專利，專利轉(zhuǎn)讓合同對此有約定的，按照合同的約定處理，沒有約定的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)本著誠實、守信和公平原則進(jìn)行協(xié)商處理。

由此可知，如果武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋”產(chǎn)品的新用途專利后，許可他人實施其專利的，被許可人還應(yīng)當(dāng)同時取得吉利德科學(xué)公司的許可，否則將會侵犯其產(chǎn)品專利權(quán)；若武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋”產(chǎn)品的新用途專利后，轉(zhuǎn)讓他人的，則武漢病毒研究所將不再擁有對瑞德西韋”產(chǎn)品專利的強(qiáng)制許可申請權(quán)。

注釋：

【1】《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》(京高法發(fā)〔2001〕229號)第121條

【2】尹新天. 中國專利法詳解 [M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社,2011：531

【3】同上

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作者：向俊杰 濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化綜合行政執(zhí)法支隊

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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