說明書是否充分公開的“211”判斷思路

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作者：謝林明

原標題：說明書是否充分公開的“211”判斷思路

1、前言

《專利法》第26條3款規(guī)定：說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準，該條款既是對審查員提出的審查要求，也是對申請人提出的申請文件撰寫要求。換言之，對于申請人而言，其有義務(wù)充分公開所要求保護的技術(shù)方案，以使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)說明書記載的內(nèi)容，實現(xiàn)要求保護的技術(shù)方案；對于審查員而言，則應(yīng)當(dāng)在全面了解申請人請求保護的技術(shù)方案的前提下，合理的運用該條款審查是否充分公開，以維護社會公眾的利益。

實踐中，申請人在撰寫申請文件時，出于某種目的，有時不愿意詳盡地公開其解決技術(shù)問題的核心技術(shù)方案，或者不知道應(yīng)當(dāng)將技術(shù)方案公開到什么程度才對自己最有利。而在審查過程中，審查員對于技術(shù)方案是否充分公開的判斷非常慎重，如果判斷錯誤，極有可能損害申請人的權(quán)利或者社會公眾的利益。因此，深刻理解《專利法》第26條3款的規(guī)定對于審查員和申請人都很重要。

2、關(guān)于說明書充分公開的理解

根據(jù)《專利法》和《專利審查指南》對說明書充分公開的相關(guān)規(guī)定可知，說明書要達到充分公開，必須符合：2個要求、1個標準、1個“人”的規(guī)定（在本文中簡稱“211”判斷思路）。

2個要求分別是指說明書充分公開需要達到的2個條件。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，充分公開必須滿足說明書內(nèi)容清楚和內(nèi)容完整的要求。內(nèi)容清楚是指說明書應(yīng)當(dāng)從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，明確地反映出發(fā)明或者實用新型想要做什么和如何去做，且應(yīng)當(dāng)使用所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)術(shù)語。內(nèi)容完整是指說明書應(yīng)當(dāng)包括有關(guān)理解、實現(xiàn)發(fā)明或者實用新型所需的全部技術(shù)內(nèi)容，凡是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的有關(guān)內(nèi)容，均應(yīng)當(dāng)在說明書中描述。

1個標準是指判斷請求保護的技術(shù)方案在說明書中公開到什么程度。即請求保護的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)能夠?qū)崿F(xiàn)，具體而言是指說明書對發(fā)明或者使用新型作出的清楚、完整的說明，應(yīng)當(dāng)達到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度。比如說明書中只給出任務(wù)或設(shè)想，或者只表明一種愿望或結(jié)果，而未給出任何能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段，這屬于典型的未達到充分公開的程度。申請人非常關(guān)心技術(shù)方案公開到什么程度才符合充分公開的規(guī)定，筆者認為：申請人應(yīng)當(dāng)深刻理解專利權(quán)“公開換保護”的原則與商業(yè)秘密之間的區(qū)別，具體來說，申請人應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，明確技術(shù)方案要解決的技術(shù)問題，再確定要解決技術(shù)問題的技術(shù)手段，并對解決技術(shù)問題的技術(shù)手段進行詳細描述。

1個“人”是指判斷請求保護的技術(shù)方案是否充分公開的主體。判斷主體應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員，而不應(yīng)當(dāng)為某一個具體的審查員，這一點至關(guān)重要。《專利審查指南》中對于本領(lǐng)域技術(shù)人員已有較為詳細的規(guī)定，但是，我們在判斷技術(shù)方案是否充分公開和是否具備新創(chuàng)性時，本領(lǐng)域技術(shù)人員看待技術(shù)方案的視角是不同的。在審查新創(chuàng)性時，本領(lǐng)域技術(shù)人員是站位在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，判斷得到請求保護的技術(shù)方案的難易程度以及是否需要付出創(chuàng)造性勞動；而在審查充分公開時，本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)站位在本申請請求保護的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)以及其掌握的公知常識，看是否能夠?qū)崿F(xiàn)請求保護的技術(shù)方案。

3、判斷說明書充分公開的誤區(qū)

判斷說明書是否充分公開容易出現(xiàn)誤區(qū)，這些誤區(qū)往往出現(xiàn)在“211”判斷思路的判斷標準以及判斷主體等方面。

誤區(qū)一：

商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、具有商業(yè)價值并經(jīng)權(quán)利人采取相應(yīng)保密措施的技術(shù)信息、經(jīng)營信息等商業(yè)信息，而專利權(quán)則是通過“公開換保護”的原則，促進技術(shù)進步，避免重復(fù)研發(fā)，這是兩者的主要區(qū)別之一，也是發(fā)明人在撰寫時存在的誤區(qū)之一。

國內(nèi)一些剛剛成立的小型企業(yè)或個人，由于缺乏知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)知識，在提交申請文件時，他們往往出于保護核心技術(shù)的目的，不愿意公開核心技術(shù)，僅在說明書中給出任務(wù)或設(shè)想，未提供具體實施的技術(shù)手段，或者對于解決技術(shù)問題的核心技術(shù)手段未詳細公開，導(dǎo)致不能實現(xiàn)技術(shù)方案、解決技術(shù)問題、產(chǎn)生技術(shù)效果，因此，導(dǎo)致說明書不滿足充分公開的標準，這是混淆專利權(quán)保護與商業(yè)秘密保護的典型情形。

誤區(qū)二：

判斷說明書是否充分公開的主體是本領(lǐng)域技術(shù)人員，而不是個體審查員，這是審查過程中容易產(chǎn)生的誤區(qū)之一。

隨著技術(shù)日新月異的發(fā)展以及跨領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)的合作增多，跨領(lǐng)域的、交叉學(xué)科的技術(shù)方案越來越多，那么，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員的要求也越來越高，如果僅站位個體審查員，則很容易因為個體知識的局限而導(dǎo)致不能根據(jù)說明書的記載實現(xiàn)技術(shù)方案，從而導(dǎo)致判斷失準，或者，未充分了解現(xiàn)有技術(shù)，也會導(dǎo)致判斷有失偏頗。檢索是充分了解現(xiàn)有技術(shù)，逼近本領(lǐng)域技術(shù)人員的有效方式之一，因此，在進行判斷時，應(yīng)當(dāng)充分地檢索以了解現(xiàn)有技術(shù)，盡可能站位本領(lǐng)域技術(shù)人員來理解技術(shù)方案，并判斷請求保護的技術(shù)方案是否在說明書中充分公開。

4、總結(jié)

說明書充分公開請求保護的技術(shù)方案，既是對申請人的撰寫義務(wù)，也是對審查員的審查要求。申請人撰寫時，如果未充分公開技術(shù)方案，則較難通過補正予以克服，最終會導(dǎo)致無法獲得授權(quán)；審查員在審查時，如果不能站位本領(lǐng)域技術(shù)人員準確理解技術(shù)方案，則會導(dǎo)致判斷錯誤而損害申請人的權(quán)益或者社會公眾的利益。因此，準確把握說明書充分公開的判斷思路對于申請人和審查員都很重要。本文在《專利法》和《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，總結(jié)了判斷說明書是否充分公開的“211”判斷思路，并對判斷中容易出現(xiàn)的誤區(qū)進行了討論。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：謝林明

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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