如何判斷說明書是否滿足A26.3來闡釋新申請撰寫或翻譯時的注意事項？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：羅爽北京品源專利代理有限公司

原標題：淺談撰寫或翻譯時關于A26.3的注意事項

近年，隨著審查力度趨于嚴格，不符合A26.3（專利法二十六條第三款）的審查意見的數(shù)量也逐漸增多。A26.3往往沒有A22.2和A22.3那樣受到重視，在新申請撰寫階段，由于研究不深入使表述不清楚，或者對該技術過于理解而缺失了某些必要說明，都可能導致說明書公開不充分。在面對一些公開不充分的審查意見（或無效）的情況下，受限于“修改不能超范圍”的規(guī)定，申請人往往只能被動的放棄某個技術特征，甚至放棄整個專利申請。因此，本文從如何判斷說明書是否滿足A26.3展開思考，并結合幾個案例來闡釋新申請撰寫或翻譯時的注意事項。

A26.3條規(guī)定，說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)為準。說明書對發(fā)明或者實用新型作出的清楚、完整的說明，應當達到所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)的程度。

判斷說明書是否滿足A26.3的規(guī)定，主要就是判斷是否“清楚”、“完整”、“能夠實現(xiàn)”。在判斷過程中，應注意以下三個要點：1）明確所屬的技術領域，從所屬領域技術人員的角度出發(fā)；2）除了說明書記載的內(nèi)容以外，還應考慮相關現(xiàn)有技術以及所屬技術領域的公知常識，客觀判斷發(fā)明或實用新型技術方案能否解決所述技術問題，能否達到預期的技術效果；3）在一些特殊領域，如化學領域，當判斷必須依賴于相應的實驗結果加以證實才能得出結論時，還要考察說明書中對實驗結果的記載。

01、清楚

清楚說明技術方案、完整記載實施技術方案不可缺少的技術內(nèi)容是能夠實現(xiàn)該技術方案的必要條件。若技術方案和技術效果出現(xiàn)矛盾或不關聯(lián)，或者說明書中的表述不準確，導致所屬領域技術人員無法清楚、準確的理解其含義，無法實現(xiàn)技術方案，則說明書不符合A26.3的規(guī)定。

在新申請撰寫時，對于某個技術特征必須在某種特定條件下（溫度、濕度、氣壓、負載等）進行實施的情況，應注意是否在說明書中明確記載了該條件，否則可能會造成說明書公開不充分的缺陷。例如在一件涉及金屬材料處理方法的專利申請中，申請人公開了在一定的溫度下對某材料進行回火處理的步驟，但是沒有公開具體的溫度范圍。也就是說，說明書給出了技術手段（回火），但是該技術手段是含糊不清的，即本技術領域的人員并不能得知在多高的溫度下進行回火處理會達到本發(fā)明的技術效果。因此本領域的普通技術人員無法根據(jù)說明書的描述具體實施該技術手段。

例1.1 本案公開了一種高壓輸電線路絕緣子帶電檢測的方法及其裝置，該發(fā)明能在帶電狀態(tài)下，逐個、定量地測量絕緣子的漏電流，可簡單地利用歐姆定理精確計算被測絕緣子的電阻值，徹底解決了高壓輸電線路帶電檢測的難題，克服了傳統(tǒng)絕緣子檢測方法不能量化的不足。

第一次審查意見通知書中指出說明書中未記載檢測電壓范圍，并且由于高壓電下絕緣子產(chǎn)生泄漏電流，該電流與檢測電壓引起的電流疊加，從而導致測量結果不準確，因此說明書未對發(fā)明做出清楚、完整的說明，不符合專利法第26條第3款的有關規(guī)定。

其實，本案的帶電檢測在具體實施例中有一個隱含的條件“在交流電路的過零點采樣電壓/電流值可排除電網(wǎng)電壓的影響”，因此本申請無論在輸電線路是直流或交流，在檢測絕緣子電阻時，均濾除了高壓電網(wǎng)的影響。本申請相當于基于不帶電的檢測電壓，在實施時并不受高壓電的影響。

針對一通指出了技術手段不清楚的問題，為了不修改超范圍，申請人沒有直接補充電壓范圍，而是認為電壓范圍屬于公知常識，并提供相應的標準證明。而二通中，由于審查員和申請人對技術方案的認知有差異，對發(fā)明能否達到效果存在疑慮，則做出了駁回決定。好在復審時提供的大量證據(jù)能被認可，為發(fā)明的效果提供了有力證據(jù)，最后才得以授權。（授權公告號CN 1320366C）除了在答復審通時提供證據(jù)，在新申請撰寫時如果能夠在實施例中給足證據(jù)或是給出理論的推導，就能為證明效果提供充分的保證，避免審查員的疑慮。

為了保障所屬領域技術人員能夠準確地理解技術方案，說明書應當使用所屬技術領域的技術術語，技術術語應當含義清晰、指向明確，不會造成歧義。在撰寫時，應明確發(fā)明或實用新型所屬的技術領域，使用所屬領域正式的、有明確界定的術語。特別是在申請文件的翻譯過程中，技術術語在翻譯后是否在新的語言環(huán)境中有歧義，對于不同國家的技術人員來講，是否能準確理解術語原本的含義。例如，通信領域的靈活以太網(wǎng)（Flex Ethernet；FLEXE）一詞在日語中很難找到與之對應的詞，在翻譯時最好加以解釋或者附上英文，以便日本的本領域技術人員能準確地理解。

若申請人出于某種原因，對于與實現(xiàn)技術方案密切相關的內(nèi)容要使用某個自造詞，作為代理人就要注意檢查該自造詞是否有明確的解釋和說明，以免所述領域技術人員無法清楚理解并實現(xiàn)發(fā)明或實用新型，使說明書不滿足A26.3的規(guī)定。

02、完整

一般來說，當說明書記載內(nèi)容的缺失影響到發(fā)明或實用新型的實現(xiàn)時，則會被認為不符合A26.3的規(guī)定。說明書不完整的情況主要有：缺少某個關鍵步驟或關鍵結構的描述；對于表述為功能或效果的技術內(nèi)容，沒有給出具體的實施例；克服技術偏見的發(fā)明或實用新型，未給出新的技術方案為何能克服技術偏見的理由等。

不過，完整并不意味著要面面俱到，對于基于常識就能知曉的內(nèi)容，若未在說明書中詳細說明，也不影響所屬領域技術人員的理解和實施，則其缺失不足以導致不滿足A26.3的規(guī)定。

例2.1 本案涉及一種易脫離的球形燃料箱。根據(jù)說明書的描述，該球形燃料箱用于降低飛行器在空難中的傷害，具體而言，將所述燃料箱與飛行器成易脫離安裝關系，發(fā)生事故時，燃料箱會因沖擊或氣壓脫離飛行器，從而降低事故的損害程度。但是說明書中只描述了該燃料箱為球形，內(nèi)有氣膽，壓力可調，對于如何實現(xiàn)“發(fā)生事故時易脫離”這一結果，沒有任何具體的技術手段，缺少對實現(xiàn)該結果的相應技術要素的描述。因此，審查員認為說明書不符合A26.3的規(guī)定。

對于實現(xiàn)主要技術方案的必要技術特征（要素），在撰寫時應注意檢查有沒有遺漏或者在附圖中有沒有明確的體現(xiàn)。在撰寫時，應從整體把握發(fā)明或實用新型的技術方案，特別是關鍵的、對于實現(xiàn)技術效果不可缺失的結構或步驟，應該反復核實，并將方案盡量具體化，必要的時候還要補充附圖、補充實驗數(shù)據(jù)等。

有些情況下，背景技術中符合要求的內(nèi)容也可以納入判斷說明書是否充分公開的范圍。在復審委的典型案例指引中，指出了引證文件應滿足以下條件：1）引證文件應當是公開出版物；2）說明書中對于引證文件的出處和引證內(nèi)容給出明確的指引；3）所引證的非專利文件和外國專利文件的公開日應當在本專利（或專利申請）的申請日前公開，所引證的中國專利文件的公開日不晚于本專利（或專利申請）的公開日。

03、能夠實現(xiàn)

所屬領域的技術人員能夠實現(xiàn)，是指所屬領域技術人員安置說明書記載的內(nèi)容，就能夠實現(xiàn)該發(fā)明或實用新型的技術方案，解決其技術問題，并產(chǎn)生預期的技術效果。

具體而言，無法實現(xiàn)可以歸納為以下幾種類型：1）只有任務或目標，沒有具體的技術手段；2）給出了技術手段，但手段含糊不清，根據(jù)說明書無法具體實施；3）給出了技術手段，但無法解決發(fā)明或實用新型所要解決的問題；4）由多個技術手段構成的技術方案，其中一個技術手段無法實現(xiàn)；5）技術方案的效果依賴于實驗結果加以證實，但未給出實驗證據(jù)。

例3.2 涉案專利為實用新型專利，其授權公告的權利要求書涉及一種絲狀等離子體反應器。權利要求2限定了“放電金屬絲的直徑在0.05毫米至0.6毫米之間”，說明書中僅公開了“放電金屬絲的直徑在0.15毫米至0.4毫米之間”；權利要求3限定了“每根金屬絲的間距為5毫米至18毫米”，說明書中僅公開了“每根金屬絲的間距為10毫米至14毫米”；權利要求4限定了“放電金屬絲與另一電極板的間距為5毫米至20毫米”，說明書中僅公開了“放電金屬絲與另一電極板的間距為9毫米至15毫米”。

請求人針對涉案專利向國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會（下稱專利復審委員會）提出無效宣告請求。無效宣告理由包括：權利要求2-4的數(shù)值范圍與說明書的記載不一致，得不到說明書的支持，不符合我國專利法第二十六條第四款的規(guī)定。

專利復審委員會在作出的第19327號無效宣告審查決定書中認為，在說明書中已給出的數(shù)值范圍基礎上，本領域技術人員根據(jù)實際需要能夠合理概括得到權利要求2-4中較寬的數(shù)值范圍，權利要求2-4得到說明書的支持。北京市第一中級人民法院作出（2013）一中知行初字第697號行政判決書維持無效決定，基本認同專利復審委員會的觀點。北京市高級人民法院（下稱北京高院）二審作出（2013）高行終字第1368號行政判決書，撤銷一審判決，認為：權利要求2-4的數(shù)值范圍大于說明書記載的范圍，且本領域技術人員不能確定該數(shù)值范圍是唯一的，即權利要求2-4的數(shù)值范圍還可以擴大，故權利要求2-4未得到說明書支持。當事人申請再審后，最高人民法院作出（2015）知行字第260號行政裁定書，認為：本專利說明書中既沒有對權利要求2-4的數(shù)值范圍進行具體解釋或說明，也沒有公開端點值附近的具體實施方式，本領域技術人員難以合理概括得到權利要求2-4限定的數(shù)值范圍，權利要求2-4未得到說明書支持。

在無效請求程序和一審中，判斷的標準在于擴展數(shù)值范圍的技術手段是否為公知常識或有技術教導，是否存在無法實施的證據(jù)；而二審和再審中，判斷標準變嚴格，對于涉及數(shù)值范圍的改進，應給出兩端值實施例。本案中，如果申請人在專利申請過程中就注意到這個問題，主動修改或對權利要求做出調整，使數(shù)值范圍的概括得到充分支持，就能夠避免授權后被無效的風險。

對于涉及數(shù)值的技術方案，在撰寫時應當遵循《專利審查指南》中的相關規(guī)定：當權利要求相對于背景技術的改進涉及數(shù)值范圍時，通常應給出兩端值附近（最好是兩端值）的實施例，當數(shù)值范圍較寬時，還應當給出至少一個中間值的實施例。

綜上，在新申請撰寫或翻譯時，有以下幾點值得注意：1）對于某個技術特征必須在某種特定條件下（溫度、濕度、氣壓、負載等）進行實施的情況，應確認是否明確記載了該條件；2）技術術語應當含義清晰、指向明確，不會造成歧義；3）確認是否缺少關鍵步驟或關鍵結構、功能限定的技術特征有沒有具體實施例的支持、是否缺少克服技術偏見的理由或原理；4）確認技術方案是否能夠實現(xiàn)、多個技術手段是否都能實現(xiàn)、有沒有必要的實驗數(shù)據(jù)加以證實；5）關鍵技術特征涉及數(shù)值范圍的，是否有兩端值附近的實施例，當數(shù)值范圍較寬時，還應當給出至少一個中間值的實施例。把握好對于A26.3的判斷，有利于盡早發(fā)現(xiàn)說明書的缺陷，及時修改或補充內(nèi)容，為申請人爭取到應有的權利。

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作者：羅爽北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君