組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張欽 中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所

原標題：組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧

組合物發(fā)明是一種常見的發(fā)明類型，有自身的一些特點。在答復(fù)組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見時既要考慮一般發(fā)明創(chuàng)造性的答復(fù)思路，也要考慮組合物發(fā)明的特點。

組合物發(fā)明的特點在于至少兩種化學(xué)組分或進一步與其含量的組合，以實現(xiàn)特定的技術(shù)效果。其中，各組分之間可以是簡單混合，也可以在特定條件下發(fā)生化學(xué)反應(yīng)（即，反應(yīng)性組分）。通常，各組分都是現(xiàn)有技術(shù)中已知的，然而技術(shù)特征（主要是組分，或者進一步結(jié)合含量或比例）、技術(shù)問題和技術(shù)效果之間的關(guān)聯(lián)具有多樣性和不確定性。

組合物發(fā)明通常采用組成（組分、含量）和結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)、和/或制備方法這三種方式來表征。由于性能參數(shù)往往不是技術(shù)手段，而是直接或間接反映要解決的技術(shù)問題，所以判斷其是否具有限定作用，需要確定使組合物滿足所述性能參數(shù)的技術(shù)手段（即，組成和結(jié)構(gòu)）。同樣地，判斷制備方法是否具有限定作用，需要確定其對組合物的組成或者結(jié)構(gòu)是否產(chǎn)生影響，所以本文僅討論組合物用組成來表征的情形。

組合物發(fā)明包括兩種或更多種組分，組分之間通常通過以下作用方式來體現(xiàn)其創(chuàng)造性。

例1，一種防污涂料組合物，其包含聚硅氧烷基粘結(jié)劑體系，2-7 %干重的親水改性聚硅氧烷，和抗微生物劑，其中所述親水改性聚硅氧烷與抗微生物劑的重量比為1:0.2-1:6。其中的技術(shù)構(gòu)思在于采用親水改性的聚硅氧烷來促進抗微生物劑發(fā)揮防污功效（以下有詳細分析）。

例2，一種抗皮膚過敏的組合包，其由0.02-3%的D-泛醇、0.01-1.5%的尿囊素和0.2-5%的燕麥仁提取物的組合組成。在該發(fā)明中，D-泛醇、尿囊素和燕麥仁提取物組分在一定含量范圍內(nèi)具有協(xié)同增效作用，從而獲得改進的抗過敏性。

有些組合物發(fā)明，組分間的作用方式不清晰，只能歸納為各種經(jīng)選擇的組分的組合。

例3，一種去污組合物，其包含：1-50wt%的單乙醇胺和2-(2-氨基乙氧基)乙醇作為堿性源，1-80wt%的包括乙醇胺十二烷基苯磺酸鹽的表面活性劑，和1-90wt%的包括苯甲醇的溶劑體系，其中所述組合物含有少于1wt%的堿土金屬氫氧化物，和所述組合物的使用溶液中揮發(fā)性有機化合物不超過4wt%。

在審查實踐中，審查員常常針對組合物發(fā)明的創(chuàng)造性發(fā)出審查意見。審查意見中關(guān)于缺乏創(chuàng)造性的審查和判斷思路是：以三步法為原則，在相同或相似的技術(shù)領(lǐng)域中，尋找與在審發(fā)明組合物包含最多相同或相似的組分的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，且往往引用其中的一個具體的實例組合物（甚至可能是一個作為對比例的組合物）來與在審發(fā)明組合物進行組成的比較；隨后，對于區(qū)別特征（通常是組分），在其它的一個或多個其它的現(xiàn)有技術(shù)中進行尋找，然后將不同的現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合；和通常還進一步指出對于組分的替代或者含量的選擇是常規(guī)的，沒有帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果。

雖然在審查實踐中，審查員通常側(cè)重比對組成來考查組合物發(fā)明的創(chuàng)造性，但是審查員通常首先會對申請事實進行如下認定:“申請記載的實驗數(shù)據(jù)”→ “所解決的技術(shù)問題”→“關(guān)鍵技術(shù)手段”。

其中，在審查員對組合物發(fā)明創(chuàng)造性的審查中，“申請記載的實驗數(shù)據(jù)”非常重要，是認定“所解決的技術(shù)問題”的主要依據(jù)?！八鉀Q的技術(shù)問題”是基于其對發(fā)明的理解、檢索到的現(xiàn)有技術(shù)重新認定的發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，而不是發(fā)明人聲稱的“要解決的技術(shù)問題”?！瓣P(guān)鍵技術(shù)手段”是審查員認為的對所解決的技術(shù)問題起決定性作用的技術(shù)手段。

基于此，在答復(fù)組合物創(chuàng)造性審查意見時，應(yīng)該先分別分析在審發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)的構(gòu)思（即“所解決的技術(shù)問題”+“關(guān)鍵技術(shù)手段”），從而清楚說明在審發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別，以及在審發(fā)明的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)的非顯而易見性；然后再以“申請記載的實驗數(shù)據(jù)”來證明所述技術(shù)方案的技術(shù)效果。

在所解決的技術(shù)問題相同/相似的情況下，詳細分析在審發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)構(gòu)思的異同，這需要仔細閱讀說明書，必要時需要發(fā)明人提供技術(shù)支持。

以上述例1為例，其技術(shù)構(gòu)思是用親水改性的聚硅氧烷（簡稱親水硅油）控制抗微生物劑從涂層中浸出，和輔助在涂層-水界面形成水合層幫助將抗微生物劑保留在涂層表面上，從而實現(xiàn)抗微生物劑的緩慢和可控制的釋放，進而實現(xiàn)更長時間的防污性。即，該發(fā)明的技術(shù)構(gòu)思是，采用親水硅油來控制抗微生物劑發(fā)揮作用，其關(guān)鍵技術(shù)手段是控制親水硅油的量為2-7干重%以及親水硅油與抗微生物劑的重量比為1:0.2-1:6。

審查員引用的對比文件1公開了一種防污涂料組合物，其包含（A）反應(yīng)固化型硅橡膠（A）,和（B）有機聚硅氧烷混合物，其是（B1）有機聚硅氧烷（B2）包含式≡SiR3OH表示的結(jié)構(gòu)的有機聚硅氧烷的反應(yīng)混合物，其技術(shù)構(gòu)思是采用一種特定的有機聚硅氧烷混合物（B），其實際上是一種穩(wěn)定形式的親水硅油。雖然審查員具體引用的對比文件1中實施例5公開的防污涂料組合物包含了例1中的聚硅氧烷基粘結(jié)劑體系和親水改性硅油，和其說明書一般部分公開了還可任選包含抗微生物劑，但是對比文件1的技術(shù)構(gòu)思與例1是完全不同的，其關(guān)鍵技術(shù)手段與例1也是完全不同的。

通過首先詳細分析在審發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)思路的不同，可以避免陷入單純來比對組成不同而得出缺乏創(chuàng)造性結(jié)論的誤區(qū)。

在目前的審查意見中，證明組合物發(fā)明的創(chuàng)造性，實驗數(shù)據(jù)是必不可少的。實驗數(shù)據(jù)主要來源于以下兩種途徑。

a.從實施例中提取可對比的平行實驗的數(shù)據(jù)。若沒有可對比的平行實驗，試著從技術(shù)上陳述變化的其它因素是非主要影響因素，從而說明兩組實驗是可對比的。

b.補充實驗，其主要用于證明以下兩個方面的問題：證明審查員引用的現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案的技術(shù)效果不如在審發(fā)明的技術(shù)方案；和證明在審發(fā)明的技術(shù)方案具有技術(shù)效果，前提條件是，該技術(shù)效果應(yīng)當是能夠從申請文件記載的內(nèi)容中得到的。

（2019）最高法知行終33號（2020.10.26）中給出了接受補充實驗數(shù)據(jù)的條件：“原專利申請文件應(yīng)當明確記載或者隱含公開了補充實驗數(shù)據(jù)擬直接證明的待證事實。申請人不能通過補充實驗數(shù)據(jù)彌補原專利申請文件的固有內(nèi)在缺陷，意在強調(diào)補充實驗數(shù)據(jù)通常應(yīng)當通過證明原專利申請文件明確記載或者隱含公開的待證事實具備真實性，而對最終要證明的法律要件事實起到補充證明作用”。

在具體操作中需要特別注意的是，補充實驗數(shù)據(jù)不能與申請文件中記載的實驗數(shù)據(jù)矛盾，要仔細核實；且代理師最好參與或者幫助發(fā)明人設(shè)計實驗組，保證是可比的平行實驗和有針對性的實驗。

由于組合物發(fā)明的特點在于通常已知的至少兩種化學(xué)組分的組合，因此在答復(fù)組合物發(fā)明的創(chuàng)造性審查意見時，需強調(diào)指出，審查員應(yīng)該考慮在審發(fā)明和引用的對比文件的技術(shù)方案的整體性，不能以各組分均為已知組分為理由，簡單地認為現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示，相反，應(yīng)當考查使用多個組分作為一個整體解決相同技術(shù)問題在現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示。同時，不能僅局限于區(qū)別技術(shù)特征自身固有的性能，而應(yīng)當將發(fā)明作為一個整體看待，考慮關(guān)鍵（區(qū)別）技術(shù)特征的引入對整個發(fā)明技術(shù)方案產(chǎn)生的影響，應(yīng)重點圍繞關(guān)鍵技術(shù)特征帶來的技術(shù)效果（包括關(guān)鍵特征自身在發(fā)明中的作用，與其它特征間的關(guān)聯(lián)、協(xié)同作用）進行陳述。這種整體性觀點對于上述例3類型的組合物發(fā)明的創(chuàng)造性的爭辯是尤為重要的。

此外，在組合物的審查實踐中，審查員常常引用公知常識證據(jù)來證明某一區(qū)別組分的作用是現(xiàn)有技術(shù)已知的，從而本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將其引入在審發(fā)明。對于這種常見的審查意見，（2019）最高法知行終127號行政判決書給出了指引，其中指出“面對所要解決的技術(shù)問題，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)中可以獲知的啟示原則上應(yīng)該是具體、明確的技術(shù)手段，而不是抽象的想法或一般的研究方向。僅僅依據(jù)研究方向的一致性和本領(lǐng)域的抽象、普遍需求來認定現(xiàn)有技術(shù)給出的啟示，隱含著后見之明的危險，容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性”。

同樣地，通過強調(diào)整體性，可以避免陷入審查員單純來比對組成不同而得出結(jié)論的誤區(qū)，這對上述例3類型的組合物發(fā)明是尤其重要的。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張欽 中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧（點擊標題查看原文）

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