剝繭抽絲——看商標共存同意書的形式要件

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作者：馬長志 中國貿促會專利商標事務所

原標題：剝繭抽絲——看商標共存同意書的形式要件

在商業(yè)活動日益頻繁的今天，商標作為企業(yè)的重要無形資產，在企業(yè)的生產、經營、品牌建構等方面的意義愈發(fā)凸顯。我國是實行商標注冊制度的國家，在我國除馳名商標外，其他任何商標未經注冊都不能取得商標專用權。【1】因此，順利取得商標注冊對于企業(yè)而言意義十分重大。

一、商標共存及商標共存同意書

在我國現(xiàn)行《商標法》中，商標是指能夠將己方商品與他人商品區(qū)別開的標志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合。作為一種構成要素有限的符號或標志，在商標申請、注冊數(shù)量越來越龐大的今天，商標申請人將一種或幾種構成要素進行排列組合后創(chuàng)造出的新商標與在先注冊或申請的商標完全不近似的可能性越來越低。因此，在商標注冊過程中，難以避免地出現(xiàn)了大量的“商標近似”現(xiàn)象。為克服現(xiàn)行《商標法》第三十條的障礙，許多在后申請人寄希望于在先商標權人或申請人同意在后近似商標與其在先商標“共存”，以求更加快速地獲得商標注冊。這樣一來，無論是在商標注冊階段還是在實際使用中，具有一定近似性的商標共存的現(xiàn)象也就并不鮮見。

關于商標共存，2006年12月發(fā)表在世界知識產權組織（WIPO）旗下《世界知識產權雜志》上的《知識產權與商業(yè)經營：商標共存》一文曾給出如下界定：商標共存是指兩個不同的市場主體使用相似或相同的商標進行商品銷售或提供服務，而不必然相互妨礙各自的商業(yè)活動。【2】實際上，這里提到的“不必然相互妨礙”其實就是常說的不必然“混淆”。在此前提下，兩商標共存使用不會損害消費者的利益，因此在先商標權人可以依照其意愿自由處分其商標專用權。而向在后申請方的商標注冊出具共存同意書即為在先商標權人行使處分權的重要方式之一。

當前，在客觀上商標近似的可能性越來越高，商標共存同意書作為在后申請人克服在先權利沖突并最終取得商標注冊的一條捷徑越來越受到國內外申請人的重視。在實踐中，無論是在商標評審階段還是司法程序中，涉及商標共存同意書的案件均呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢。然而，商標審查機構和司法機關在決定是否采信當事人提交的共存同意書時仍然是相當審慎的。除了在內容上須滿足載明商標具體信息，不能附條件或附期限，出具方意思表示明確等條件之外，還須符合一定的形式要件。事實上，由于內容部分是共存同意書的主體和“血肉”之所在，往往不容易被忽視。相反，共存同意書因不符合某些形式要件而被不予采信的情況卻屢見不鮮。下面筆者將結合具體案例對共存協(xié)議書須滿足的形式要件進行簡要介紹和延伸。

二、共存同意書的形式要件分析

北京市高級人民法院于2019年4月發(fā)布的《商標授權確權行政案件審理指南》（以下簡稱“《審理指南》”）中明確指出，共存同意書須采用書面形式。此外，《審理指南》還對共存同意書的屬性作出如下認定：判斷訴爭商標與引證商標是否構成近似商標，共存同意書可以作為排除混淆的初步證據(jù)。【3】這意味著共存同意書首先必然要滿足證據(jù)的真實性、合法性等要件。而根據(jù)提交人的身份不同，對于共存同意書真實性、合法性的證明條件亦有所不同。具體來說，若在先商標所有人為中國公司的，應提供加蓋公章的同意書原件；若在先商標所有人為中國自然人的，應提供自然人簽字的公證書原件；而若在先商標所有人為外國公司或自然人的，則應當提供經簽署的同意書公證認證原件。【4】

事實上，在實務中，大量共存同意書因不滿足公證認證的相關要求或者未提供充分證據(jù)證明簽字人的簽字權而不被采信。下面我們將通過幾個案例對上述兩個焦點問題進行探討。

（一）域外主體出具的共存同意書須經過公證認證——以貝福穆拉實驗室國際有限公司訴國家知識產權局商標申請駁回復審行政糾紛一案為例

根據(jù)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》（2019版）第十六條的規(guī)定，域外形成的涉及身份關系的證據(jù)，應當經所在國公證機關證明并經我國駐該國使領館認證，或者履行我國與該所在國訂立的有關條約中規(guī)定的證明手續(xù)。由于目前我國尚未加入《海牙取消認證公約》，且共存同意書出具方的身份直接決定其是否為在先商標權利人，因此域外形成的共存同意書必須經過公證、認證手續(xù)其真實性、合法性才能得到認可。

在實務中，共存同意書是否經過完整的公證認證手續(xù)對于法院是否采信該同意書的影響往往是決定性的。在貝福穆拉實驗室國際有限公司訴國家知識產權局商標申請駁回復審行政糾紛一案【5】中，向訴爭商標申請人出具共存同意書的是域外主體。一審中，貝福穆拉公司當庭提交了《商標共存同意書》，但未提交該同意書的公證認證材料，導致法院并未采信該共存同意書。隨后，在二審中，貝福穆拉公司提交了《商標共存同意書》及其公證認證文件和翻譯件，最終北京高院認可了該共存同意書的效力并撤銷了一審判決。此外，在籃球生活有限責任公司訴國家知識產權局商標申請駁回復審行政糾紛一案【6】中，二審判決基于基本相同的理由撤銷了一審判決。

由此可見，公證認證是域外主體出具的共存同意書被采信的必要條件之一。那么，公證、認證手續(xù)的內涵及相應流程是怎樣的呢？

首先，公證是指國家公證機關根據(jù)當事人的申請，依法證明法律行為、有法律意義的文書和事實的真實性、合法性。認證也叫領事認證，是指一國的外交、領事機關在公證文書上證明公證機關或認證機關的最后一個簽字和印章屬實。辦理領事認證的目的是使一國出具的公證文書能為另一國有關當局所承認，不致因懷疑文件上的簽名或印章是否屬實而影響文書的域外法律效力。

其次，公證、認證的流程一般來說有著嚴格的次序要求。以美國為例，一般來說有以下兩種途徑：

1.若出具共存同意書的主體所在州處于中國駐美國總領館的轄區(qū)內，則可以選擇以下兩種途徑之一：

2. 若出具共存同意書的主體所在州不在中國駐美國總領館的轄區(qū)內，則只能通過上述第②條途徑進行公證認證。

其他國家公司或自然人出具的共存同意書的公證、認證流程與上述流程大致類似?？紤]到不同國家相關機構的級別對等，共存同意書出具方處于未設總領館的國家或總領館轄區(qū)不覆蓋的地區(qū)的，應當選擇上述第②條途徑。

（二）共存同意書簽字人須系出具方授權代表——以艾圖牛奶有限公司訴國家知識產權局商標申請駁回復審行政糾紛一案為例

上文中提到，在先商標所有人為外國公司或自然人的，應當提供經簽署的同意書公證認證原件。除公證認證外，共存同意書簽字人的身份及證明也至關重要。

在艾圖牛奶有限公司訴國家知識產權局商標申請駁回復審行政糾紛一案【7】中，一、二審法院均認為，引證商標權利人為自然之寶有限公司，為美國公司。艾圖公司雖然提交了經公證認證的同意書，但并未提交證據(jù)證明同意書中的簽字人系自然之寶公司的授權代表。至二審審理終結，艾圖公司仍未補充相應證據(jù)，因此法院最終并未采信該同意書。由此可見，對于域外形成的共存同意書，申請人不僅要進行公證、認證，而且要充分證明同意書簽署者的簽字權。

對于簽字權證明文件問題，不同國家甚至同一國家的不同地區(qū)都可能有不同的規(guī)定。這是因為涉外簽字權證明文件主要依據(jù)各國公司法確定，而各國公司制度之間往往存在種種差異。北京市律協(xié)于2021年4月發(fā)布的《北京涉外知識產權案件立案簽字權證明文件律師指引》對美國、歐洲主要國家、日本、韓國、印度、新加坡、澳大利亞等國家和地區(qū)的簽字權證明問題及公司法相關條文進行了詳細介紹。本文選取美國加利福尼亞州、德國和日本的簽字權的證明部分【8】摘錄如下：

1. 美國加利福尼亞州

共存同意書出具方為美國加州公司的，須向法院提交以下文件證明簽字人的簽字權：

① 經州務卿辦公室出證并經認證的《主體資格證明》

該文件中一般會記載公司的基本信息和存續(xù)狀況。

② 經州務卿辦公室出證并經認證的《重述的公司章程》（Restated Articles of Incorporation）

該文件中一般記載特定高管被授權代表公司簽署必要的文書。

③ 經州務卿辦公室出證并經認證的《公司登記信息表》

該文件中一般會記載擁有簽字權的人員的姓名、地址等信息。

2. 德國

共存同意書出具方為德國公司的，須向法院提交以下文件證明簽字人的簽字權：

◆ 經地方法院出證并經認證的《商業(yè)登記冊副本》

該文件由德國地方法院出證，一般包含公司名稱、注冊辦事處、分支機構、代理人規(guī)則、管理機構、高級管理人員、授權代表等信息。其中，代理人規(guī)則中會明確可以代表該公司的職務，例如“該公司由X名董事會成員或董事會成員及授權代表代表”。在管理機構、高級管理人員、授權代表中，則可以查看具體的董事會成員或授權代表名單。此外，《商業(yè)登記冊》副本還會明確不同情況下該公司及其分支機構出具授權書的簽字權要求。

3. 日本

共存同意書出具方為日本公司的，須向法院提交以下文件證明簽字人的簽字權：

◆ 經公證認證的《印章證明書》

日本為印章制國家，法定代表人證明可加蓋公司“代表取締役”即“法定代表人”印章，以證明公司行為。

該印章需要由地方法務局出具印章證明書（“”）加以證明。該證明書中寫明公司法人編號、公司名稱、地址及法定代表人的姓名。然后，由日本國外務省官員對公證人的簽字和印章真實性進行證明，我國大使館對日本國外務省官員及其印章進行認證。

由此可見，不同國家乃至同一國家的不同地區(qū)對于簽字權證明文件的要求都可能有很大不同。

三、小結

在商標共存現(xiàn)象日益增多的當下，獲得在先商標權人或申請人出具的商標共存同意書不失為在后近似商標克服權利沖突的一條捷徑。但與此同時，實務中仍然存在大量共存同意書因為不符合某些形式要件而不被采信的情況。其中，對于域外主體出具的同意書而言，公證認證手續(xù)或簽字權證明文件存在瑕疵是導致這一結果的重要因素。因此，在提交共存同意書時，代理人應當高度重視各項形式要件，妥善提醒客戶嚴格按照相關規(guī)定辦理相關手續(xù)，避免因形式瑕疵而不被采信。

注：

【1】 趙加兵. 論商標共存同意書在商標注冊中的地位——以《商標法》第30條為視角[J]. 鄭州大學學報, 2016, (1).

【2】 https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html

【3】 參見北京市高級人民法院于2019年4月24日發(fā)布的《商標授權確權行政案件審理指南》

【4】 胡剛等. 商標共存問題研究[J].中華商標, 2020, (11).

【5】 參見北京市高級人民法院（2019）京行終9428號行政判決書和北京知識產權法院（2019）京73行初2095號行政判決書

【6】 參見北京市高級人民法院（2019）京行終9488號行政判決書和北京知識產權法院（2019）京73行初7190號行政判決書

【7】參見北京市高級人民法院（2020）京行終4442號行政判決書和北京知識產權法院（2019）京73行初13300號行政判決書

【8】 參見北京市律協(xié)于2021年4月發(fā)布的《北京涉外知識產權案件立案簽字權證明文件律師指引》

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：馬長志 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：剝繭抽絲——看商標共存同意書的形式要件（點擊標題查看原文）

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