何為確認(rèn)不侵犯專利權(quán)之訴？——以案例為視角

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作者：曾秋梅（律師 專利代理師） 廣東莞信律師事務(wù)所

原標(biāo)題：何為確認(rèn)不侵犯專利權(quán)之訴？——以案例為視角

因權(quán)利人的侵權(quán)警告函，他與不特定的義務(wù)人之間，原本存在的正常法律關(guān)系，處于不明確狀態(tài)。在現(xiàn)代社會(huì)中，知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律關(guān)系的不明確，將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的重大損害。所以企業(yè)在收到侵權(quán)警告函時(shí)，應(yīng)當(dāng)靈活運(yùn)用確認(rèn)訴訟的預(yù)防性機(jī)能，先請(qǐng)求法院進(jìn)行不侵權(quán)的確認(rèn)，盡量減少損失。

前言

確認(rèn)不侵犯專利權(quán)訴訟是指原告認(rèn)為專利權(quán)人或其利害關(guān)系人的警告或威脅使其正當(dāng)權(quán)利受損，而專利權(quán)人或利害關(guān)系人又未在合理的期限內(nèi)解決雙方爭端，原告提出的以確認(rèn)其制造使用行為未侵犯涉案專利權(quán)為主要訴請(qǐng)的訴訟。

該訴的法條依據(jù)是《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：“權(quán)利人向他人發(fā)出侵犯專利權(quán)的警告，被警告人或者利害關(guān)系人經(jīng)書面催告權(quán)利人行使訴權(quán)，自權(quán)利人收到該書面催告之日起一個(gè)月內(nèi)或者自書面催告發(fā)出之日起二個(gè)月內(nèi)，權(quán)利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關(guān)系人向人民法院提起請(qǐng)求確認(rèn)其行為不侵犯專利權(quán)的訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。”

以案說法

審理法院：最高人民法院

案號(hào)：（2017）最高法民申2893號(hào)

再審申請(qǐng)人（一審被告、二審上訴人）：西安千禾藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱西安千禾公司）

被申請(qǐng)人（一審原告、二審被上訴人）：吉林天藥本草堂制藥有限公司（以下簡稱吉林天藥公司）

事實(shí)部分梳理（按照時(shí)間順序）：

2005年11月17日，西安千禾藥業(yè)有限責(zé)任公司（后變更為西安千禾藥業(yè)股份有限公司）申請(qǐng)了名稱為“一種治療急、慢性前列腺炎的中成藥及其制備方法”的發(fā)明專利；

2008年06月18獲得授權(quán)，該專利獲得授權(quán)；

2008年12月，西安千禾公司向國家食品藥品監(jiān)督管理局（簡稱食藥監(jiān)局）發(fā)出吉林天藥公司侵害其發(fā)明專利權(quán)的律師函，食藥監(jiān)局在收到警告函后向吉林天藥公司發(fā)函，告知其先行解決專利問題。吉林天藥公司的藥品注冊(cè)因侵權(quán)警告函被迫中斷。

2009年4月10日，吉林本草堂制藥有限公司（后更名為：吉林天藥本草堂制藥有限公司）針對(duì)該專利向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求，其理由是本專利權(quán)利要求1～6不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。

2009年8月17專利復(fù)審委員會(huì)組織口頭審理，但千禾公司未參加口頭審理；

2010年10月19日，專利復(fù)審委員會(huì)于作出第15432號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定（簡稱第15432號(hào)決定），宣告本專利權(quán)利要求1-2、權(quán)利要求3-4中涉及僅添加乳香的技術(shù)方案和權(quán)利要求5無效，在權(quán)利要求3-4中添加了滑石的技術(shù)方案和權(quán)利要求6的基礎(chǔ)上維持本專利權(quán)有效。

2011年，西安千禾公司不服該決定，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟（案號(hào)：（2011）一中知行初字第827號(hào)），北京市第一中級(jí)人民法院判決：維持專利復(fù)審委員會(huì)作出的第15432號(hào)決定。

2012年，西安千禾公司不服該判決，向北京市高級(jí)人民法院上訴。

2012年12月12日，北京市高級(jí)人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

2014年12月17日，吉林天藥公司向西安千禾公司進(jìn)行催告并向陜西省中級(jí)人民法院提起訴訟。后，西安千禾公司不服一審判決，向陜西省高級(jí)人民法院提起上訴，陜西省高級(jí)人民法院(2016)吉民終479號(hào)民事判決。西安千禾公司不服終審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ簩徖砗笳J(rèn)為：確認(rèn)不侵犯專利權(quán)的訴訟系為解決因權(quán)利人的侵權(quán)警告導(dǎo)致被警告行為侵權(quán)與否處于不確定狀態(tài)，使得被警告人的利益受損，法律賦予被警告人以訴訟救濟(jì)、消除不穩(wěn)定狀態(tài)的權(quán)利。本案西安千禾公司向國家食品藥品監(jiān)督管理局（簡稱食藥監(jiān)局）發(fā)出吉林天藥公司侵害其發(fā)明專利權(quán)的律師函，食藥監(jiān)局在收到警告函后向吉林天藥公司發(fā)函，告知其先行解決專利問題。吉林天藥公司的藥品注冊(cè)因侵權(quán)警告函被迫中斷，其利益受到了影響。在此情況下吉林天藥公司有權(quán)在催告后提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴。同時(shí)，由于專利法規(guī)定利害關(guān)系人可以請(qǐng)求宣告專利無效，其亦有權(quán)以宣告專利無效的方式解決侵權(quán)與否不確定的狀態(tài)。吉林天藥公司選擇宣告專利無效的行為，說明其始終在積極地解決侵權(quán)與否的問題，而非懈怠自己的權(quán)利。

在北京市高級(jí)人民法院二審判決認(rèn)定西安千禾藥業(yè)的部分專利權(quán)無效后，食藥監(jiān)局認(rèn)為依然不能證明涉案藥品未侵害西安千禾藥業(yè)的專利權(quán)。此時(shí)，盡管距離西安千禾公司的律師函已過數(shù)年，但食藥監(jiān)局的要求來源于西案千禾公司的律師函，因此食藥監(jiān)局的要求可以視為西安千禾公司警告的延續(xù)。

基于食藥監(jiān)局的要求，吉林天藥公司及時(shí)向西安千禾公司發(fā)出催告書，并在西安千禾公司在法定期限內(nèi)不撤回警告也不提起訴訟的情況下，提起確認(rèn)不侵犯專利權(quán)之訴，符合確認(rèn)不侵犯專利權(quán)之訴的法律規(guī)定。

評(píng)析

因權(quán)利人的侵權(quán)警告函，他與不特定的義務(wù)人之間，原本存在的正常法律關(guān)系，處于不明確狀態(tài)。在現(xiàn)代社會(huì)中，知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律關(guān)系的不明確，將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的重大損害。所以企業(yè)在收到侵權(quán)警告函時(shí)，應(yīng)當(dāng)靈活運(yùn)用確認(rèn)訴訟的預(yù)防性機(jī)能，先請(qǐng)求法院進(jìn)行不侵權(quán)的確認(rèn)，盡量減少損失。

具體到本案，西安千禾公司向食藥監(jiān)局發(fā)出吉林天藥公司侵害其發(fā)明專利權(quán)的律師函，使得吉林天藥公司是否侵害西安千禾公司專利權(quán)處于不明確的狀態(tài)；食藥監(jiān)局在收到警告函后向吉林天藥公司發(fā)函，告知其先行解決專利問題。吉林天藥公司的藥品注冊(cè)因侵權(quán)警告函被迫中斷，招受了重大損失。即使吉林天藥公司積極行使權(quán)利，對(duì)西安千禾公司的專利提出無效申請(qǐng)，并最終部分無效了該專利，食藥監(jiān)局仍然認(rèn)為不能確認(rèn)是否侵權(quán)，此時(shí)，吉林天藥公司通過書面形式向西安千禾公司進(jìn)行催告，在西安千禾公司在法定期限內(nèi)不撤回警告也不提起訴訟的情況下，向陜西省中級(jí)人民法院提起確認(rèn)不侵犯專利權(quán)之訴，以進(jìn)行不侵權(quán)確認(rèn)，從而完成藥品注冊(cè)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曾秋梅（律師 專利代理師） 廣東莞信律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：何為確認(rèn)不侵犯專利權(quán)之訴？——以案例為視角（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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