SEP與FRAND相關(guān)問題研究與思考（二）│Optis Wireless 訴 Apple案的判決對SEP專利侵權(quán)損害賠償?shù)囊饬x?

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標題：SEP與FRAND相關(guān)問題研究與思考（二）Optis Wireless 訴 Apple案的判決（一）Optis Wireless 訴 Apple案的判決對 SEP專利侵權(quán)損害賠償?shù)囊饬x

近日，Rodney Gilstrap法官發(fā)布了“關(guān)于法官審判以及支持性事實認定和法律結(jié)論的意見和裁定”（下面簡稱為“意見和裁定”）并裁定進入最終判決。該意見和裁定讓我們更清楚地了解了針對SEP的損害賠償問題，包括針對故意侵權(quán)的懲罰性賠償?shù)淖饔脝栴}，但也留下了一些懸而未決的關(guān)鍵問題。

“在默默地看著游行隊伍經(jīng)過之后，Apple現(xiàn)在不能抱怨游行隊伍沒有自行停下來招待他們。”

——Gilstrap法官

在前面的一篇文章中，我們探討了對于侵犯美國專利的合理許可費與許可標準必要專利（SEP）的公平、合理、無歧視（FRAND）費率之間的區(qū)別。除了這些觀點外，本文還將討論仍在進行中的Optis Wireless Technology, LLC 等訴Apple公司一案，案件號：2:19-cv-00066-JRG（德克薩斯州東區(qū)，2020 年 9 月 10 日）。最近，Rodney Gilstrap法官發(fā)布了“關(guān)于法官審判以及支持性事實認定和法律結(jié)論的意見和裁定”（下面簡稱為“意見和裁定”）并裁定進入最終判決。該意見和裁定讓我們更清楚地了解了針對SEP的損害賠償問題，包括針對故意侵權(quán)的懲罰性賠償?shù)淖饔脝栴}，但也留下了一些懸而未決的關(guān)鍵問題。

起訴狀和駁回請求動議

在Optis第一次修訂后的訴狀中，Optis 在其中的“第八項”請求一項宣告性判決，即原告沒有違反FRAND原則或競爭法（參見Gilstrap法官的事實認定（“FF”）[FF3]和 [FF10]）。在答辯之前，Apple提交了一項駁回請求動議，以法庭缺乏管轄權(quán)為由，請求駁回第八項訴訟請求。對此，法庭部分支持、部分駁回了該動議，具體地說，動議中關(guān)于第八項訴訟請求涉及外國法律、外國專利或Apple可能在外國司法管轄區(qū)提出的任何FRAND抗辯的部分被法庭支持，動議中涉及美國專利和美國法律的部分被法庭駁回（參見[FF11]）。然而，法庭指出，“原告是否能夠充分證明這些指控，從而足以讓本法庭發(fā)布宣告性救濟是一個單獨的問題，其更適合根據(jù)法56條或在審判中進行評判?！?這為第八項訴訟請求可能最終失敗埋下了伏筆，法庭還補充指出法庭：“保留‘持續(xù)審查 [法庭] 管轄權(quán)的基礎(chǔ)的義務(wù)’，如果在法庭上沒有可審理的爭議，則法庭不會發(fā)表咨詢意見。” （參見[FF12]）。

Apple稍后提出了另一項駁回請求動議，以法庭缺乏管轄權(quán)為由，請求駁回第八項訴訟請求，該動議的摘要被大量刪節(jié)，但Gilstrap法官沒有就此動議作出裁決，而是在沒有提到任何FRAND問題的情況下裁定由陪審團審理專利侵權(quán)訴訟請求，并且之后由法官審判 FRAND 問題。

判定 FRAND 問題的管轄權(quán)問題被駁回，但Apple的 FRAND 挑戰(zhàn)也沒有成功

由于Optis一直以來只提供全球許可，而且從來沒有僅就其美國專利向Apple發(fā)出要約，因此法庭得出結(jié)論，即法庭不能“發(fā)布宣告性判決，以提供關(guān)于就一組假設(shè)的事實，法律將如何規(guī)定的咨詢意見”。（參見Gilstrap法官的法律結(jié)論（“CL”）[CL1]、[CL4] 和 [CL7]）。進一步地，法庭駁回了 Optis 試圖從其全球報價中得出美國費率，將此類試圖描述為“事后歸因的花招”。由于法庭拒絕行使管轄權(quán)，使得Optis爭辯稱Apple因其在談判過程中的行為而不能提出 FRAND 抗辯的主張也失敗了，該主張與第八項訴訟請求相互交錯（關(guān)于這一爭辯，參見Apple公司的擬議事實認定和法律結(jié)論，第127頁，CL69 段）。

針對 Apple 提出的關(guān)于陪審團裁決不符合 FRAND 原則的反對意見（參見Apple公司的擬議事實認定和法律結(jié)論，第122頁，CL55 段：“陪審團裁定的 5.062 億美元的損害賠償不 FRAND”），然而，法庭裁定 Apple 已經(jīng)放棄了質(zhì)疑陪審團裁決與 Optis 的 FRAND 義務(wù)不一致的權(quán)利，因為 Apple 沒有就 Optis的FRAND義務(wù)提出任何反訴，也沒有提出任何基于 FRAND 的積極性抗辯（參見意見和裁定 [CL8] – [CL11]）。具體而言，法庭指出，由于 Apple 沒有提出任何此類反訴或積極性抗辯，因此本案中唯一涉及FRAND問題的地方是Optis的第八項訴訟請求，法庭裁定此項由法官進行審理，Apple對此并未提出反對。因此，法庭裁定：如果現(xiàn)在允許 Apple以陪審團不了解FRAND問題為由對本裁決提出質(zhì)疑，這是不公平的。在其中一個較幽默的法律腳注中，法庭添加了以下內(nèi)容：“在默默地看著游行隊伍經(jīng)過之后，Apple 現(xiàn)在不能抱怨游行隊伍沒有自行停下來招待他們?！?（參見意見和裁定 [CL12] – [CL13]）。

在意見和裁定 [CL12] 的另一個腳注中，法庭推測了 Apple 策略的動機，即不讓陪審團審理有關(guān)惡意或反向劫持的指控：

盡管在開庭時以及在開庭前，Apple并未反對這一裁決。雖然法庭只能推測Apple未尋求將FRAND問題提交陪審團裁定的動機，但值得注意的是，Optis的第八項訴訟請求將 Optis 自身聲稱符合FRAND原則與對Apple 的各種不良行為和惡意的指控交錯在一起。Optis自己也指出，“只有在Apple表示 [Optis] 需要提出 FRAND損害賠償請求而 [Optis的]該請求不是 FRAND損害賠償?shù)那闆r下，關(guān)于惡意的問題才將由陪審團審理。除此之外，該事項不會由陪審團審理。該事項將由法官審理。” （案件號. 435，于54:12–16）。通過默許 Optis請求第八項訴訟請求由法官審理的請求，對 Apple的惡意或反向劫持的嚴重指控將不會呈遞給陪審團（同上，于56:25–57:4, 62:8–13）。在此緊要關(guān)頭Apple的戰(zhàn)略性沉默有效地保護了他們免受呈遞給陪審團任何與惡意行為相關(guān)證據(jù)的影響。鑒于他們的沉默和未能反對 Optis 讓法官審理的請求，鑒于陪審團對Optis的裁決，Apple現(xiàn)在爭辯說 FRAND 問題應該呈遞給陪審團審理，是特別不公平的。

這對于SEP損害賠償意味著什么？

盡管法庭沒有判定Apple是否會因惡意或反向劫持而喪失提出 FRAND 抗辯的權(quán)利，但法庭不讓陪審團審理FRAND問題的做法，加上其拒絕重新考慮陪審團的裁決，導致了針對涉案SEP判定了超越FRAND的損害賠償（至少根據(jù) Apple 的說法）?？梢酝茰y，這意味著對于SEP損害賠償沒有固有的FRAND限制，而是將負擔加在那些尋求FRAND聲明保護的人的肩上，他們在尋求限制損害賠償或其他補救措施時需要提出相關(guān)反訴或積極性抗辯。關(guān)于FRAND 設(shè)置“對損害賠償?shù)母郊雍贤拗啤钡挠^點，法庭在[CL10]的腳注中提到了以下內(nèi)容：

Apple就Optis及其前身對FRAND承諾的保護提出的任何主張都需要積極性事實認定，包括ETSI 和三星、LG 和松下是否意圖讓 Apple成為FRAND承諾的第三方受益人。參見First Bank v. Brumitt, 519 S.W.3d 95, 102 (得克薩斯州，2017)（對只有合同的一方可以起訴違約的“一般規(guī)則的例外情形”，“如果非合同任一方的人符合第三方受益人，則允許其起訴以尋求因違約而造成的損害賠償?！保?；TCT Mobile Europe等 v. Koninklijke Philips NV, 19/02085, 352J-W-B7DCPCIX（巴黎民事法庭）（2020 年 2 月 6 日）（注意，F(xiàn)RAND承諾可以被視為“stipulation pour autrui”，這是一項第三方受益的法國法律盟約，其可以由第三方實施）。在Apple沒有提出任何積極性的救濟請求的情況下，法庭和陪審團都不會對FRAND承諾下的問題進行任何分析。

值得注意的是，這一結(jié)果似乎與Bataillon法官在Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited等, 案件號15-634-JFB（特拉華州，2019 年 4 月 24 日）一案中所做的聲明相違背，即“SEP專利必須以公平、合理、無歧視的費率進行許可”，該聲明是為了回應IP Bridge針對陪審團的裁決的論點而做出的，并且持續(xù)的專利許可費的裁決應該乘三倍，以懲罰 TCL 的反向劫持。

德克薩斯州法庭在其最終判決中對 Apple 采取了寬容的態(tài)度，但得出的結(jié)論是，盡管陪審團的事實認定為故意，但不會提高損害賠償金額。具體而言，法庭指出，提高損害賠償通常只留給“具有應受懲罰行為的極端惡劣案件”。不幸的是，鑒于對本案中的起訴狀和動議材料進行了刪節(jié)，我們無法確定法庭認為Apple的哪些行為沒有達到極端惡劣的程度。

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