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“筆者結(jié)合(2020)最高法知民終831號焦某某與飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案(下稱本案),意圖對‘為生產(chǎn)經(jīng)營目的’的法律規(guī)定和實務中的若干重要問題進行辨析。”
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:汪晶晶 中國貿(mào)促會專利商標事務所
根據(jù)我國《專利法》,“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”是認定侵權(quán)的構(gòu)成要件之一。但司法實踐中對這一要件的認定觀點并不統(tǒng)一,有時甚至出現(xiàn)相反的結(jié)論。在本文中,筆者結(jié)合(2020)最高法知民終831號焦某某與飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案(下稱本案),意圖對“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”的法律規(guī)定和實務中的若干重要問題進行辨析。
一、關(guān)于“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”的相關(guān)法律規(guī)定
本文為便于討論學習起見,所引用法律法規(guī)均為截至2022年12月的最新法律法規(guī)。
《中華人民共和國專利法》第十一條第一款規(guī)定:“發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后,除本法另有規(guī)定的以外,任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得實施其專利,即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品?!?/p>
《中華人民共和國專利法》第七十七條規(guī)定:“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,能證明該產(chǎn)品合法來源的,不承擔賠償責任?!?/p>
此外,《中華人民共和國民法典》第一千一百六十八條規(guī)定:“二人以上共同實施侵權(quán)行為,造成他人損害的,應當承擔連帶責任?!薄吨腥A人民共和國民法典》第一千一百六十九條規(guī)定:“教唆、幫助他人實施侵權(quán)行為的,應當與行為人承擔連帶責任。”
二、本案案情及主要爭議點
在本案中,原告焦某某起訴稱被告中國農(nóng)業(yè)科學院飼料研究所(以下簡稱“飼料研究所”)擅自把涉案專利技術(shù)變成自己的科研成果,與被告北京市大興區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(以下簡稱“大興區(qū)農(nóng)業(yè)局”)進行科技合作并在大興區(qū)推廣實施,侵害了涉案專利權(quán)。針對原告的訴訟請求,被告飼料研究所辯稱其不具備生產(chǎn)經(jīng)營的資質(zhì),且未進行過生產(chǎn)經(jīng)營活動。一審認定被告飼料研究所主張的不具備“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”之要件的抗辯理由成立,判決駁回原告焦某某的全部訴訟請求。原告焦某某不服一審判決,上訴至最高人民法院。經(jīng)審理,最高人民法院認定被告飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局的相關(guān)行為具備“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”之要件,在糾正原審判決關(guān)于“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”的認定錯誤的基礎上,撤銷一審判決。
本案是關(guān)于專利侵權(quán)判斷中認定“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”之要件的典型案件。在二審判決書中,最高人民法院從立法原意出發(fā),對“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”給出了合理解讀,有利于專利工作者明晰“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”的認定。
在本案中,原告請求認定飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局共同實施了制造、使用涉案專利產(chǎn)品和方法的侵權(quán)行為,以及實施了向農(nóng)戶推廣涉案專利技術(shù)的侵權(quán)行為。
被告飼料研究所稱:該研究所從未為生產(chǎn)經(jīng)營目的實施過涉案專利。
原審法院認為,本案中,飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局從其法人屬性上來看,飼料研究所屬于事業(yè)單位,大興區(qū)農(nóng)業(yè)局屬政府機關(guān),其二者均不具備生產(chǎn)經(jīng)營的資質(zhì)。從現(xiàn)有證據(jù)來看,飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局合作項目的目的在于對奶牛中草藥飼料添加劑的研發(fā)與示范,并無證據(jù)顯示該項目的實施系以生產(chǎn)經(jīng)營為目的。故此,焦某某關(guān)于該行為構(gòu)成專利侵權(quán)的主張依據(jù)不足。
對此,最高人民法院認為,原審法院關(guān)于飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局的行為不具有生產(chǎn)經(jīng)營目的的事實認定和法律適用有誤。雖然根據(jù)焦某某提交的證據(jù)記載的內(nèi)容表明,飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局開展科技合作旨在于促進科研成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化,引導和支持大興區(qū)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,帶有一定的公共服務和公益事業(yè)屬性,不直接以生產(chǎn)經(jīng)營為目的,但根據(jù)查明的事實,涉案項目產(chǎn)生了一定經(jīng)濟效益,并使農(nóng)民直接獲利。飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局制造、使用涉案專利產(chǎn)品和方法的行為不可避免會侵占焦某某涉案專利的可能市場,損害專利權(quán)人的市場利益,故飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局的相關(guān)行為具備“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”之要件。因此,結(jié)合其它事實和理由,最高人民法院認定飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局在第二期科技合作中,共同實施了制造、使用涉案專利產(chǎn)品和方法的侵權(quán)行為,構(gòu)成侵權(quán)。
此外,最高人民法院認為,飼料研究所對于涉案專利技術(shù)是明知的,并在涉案項目的推廣中培訓并積極誘導眾多農(nóng)戶使用了涉案專利技術(shù),飼料研究所實施了推廣涉案專利技術(shù)的教唆侵權(quán)行為。
綜上,在本案中,最高人民法院明確闡釋了《專利法》將“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”作為專利侵權(quán)構(gòu)成的要件之一,系出于合理平衡專利權(quán)人和社會公眾利益之目的。在專利侵權(quán)判定時,對“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”的理解,應著眼于具體的被訴侵權(quán)行為,綜合考慮該行為是否屬于參與市場活動、是否影響專利權(quán)人市場利益等因素綜合判斷,既不能將“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”簡單等同于“實際獲利”;又不能僅僅根據(jù)實施主體的性質(zhì)認定其是否具有生產(chǎn)經(jīng)營目的。即使政府機關(guān)、事業(yè)單位等主體具有公共服務、公益事業(yè)等屬性,其自身不以生產(chǎn)經(jīng)營為目的,但其實施了市場活動、損害了專利權(quán)人市場利益的,仍可認定具備“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”之要件。
三、案例分析
作為本案的啟示,專利工作者應當更深刻地理解專利侵權(quán)判斷中“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”的認定。
基于最高院對本案的裁判,筆者認為可以從以下方面來辨析“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”的認定要點。
(一)“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”不是“為營利目的”,更不能簡單等同于實際獲利
《中華人民共和國專利法》第十一條第一款規(guī)定:“發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后,除本法另有規(guī)定的以外,任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得實施其專利,即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。”根據(jù)這一規(guī)定,“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”與“未經(jīng)專利權(quán)人許可”、“實施專利”等共同成為專利侵權(quán)與否的評價要件。但是,由于專利法未對“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”進行解釋,對于“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”要件的認定存在一定爭議,特別是針對被訴侵權(quán)人為政府機關(guān)、事業(yè)單位、公益機構(gòu)等主要從事社會管理、公共服務、公益事業(yè)等非生產(chǎn)經(jīng)營性活動的主體的情況。
在司法實踐中,各訴訟參與方對于“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”這一要件的解讀容易局限于“生產(chǎn)經(jīng)營”的字面含義上,將其等同于“為營利目的”,甚至簡單等同于實際獲利。而本案判決明確指出,在認定被訴侵權(quán)行為是否符合“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”要件時,不能將其簡單等同于實際獲利。即,雖然飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局并非直接獲利方,但是其制造、使用涉案專利產(chǎn)品和方法的行為不可避免會侵占涉案專利的可能市場,損害專利權(quán)人的市場利益,故相關(guān)行為具備“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”之要件。
(二)“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”的認定重點在于具體的被訴侵權(quán)行為的性質(zhì),而非實施主體的性質(zhì)
在實踐中,多數(shù)侵權(quán)行為人是參與市場競爭的經(jīng)營主體,其實施的專利侵權(quán)行為具有生產(chǎn)經(jīng)營目的,一般爭議不大。而在對政府機關(guān)、事業(yè)單位、公益機構(gòu)等為履行社會管理、公共服務、社會公益職能而實施的行為或者組織的活動是否構(gòu)成專利侵權(quán)進行判定時,往往主要從實施主體的機構(gòu)性質(zhì)或者主觀意愿方面予以解讀,據(jù)此認定不構(gòu)成專利侵權(quán)。例如在本案中,一審法院認定飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局不構(gòu)成專利侵權(quán)。但是,這種從實施主體“不具備生產(chǎn)經(jīng)營的資質(zhì)”出發(fā),再結(jié)合實施主體“無生產(chǎn)經(jīng)營的意愿”來判斷不具備“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”之要件的判斷邏輯忽視了立法本意。從立法本意來看,《專利法》將“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”列為專利侵權(quán)構(gòu)成的要件,目的是將部分對專利權(quán)人市場利益不構(gòu)成實質(zhì)性影響的行為排除在專利侵權(quán)之外,以合理平衡專利權(quán)人和社會公共利益之目的。而上述判斷邏輯將部分對專利權(quán)人市場利益構(gòu)成實質(zhì)性影響的行為也排除在專利侵權(quán)之外,可能會損害到專利權(quán)人的利益。
因此,在進行是否“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”的具體判斷時,如果由從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的自然人或者企業(yè)法人實施的被訴侵權(quán)行為屬于生產(chǎn)經(jīng)營性活動,可以直觀而容易地認定該被訴侵權(quán)行為具備“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”之要件。但反之,如果實施的被訴侵權(quán)行為不屬于生產(chǎn)經(jīng)營性活動,或者實施主體不是從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的自然人或者企業(yè)法人,并不能簡單地得出不具備“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”之要件的結(jié)論。從立法本意出發(fā),應當根據(jù)具體的被訴侵權(quán)行為是否在客觀上參與了市場活動、是否實質(zhì)上影響了專利權(quán)人的市場利益來判斷是否具有“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”之要件。以本案為例,被告飼料研究所、大興區(qū)農(nóng)業(yè)局雖然帶有一定的公共服務和公益事業(yè)屬性,但將涉案專利技術(shù)和生產(chǎn)的專利侵權(quán)產(chǎn)品在大興區(qū)進行推廣和示范,客觀上將專利權(quán)人的技術(shù)免費推向市場,實質(zhì)上影響了專利權(quán)人本可以通過技術(shù)許可、轉(zhuǎn)讓或銷售專利產(chǎn)品等方式獲取的市場利益,故應該被認定為符合專利法第十一條第一款所稱“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”之要件,構(gòu)成專利侵權(quán)。
四、結(jié)論與啟示
《專利法》第十一條第一款所規(guī)定的“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”不是“為營利目的”,更不能簡單等同于實際獲利;“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”的認定重點在于具體的被訴侵權(quán)行為的性質(zhì),而非實施主體的性質(zhì)。因此,政府機關(guān)、事業(yè)單位、公益機構(gòu)等在從事社會管理、公共服務、公益事業(yè)等非生產(chǎn)經(jīng)營性活動時實施專利、可能損害專利權(quán)人的市場利益的,可以認定其行為符合“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”。
總之,專利工作者在判定“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”時,需要從立法本意出發(fā)來解讀相關(guān)法律規(guī)定和司法解釋,關(guān)注于具體的被訴侵權(quán)行為本身,以合理平衡專利權(quán)人和社會公共利益。此外,政府機關(guān)、事業(yè)單位、公益機構(gòu)等在從事社會管理、公共服務、公益事業(yè)等非生產(chǎn)經(jīng)營性活動時,也要注意對他人專利權(quán)的保護,在使用他人專利前獲取相應的許可和授權(quán)。
(原標題:“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”≠“為營利目的”,最高法判定研究所、農(nóng)業(yè)局專利侵權(quán)?。?/span>
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:汪晶晶 中國貿(mào)促會專利商標事務所
編輯:IPRdaily趙甄 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”≠“為營利目的”,最高法判定研究所、農(nóng)業(yè)局專利侵權(quán)!(點擊標題查看原文)
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