從2021年最高人民法院知識產權典型案例之深圳朗科案看專利侵權糾紛案攻守之道

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“本文從深圳朗科訴廣州友拓數(shù)碼與杭州阿里巴巴專利侵權糾紛案，來看專利侵權訴訟中的攻守之道?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：陳陽* 律師 北京德和衡（廣州）律師事務所

深圳朗科公司作為中國專利金獎U盤專利ZL99117225.6的權利人，利用該專利發(fā)起數(shù)十件專利訴訟，且取得了許可費收入5-10億元的靚麗成績。該專利經受無效宣告請求審查18次，其中13次申請人撤回無效宣告請求，5次專利復審委員會決定維持專利權全部有效，北京市高級人民法院亦以（2009）高行終字第1386號行政判決書終審判決維持專利權全部有效。

2021年最高人民法院發(fā)布的50件知識產權典型案例中，深圳朗科訴廣州友拓數(shù)碼與杭州阿里巴巴專利侵權糾紛案，就是其中一代表案例，該案經歷了一審、二審與再審。我們從該案來看專利侵權訴訟中的攻守之道。

一、技術特征“全面覆蓋”VS “不等同”

專利權保護范圍以權利要求為準，而權利要求是一個技術方案，是由技術特征組成的?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定：“人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權保護范圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍；被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求記載的全部技術特征相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特征，或者有一個以上技術特征不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍?！?/p>

因此專利權利人需要首先明確主張的權利要求，并明確該權利要求的技術特征，并舉證證明被控侵權技術方案包含了全部技術特征，通常需要向法院提供權利要求對照表（Claim Chart），也就是要證明被控技術方案全面覆蓋了所主張的權利要求的全部技術特征。被控侵權人首先會抗辯被控技術方案缺少涉案權利要求技術特征，或與涉案技術特征不相同或不等同。

在本案中，原告明確涉案權利要求為權利要求1的方法權利要求，并主張該權利要求包含六個技術特征，也即：A.在外存儲裝置內裝用快閃存儲介質；B.同時設置控制其存取數(shù)據(jù)和實現(xiàn)接口標準功能操作請求的固化軟件；C.對所述快閃存儲介質內部數(shù)據(jù)按單一分塊模式組織；D.建立基于通用串行總線（USB）或IEEE1394總線的信息交換通道；E.經由USB或IEEE1394總線引入所述外存儲裝置的工作電源；F.按照USB標準或IEEE1394標準規(guī)定的規(guī)范方法在數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)主機與所述外存儲裝置之間傳送要交換的信息。原告通過權利要求對照表證明被控產品技術方案具備前述六個技術特征，因此構成侵權。被告認為被控技術方案與涉案權利要求全部技術特征不相同。

二審法院經過現(xiàn)場勘驗并結合雙方證據(jù)，認為被控侵權產品具備涉案權利要求的全部技術特征，且構成等同，因此認為被控技術方案落入了權利要求1的保護范圍，構成侵權。

二、現(xiàn)有技術抗辯與合理使用

《中華人民共和國專利法》第六十二條規(guī)定：“在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的，不構成侵權?！钡谄呤畻l規(guī)定：“為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任?！鼻笆鰲l款即為現(xiàn)有技術抗辯與合理使用抗辯。

就現(xiàn)有技術抗辯而言，被告需要證明在專利申請日前已經存在相同或等同的技術方案即Prior Art?，F(xiàn)有技術可以是論文、產品宣傳冊，也可以是實物，但可適用的范圍不一樣。書面的在先技術的范圍是全球，但實物的范圍僅限于國內。

三、專利直接侵權與間接侵權

當專利侵權人單獨實施了權利人所主張的專利技術方案的全部技術特征，即構成專利直接侵權。當侵權人需要與其他方共同結合方能實施專利技術方案的全部技術特征時，侵權人與其他方的共同實施行為方構成專利直接侵權，侵權人單獨實施專利技術方案構成間接侵權。比如，某通信專利權利要求的技術特征為a，b，c，d四個技術特征，a、b、c技術特征由手機制造商實施，但技術特征d由用戶實施。構成專利間接侵權需要滿足：1）要完整實施被控技術方案，實施技術特征d是不可繞開的；或，2）間接侵權人制造或提供實施技術特征a、b、c的產品或方法，而該產品或方法專門用于與技術特征d相結合使用或雖可以與其他技術方特征或產品使用，但與技術特征d結合使用是最有效或最符合需求的。

但是我國專利法體系并未明確使用專利間接侵權的表述，而是使用了共同侵權的原理。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十一條第一款規(guī)定“明知有關產品系專門用于實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該提供者的行為屬于侵權責任法第九條規(guī)定的幫助他人實施侵權行為的，人民法院應予支持?！钡诙钜?guī)定“明知有關產品、方法被授予專利權，未經專利權人許可，為生產經營目的積極誘導他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該誘導者的行為屬于侵權責任法第九條規(guī)定的教唆他人實施侵權行為的，人民法院應予支持?！?/p>

在本案中，二審法院認為“根據(jù)本案專利權利要求1的限定，當一個實施者使用該方法制造相應閃存裝置時，其在制造全過程中必然要實施權利要求1中（1）到（3）等三個步驟。至于第（4）步驟“經由USB引入所述外存儲裝置的工作電源”以及第（5）步驟“按照USB標準規(guī)定的規(guī)范方法在數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)主機與所述外存儲裝置之間傳送要交換的信息”，除在產品測試等環(huán)節(jié)之外，通常系由閃存裝置的使用者來實施的步驟。即便如此，本院認為仍可認定友拓公司實施了該兩項步驟，理由在于：其一，雖然除在產品測試等環(huán)節(jié)之外，U盤制造商并不需要實施步驟（4）與步驟（5），涉案專利權利要求1所述的方法無法由一個主體實施完成是一項客觀的技術事實；但是，被訴侵權產品一經制造，其正常的使用方法就毫無疑義地包含步驟（4）與步驟（5）。也就是說，即使由與友拓公司無任何意思聯(lián)絡的使用者來實施步驟（4）與步驟（5），不僅該使用者實施步驟（4）與步驟（5）的時間必然發(fā)生在友拓公司實施完畢步驟（1）、步驟（2）以及步驟（3）之后，而且其實施該兩項步驟的具體方式與結果也是完全被友拓公司制造被訴侵權產品的行為決定的。使用者只要正常使用被訴侵權產品就不可避免地按照該步驟（4）與步驟（5）所述的方式來執(zhí)行連接外部電源與傳送交換信息的具體操作。并且，當使用者具體操作步驟（4）與步驟（5），友拓公司已實現(xiàn)其通過制造U盤銷售獲利的主觀目的，亦成為被訴侵權技術方案真正意義上的受益者，故由其對整個被訴侵權技術方案承擔責任可謂體現(xiàn)了民事活動領域的“權責相當”。其二, 按照生產經營的實際出發(fā)，難以想象一個產品制造者在制造一個合格閃存裝置時，不對該裝置進行“經由USB引入所述外存儲裝置的工作電源”以及“按照USB標準規(guī)定的規(guī)范方法在數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)主機與所述外存儲裝置之間傳送要交換的信息”這兩個步驟的測試。這種在產品制造過程中必須進行的測試，實際上已經與制造產品的整個過程融為一體，可以廣義的理解為屬于制造的過程。其三，涉案專利為1999年11月14日申請的發(fā)明專利，至今已近二十年。期間該專利歷經數(shù)十次無效程序，仍被維持有效，并在2013年10月獲得國家知識產權局頒發(fā)的“中國專利金獎”。閃存裝置的使用在計算機通訊領域以及人們的日常生活中發(fā)揮了巨大的作用，可謂劃時代的重大技術發(fā)明。若否認步驟（4）、步驟（5）與U盤制造商的關系，涉案專利將無法獲得法律的保護。而給予涉案專利與其創(chuàng)新程度相協(xié)調的保護力度，有利于依法合理平衡專利權人與社會公眾的利益，也有利于實現(xiàn)我國專利法統(tǒng)籌兼顧保護專利權人與激勵創(chuàng)新的制度初衷”。

四、互聯(lián)網平臺通知-刪除規(guī)則在專利侵權中的適用

本案還涉及互聯(lián)網平臺在專利侵權訴訟中如何適用“通知-刪除”規(guī)則判定是否承擔連帶責任的問題。侵權責任法第三十六條規(guī)定，網絡用戶利用網絡服務實施侵權行為的，被侵權人有權通知網絡服務提供者采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。網絡服務提供者接到通知后未及時采取必要措施的，對損害的擴大部分與該網絡用戶承擔連帶責任。網絡服務提供者知道網絡用戶利用其網絡服務侵害他人民事權益，未采取必要措施的，與該網絡用戶承擔連帶責任。

首先是侵權通知是否有效的問題。本案被告阿里巴巴主張，原告在起訴前發(fā)送的侵權通知未提供初步侵權的證據(jù)，因此不構成有效通知。而最高院認為對于涉及專利權的通知，在平臺治理規(guī)則的框架下，有效通知可以包括技術特征或設計特征比對表、實用新型或外觀設計專利權評價報告等材料，原告在通知中提供了侵權比對表等初步證據(jù)，因此構成了有效通知。

其次是，平臺是否采取了有效措施的問題。被告阿里巴巴主張其在收到原告的侵權通知后，雖未刪除下架涉案產品鏈接，但向被侵權人進行了轉通知，因此采取了必要措施。但最高人民法院認為轉通知是電子商務平臺經營者承擔的最低義務，轉通知后是否還需要進一步采取必要措施，仍需要進一步結合通知內容做出判斷。本案中，阿里巴巴公司雖然履行了轉通知義務，但并不能因此證明其采取了必要措施。電子商務平臺經營者負有網絡治理的經營者責任，針對不同的情況應采取相應的必要措施，達到較大可能防止侵權的目的。

*作者介紹：

陳陽，北京德和衡（廣州）律師事務所聯(lián)席合伙人律師，具有專利代理人資格，代理過華為訴中興通訊歐洲標準專利侵權糾紛訴訟、騰訊QQ專利侵權訴訟、微信專利侵權訴訟等專利侵權糾紛，有豐富的專利訴訟代理經驗。

（原標題：從2021年最高人民法院知識產權典型案例之深圳朗科案看專利侵權糾紛案攻守之道）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：陳陽 律師 北京德和衡（廣州）律師事務所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

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