從司法判例解讀職務發(fā)明認定要點

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“目前法律規(guī)定的職務發(fā)明創(chuàng)造包括兩類，‘執(zhí)行本單位的任務’所完成的發(fā)明創(chuàng)造和‘主要是利用本單位的物質技術條件’所完成的發(fā)明創(chuàng)造。只要符合情形之一，即可認定為職務發(fā)明。下文將結合案例，逐一進行分析這兩種情形。”

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：賈麗晨 劉國軍 北京柳沈（上海）律師事務所

前言

在當前國家鼓勵發(fā)展科技的大背景下，企業(yè)越來越重視知識產權管理與保護，與職務發(fā)明有關的權屬糾紛也隨之頻發(fā)，因而涌現出大量的司法判例，這表示無論是企業(yè)還是個人的知識產權保護意識都在提高。本文即意在結合具有代表意義的司法判例，圍繞職務發(fā)明的兩種情形“執(zhí)行本單位的任務”和“主要利用本單位的物質技術條件”展開分析，以厘清職務發(fā)明認定思路，準確把握認定要點。

根據《中華人民共和國專利法》（下稱“《專利法》”）第六條第一款規(guī)定：執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人。

職務發(fā)明從字面上可以分解為“職務”與“發(fā)明”。“職務”即表明員工作出發(fā)明創(chuàng)造系為完成單位的工作任務，那么員工必然與單位之間存在或者曾經存在勞動用工關系，基于此，單位對員工作出的發(fā)明創(chuàng)造享有所有權與支配權?！吨腥A人民共和國專利法實施細則》（下稱“《實施細則》”）第十二條第二款規(guī)定：“專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位”，因此員工在臨時工作單位中為完成工作作出的發(fā)明創(chuàng)造也可以被認定為職務發(fā)明。另外，即使是兼職協(xié)議到期，只要仍然實際存在勞務關系，專利申請權及被授權后的專利權應當歸厘于單位。如上海知識產權法院發(fā)布的專利申請權糾紛典型案例(2017)滬73民初349號案件中表明，即使發(fā)明人與單位的《兼職協(xié)議》已經到期，但由于其仍為單位提供研發(fā)勞動，單位也向其支付工資，兩者間存在臨時勞務關系，此時發(fā)明人為執(zhí)行該單位的任務作出的發(fā)明創(chuàng)造屬于職務發(fā)明。

“發(fā)明”即表明員工在工作過程中投入了智力勞動，屬于發(fā)明創(chuàng)造的“發(fā)明人”?！秾嵤┘殑t》第十三條規(guī)定：“專利法所稱發(fā)明人或者設計人，是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發(fā)明人或者設計人。”在發(fā)明創(chuàng)造權屬糾紛中，若該員工不屬于專利法意義下的發(fā)明人，則發(fā)明創(chuàng)造權屬的認定不能以職務發(fā)明的相關規(guī)定為依據，需要另尋其他法律依據。

目前法律規(guī)定的職務發(fā)明創(chuàng)造包括兩類，“執(zhí)行本單位的任務”所完成的發(fā)明創(chuàng)造和“主要是利用本單位的物質技術條件”所完成的發(fā)明創(chuàng)造。只要符合情形之一，即可認定為職務發(fā)明。下文將結合案例，逐一進行分析這兩種情形。

一、關于“執(zhí)行本單位的任務”

《實施細則》第十二條第一款規(guī)定：專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造，是指：(一)在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；(二)履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發(fā)明創(chuàng)造；(三)退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。

從上述規(guī)定可知，從時間上來看，前兩種情形所針對的是在職期間完成的發(fā)明創(chuàng)造，以完成工作任務為目的；第三種情形針對的是發(fā)明人離開原單位后作出的發(fā)明創(chuàng)造，有兩個認定要點，一是時間要點，即發(fā)明創(chuàng)造作出時間在發(fā)明人離開原單位1年之內，二是相關性要點，發(fā)明創(chuàng)造不限于其在原單位的工作任務，而只要與其在原單位從事的工作或接受的工作任務具備相關性即可。

（一）如何確定“本職工作或單位分配任務”內容

無論屬于前述哪一種情形，要認定訴爭發(fā)明屬于職務發(fā)明，首先需要確定發(fā)明人“本職工作或單位分配任務”的內容。通常而言，該判斷不能僅局限于員工職務、勞動合同、崗位職責書等書面約定，應當從其實際工作是否參與了單位的研發(fā)工作來判斷。下文將結合案例展開分析。

案例1：(2020)最高法知民終41號

該案中，原審法院認為雖然勞動合同中記載發(fā)明人系銷售人員，但根據原單位提交的發(fā)明人在原單位的工作內容顯示，其不僅是銷售人員，同時也是技術人員，其在原單位的本職工作及工作任務體現出，其至少熟知訴爭發(fā)明相關的裝置組成架構、工作原理及工作流程，參與研發(fā)并協(xié)助改進相關裝置。最高院在二審中進一步結合發(fā)明人的學歷背景、工作能力及在原單位的工作內容，并考慮到專利技術研發(fā)工作的系統(tǒng)性、傳承性，認定訴爭發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人在原單位的本職工作及工作任務密切相關，且系在終止勞動關系一年內出，屬于職務發(fā)明，原單位為專利申請權人。

由此可見，在確定發(fā)明人“本職工作或原單位分配任務”的內容時，需要考慮勞動合同、崗位職責書、保密協(xié)議等書面約定，還應考慮發(fā)明人是否具備研發(fā)能力和其實際工作內容，具體可從發(fā)明人的學歷背景、工作能力以及在原單位是否實際接觸、參與研發(fā)相關的工作來判斷，對此，原被告雙方均應積極舉證證明。如果發(fā)明人實際工作內容與勞動合同約定不一致，以實際工作內容為準。

案例2：(2021)最高法知民終403號

該案中，發(fā)明人曾作為彝族醫(yī)藥研究所的所長，其在任職期間申請的訴爭專利為“一種治療失眠的藥物組合物及其制備方法、制劑與應用”，發(fā)明人辯稱：彝族醫(yī)藥研究所提交的證據不能證明訴爭專利的研發(fā)是該單位的工作任務。最高院在二審中則認為，根據已查明的事實，彝族醫(yī)藥研究所的宗旨和業(yè)務范圍包括開展彝族醫(yī)藥研究，彝族醫(yī)藥知識和彝族藥單方驗方收集、整理、開發(fā)。可見，研究開發(fā)彝族醫(yī)藥是彝族醫(yī)藥研究所的核心工作內容。發(fā)明人作為具有研發(fā)能力的研究所所長，不能因其亦承擔研究所的管理職責，就否定其研究人員的身份。況且，雖然發(fā)明人強調其承擔的是研究所的管理職責，但現有證據已經顯示其參與了該研究所的研發(fā)工作。綜合以上因素，發(fā)明人在彝族醫(yī)藥研究所工作期間完成的彝族醫(yī)藥領域的發(fā)明創(chuàng)造，與其本職工作具有高度關聯性，訴爭專利應認定為發(fā)明人在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造。

實務中頻頻出現單位負責人或者處于管理層的研發(fā)人員其以個人名義申請發(fā)明專利而被單位以發(fā)明專利系職務發(fā)明為由訴至法院的情形，這類案例中，該個人處理的工作事務較為綜合，日常不太可能被明確委派以研發(fā)任務，但由于其身份地位，一定程度上其行為也能代表單位的意志。在判斷訴爭發(fā)明創(chuàng)造與其本職工作任務是否相關時，仍要關注其是否具備研發(fā)能力，是否屬于研發(fā)人員，是否實際參與了研發(fā)工作。除此之外，單位本身的業(yè)務范圍、機構性質、研發(fā)方向等也可作為確認其本職工作任務內容的參考。

（二）如何認定發(fā)明創(chuàng)造與“本職工作或單位分配任務”有關

“執(zhí)行本單位的任務”的第三種情形中規(guī)定了“與原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造”?！坝嘘P”這樣模糊的用詞使得企業(yè)或員工在理解上會發(fā)生偏差，這是發(fā)明創(chuàng)造權屬糾紛頻發(fā)的原因之一，也因此給職務發(fā)明的界定創(chuàng)造了辨析和裁量的空間。

原單位通常傾向于將“有關”的范圍做寬泛理解，擴大職務發(fā)明的認定范圍進而保護企業(yè)利益。如在本文案例5中，離職員工的原單位在上訴中指出“‘有關的發(fā)明創(chuàng)造’中的‘有關’，是指技術領域、工作職責等方面的相關性，一審判決將訴爭專利的具體技術特征與發(fā)明人的本職工作或原單位分配的任務進行比對，標準過于嚴苛，背離了職務發(fā)明創(chuàng)造‘有關’的判斷標準?！钡舨磺‘數財U大職務發(fā)明認定的范圍，實質上會給正常離職的技術人員附加不合理的競業(yè)限制義務，這顯然不利于人才合理流動，以及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍的形成。下面本文將結合各高院的經典案例，探尋法院裁判中將如何認定訴爭發(fā)明創(chuàng)造與原單位本職工作任務“有關”。

案例3：(2019)最高法民申6342號（最高院第158號指導案例）

該案中，最高院指出判斷“有關”時應綜合考慮以下因素作出認定：一是離職員工在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務的具體內容；二是涉案專利的具體情況；三是原單位是否開展了與涉案專利有關的技術研發(fā)活動，或者是否對有關技術具有合法的來源；四是權利人、發(fā)明人能否對于涉案專利的研發(fā)過程或者技術來源作出合理解釋。

該案中的員工2012年9月24日入職公司，任職期間多次參加研發(fā)方案的會議討論，后2013年4月17日與公司解除勞動關系，并于2013年7月12日以自己的名義申請涉案專利。該員工在入職前，沒有與涉案專利相關的從業(yè)經驗或學歷證書。最高院經審理認為將涉案專利與原單位的專利相比，二者解決的技術問題、發(fā)明目的、技術效果基本一致，二者技術方案高度關聯，該員工在原單位承擔的本職工作或分配的任務與涉案專利技術密切相關，原單位在涉案專利所屬的技術領域有持續(xù)的進行研發(fā)活動。由于涉案專利技術方案復雜，研發(fā)難度大，該員工作為涉案專利唯一的發(fā)明人，在離職后不到3個月即以個人名義單獨申請涉案專利，也不能對技術研發(fā)過程或者技術來源作出合理說明，不符合常理。且在二審中該員工也未能證明其在入職前具有能夠獨立研發(fā)涉案專利技術方案的知識水平和能力。因此認定涉案專利屬于該員工在原單位任職期間的職務發(fā)明并無不當。

根據最高院在上述指導案例中確立的裁判思路，在判斷訴爭發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人在原單位的本職工作任務是否有關時，首先應看原單位是否開展了與訴爭發(fā)明創(chuàng)造相關的研發(fā)活動、是否存在相關的技術方案或技術成果，與發(fā)明人在單位的本職工作是否相關，然后進一步將訴爭發(fā)明創(chuàng)造與本單位已有的技術方案或技術資料進行比對，法院還會對發(fā)明人是否具備自主、獨立做出訴爭發(fā)明創(chuàng)造的能力進行進一步追問，來綜合判定相關性。

案例4：(2017)滬民終281號

該案中訴爭發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明點在于“將多片光學功能不同的扇形基板分別加工后再拼裝成一個完整圓形基板”，該專利申請已經國家知識產權局授權，原單位提交的證據材料中未涉及多片扇形基板的拼裝技術。發(fā)明人及作為專利權人的新單位在一審中共同辯稱：涉案專利系在現有技術基礎上針對熒光粉色輪產品做的較大改進，與原單位無關。法院認為，職務發(fā)明認定所涉爭議發(fā)明創(chuàng)造的技術特征與發(fā)明人在原單位履行本職工作所接觸技術方案并不要求完全相同，只要具有一定的關聯性即可，考慮到訴爭專利技術與發(fā)明人在原單位的研發(fā)內容屬于同一技術領域，旨在解決的技術問題也相同，所涉原材料也基本相同，僅在制作工藝上存在差別（即發(fā)明點），且該制作工藝的差別亦具有一定的傳承性，因此法院認定訴爭專利技術與發(fā)明人在原單位的本職工作具有較強相關性，最終判定該發(fā)明專利權屬于原單位所有。

在將訴爭發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人在原單位履行本職工作接觸到的技術方案作相關性判斷時，需要考慮兩者是否屬于同一技術領域、解決的技術問題是否相同、技術手段是否具有傳承性、技術差距有多大等因素，而非簡單判斷兩者技術方案相比是否具有專利授權意義上的創(chuàng)造性，無需囿于專利發(fā)明點的限制。

案例5：（2022）最高法知民終1229號

在該案中，最高院認為認定“有關”應綜合考慮以下因素：一是訴爭專利的具體情況，包括其技術領域、所解決的技術問題、發(fā)明目的和技術效果、權利要求限定的保護范圍、相對于現有技術的“實質性特點”等。二是離職員工在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務的具體內容，包括工作職責、權限，能夠接觸、控制、獲取的與訴爭專利有關的技術信息等，以及訴爭專利與離職員工承擔的本職工作或原單位分配任務的相互關系。三是分析訴爭專利發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點或者改進思路是否已經體現于原單位技術方案中，或者說訴爭專利發(fā)明創(chuàng)造相對于原單位技術方案在技術思路上是否體現出延續(xù)性和傳承性。

該案中發(fā)明人在原單位的本職工作或分配的工作內容不包括訴爭專利的具體研發(fā)工作，最高院結合訴爭專利采用的核心技術手段、取得的技術效果、相對于現有技術的發(fā)明點的闡述，認為與原單位的技術方案存在明顯的差異。在案件評析中，最高院指出：除非有證據表明離職員工在原單位承擔的本職工作或被分配的任務具體指向該零配件，或有證據表明訴爭專利發(fā)明創(chuàng)造與原單位的相關技術方案存在明顯的承繼關系，且相關技術資料存在被離職員工接觸的可能性，否則不能僅以離職員工曾經在原單位參與和汽車項目研發(fā)有關的工作，就當然地認為新單位以離職員工作為發(fā)明人就某一汽車零配件提出的專利申請及由此獲得授權的專利權屬于離職員工在原單位作出的職務發(fā)明創(chuàng)造。如果按照過于寬泛思路對涉及職務發(fā)明創(chuàng)造的權利歸屬進行認定，勢必相當于認為離職員工只要在離開原單位1年內作出的涉及任一汽車零配件的發(fā)明創(chuàng)造都應當然地認定為原單位的職務發(fā)明創(chuàng)造，由此獲得的專利權都當然地歸屬原單位，這種思路無異于實質性剝奪了離職員工獨立發(fā)揮職業(yè)技能進行技術創(chuàng)新的機會，不適當地限縮了員工基于個人職業(yè)規(guī)劃重新作出擇業(yè)選擇的正常流動空間，進而導致在原單位、離職員工以及離職員工新任職單位三者之間出現明顯的利益失衡，顯然并不足取。

從專利法的角度，發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點是其技術方案相比于現有技術的本質區(qū)別。從發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點比較其與原單位已有的技術方案之間是否具有傳承性或延續(xù)性，能夠更為準確的判斷兩者是否具有相關性，避免將相關性做擴大解釋。從時間上來看，這個案件的裁判于2023年3月作出，相比于之前的案例，最高院在對“有關發(fā)明創(chuàng)造”進行認定時更為謹慎和細致，這個傾向值得注意和把握。

（三）員工離職后作出的發(fā)明創(chuàng)造權屬糾紛非典型案例

“執(zhí)行本單位的任務”第三種情況：退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。筆者在檢索職務發(fā)明相關案例時注意到，該條文經常作為請求權基礎。因此對該條文進行要件分析對準確認定職務發(fā)明是十分有必要的。

關于“作出”，實踐中由于如何判斷發(fā)明創(chuàng)造完成時間較為困難，在無證據證明發(fā)明創(chuàng)造的具體完成時間的情況下，通?？赏贫▽＠暾埲諡榘l(fā)明創(chuàng)造的作出時間；關于“退休、調離原單位、勞動人事關系終止之日”，可理解為離職員工實際脫離原單位的調遣支配的時間，可從辭職申請日期、離職證明、退工單等材料進行佐證；而關于1年期的時間要件，應當注意的是，其是職務發(fā)明認定中的必要但不充分條件。實踐中出現一些案例，員工在原單位離職1年后以自己為發(fā)明人進行專利申請而被原單位訴至法院，法院最終判決訴爭專利的申請權歸單位所有，在這樣的案例中，法院的判決看似突破了關于職務發(fā)明1年期的法律規(guī)定，至于為何會出現這樣的判決，下文將結合案例進行具體分析。

案例6：(2018)鄂民終714號

在該案中，員工離職后一年內進行專利申請，原單位向法院提起專利申請權之訴，雙方在審理時達成調解協(xié)議，約定員工及其新單位向國知局撤回該專利申請，在撤回專利申請批準之日起7個月內不得申請與該技術的相關專利。后員工及其新單位再次申請三項訴爭發(fā)明專利，原單位再次提出專利申請權侵權之訴，一審法院審理認為員工及其新單位的在先撤回專利申請技術與員工在原單位工作任務有關，屬于原單位職務發(fā)明；二審法院經審查，認為訴爭三項發(fā)明專利申請的內容與員工在原單位的工作任務均具有相關性；從研發(fā)背景是否一致、發(fā)明目的是否有關及主要技術特征是否相同等方面判斷其中一項訴爭發(fā)明專利屬于在先撤回專利申請技術的拆分，具有高度相關性，且員工及新單位也不能證明該訴爭專利申請的技術系自行研發(fā)，員工及新單位申請該項訴爭發(fā)明，既有違誠信原則，也侵犯了原單位的專利申請權，應當予以撤回。

本案中，員工在離職1年內申請專利后撤回，在離職1年后又將該專利拆分進行專利申請，在職務發(fā)明認定過程中即出現是否符合1年期時間要件的問題。法院運用誠實信用原則，突破了《實施細則》中1年期的限制，將訴爭專利申請認定為職務發(fā)明創(chuàng)造，彌補了過于剛性的一年期的規(guī)定，對于一些離職員工故意規(guī)避1年期限制進行發(fā)明創(chuàng)造申請的現象也給出了回應，為這類案件審理提供了一種新的思路。

案例7：(2019)最高法知民終337號

該案中，發(fā)明人從原單位離職一年后進行專利申請，原單位提起專利申請權侵權之訴。二審中，法院將爭議焦點歸納為（一）原單位在涉案專利申請日前是否擁有與涉案專利申請相同或者實質相同的技術方案；（二）在案證據能否證明涉案專利申請列明的發(fā)明人對涉案專利申請的實質性特點作出了創(chuàng)造性貢獻。經過審理，原單位在涉案專利申請日前擁有的圖紙已經明確記載了與涉案專利申請相同或無實質性差異的技術方案；對于爭議焦點（二），最高院認為“對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人在完成本單位分配的本職工作中所作出的發(fā)明創(chuàng)造，應當屬于職務發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權利屬于該單位。對于發(fā)明人從原單位離職一年之后，以其為發(fā)明人提交的專利申請，通常不能被認為屬于原單位。但是，當有證據表明該專利申請系發(fā)明人離職前由他人在原單位完成的發(fā)明創(chuàng)造，同時專利申請人又不能提供證據表明該發(fā)明創(chuàng)造系發(fā)明人在離職一年后獨立完成，則該專利申請權屬于原單位?！痹摪钢?，最高院認為原單位主張案外人系其所擁有的圖紙的發(fā)明人具有高度可能性，且該圖紙能夠完全反映涉案專利申請權利要求書的技術方案，發(fā)明人在原單位工作時實際接觸到了該圖紙；再次，在案證據不足以表明發(fā)明人從原單位離職一年后至涉案專利申請日前對涉案專利申請的發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出了創(chuàng)造性貢獻，也未能證明其系在原單位屬于現有技術的裝置基礎上進行技術改進獲得涉案專利申請的技術方案，最后法院判決涉案專利申請權屬于原單位所有。

職務發(fā)明中，員工一方首先應屬于專利法意義上的“發(fā)明人”，即對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻。本案中，員工并非訴爭發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人，而只是將原單位已有的發(fā)明創(chuàng)造以新單位的名義申請專利，并不涉及到職務發(fā)明的認定，因而并不適用1年期規(guī)定的限制。

二、關于“主要是利用本單位的物質技術條件”

“主要是利用本單位的物質技術條件”所完成的發(fā)明創(chuàng)造是指本單位的物質技術條件對發(fā)明創(chuàng)造的完成起到了主要或實質性作用的發(fā)明創(chuàng)造。此類發(fā)明創(chuàng)造即使不與本職工作或分配任務有關聯，而系主要利用本單位的物質技術條件的，仍屬于職務發(fā)明創(chuàng)造。根據《實施細則》第十二條第二款規(guī)定，物質技術條件包括資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。

（一）“主要利用”的認定

并非凡是利用了單位的物質技術條件完成的發(fā)明創(chuàng)造均為職務發(fā)明創(chuàng)造，而必須構成“主要利用”。如果對本單位的物質技術條件的利用是完成發(fā)明創(chuàng)造不可缺少或者不可代替的前提條件，則可以認為是“主要利用”。相反，少量的利用或者對發(fā)明創(chuàng)造的完成沒有實質性幫助的利用，則可以認為不屬于主要利用。
在最高院指令湖北高院再審的(2016)鄂民再12號案中，湖北高院參照《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋（2020修正）》第四條并結合審判實踐指出：“主要利用”應主要指以下兩種情況：其一，職工在發(fā)明創(chuàng)造的研究開發(fā)過程中，全部或者大部分利用了單位的資金、設備、器材或者原材料等物質條件，并且這些物質條件對形成該發(fā)明創(chuàng)造具有實質性的影響；其二，職工作出的發(fā)明創(chuàng)造其實質性內容是在單位尚未公開的技術成果、階段性成果基礎上完成的。

此外，由于單位對其資金、設備、器材、原材料以及尚未公開的技術成果都有完全的控制權，一般均制定有管理措施，并有相應組織機構予以實施，因此，單位主張發(fā)明人主要利用其物質技術條件完成發(fā)明創(chuàng)造的，應對“主要利用”的情形負舉證責任。

（二）“主要利用本單位物質技術條件”的除外情形

在《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋（2020修正）》的第四條中還包括了“主要是利用法人或者非法人組織的物質技術條件”的兩個除外情形：

（一）對利用法人或者非法人組織提供的物質技術條件，約定返還資金或者交納使用費的；

（二）在技術成果完成后利用法人或者非法人組織的物質技術條件對技術方案進行驗證、測試的。

對于第（二）種除外情形，因研發(fā)領域特性的不同，技術成果完成的標準也不同，對技術成果進行驗證、測試這一步驟既可能屬于技術成果完成后的驗證測試，也可能屬于該技術成果完成的必要過程。如在機械領域的發(fā)明創(chuàng)造，在發(fā)明創(chuàng)造完成后僅利用單位的物質技術條件對設備進行驗證、測試，通常不屬于主要利用單位的物質技術條件的行為，而在生物醫(yī)藥領域，特別是藥品的發(fā)明創(chuàng)造，獲得臨床數據等藥效數據通常是完成藥品發(fā)明創(chuàng)造過程中的重要環(huán)節(jié)，如果專利申請人以臨床數據作為藥品技術效果的主要依據，更可說明臨床數據在該產品發(fā)明創(chuàng)造過程中難以或缺的作用。因此在獲得臨床數據過程中利用的物質技術條件通常在完成此類發(fā)明創(chuàng)造的過程中起到重要作用，在實踐中也可能被認定為屬于利用單位物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。因此，應當結合技術領域的特征及驗證、測試階段的數據對于技術成果完成的重要程度來判斷此階段所利用的單位物質技術條件是否屬于“主要利用”。

（三）如何認定是否主要利用單位的“技術條件”

對于“不對外公開的”技術資料，應當是單位擁有的只有少數經過許可的員工才能接觸到的內部情報或者內部資料，如技術檔案、設計圖紙、實驗數據、技術信息等，是單位的技術儲備，對于單位來說具有潛在的無形財產價值，這一部分技術資料通常不屬于行業(yè)內公知的技術。

案例8：第(2020)最高法知民終1848號

該案中，最高院認為，不宜將發(fā)明人在涉案專利的發(fā)明創(chuàng)造過程中所處的技術環(huán)境或者所掌握的公司技術資料，與法律規(guī)定的技術條件相混淆。如果相關技術資料對于涉案專利技術方案的實質性特點不能提供技術啟示，則原則上不應對專利權屬產生影響。本案中單位所使用的石墨烯微波膨化爐系自外部購入，單位并未有效證明該設備系單位提供技術方案，且技術方案未對外公開的事實，亦未證明發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造使用了單位的設備改造方案和設備實驗數據，故不足以認定單位為涉案專利的研發(fā)提供了主要技術條件。

此外，單位提及發(fā)明人發(fā)明創(chuàng)意來源問題，實質主張系涉案專利技術問題的確定對專利權屬具有影響。對此，應當厘清技術問題的性質和對發(fā)明技術方案的影響，區(qū)分個案情況予以判斷。在技術問題屬于單位階段性技術成果且不為外界所知悉的情況下，該技術問題可使發(fā)明人避免陷入錯誤的研發(fā)方向，并因此縮短了研發(fā)進程，此時該技術問題可視為本單位的技術條件；而在技術問題屬于公知或屬于非為單位內部掌握且未被采取保密措施的外購產品技術缺陷的情況下，相關發(fā)明創(chuàng)造的技術問題則不構成本單位的技術條件。本案中，發(fā)明人雖系在石墨烯微波膨化爐的生產、維護和改造過程中，獲知該設備存在輸送帶開裂導致壽命短的技術問題，但如前所述，該技術問題產生于外部公司所生產的涉案設備，且至少被單位和外部公司同時所知，單位未舉證證明此技術缺陷問題屬于其不對外公開的技術信息，故單位據此對專利權所提主張缺乏事實和法律依據。

因此，在認定是否主要利用單位的技術條件時，可考慮技術資料是否為單位不對外公開的技術資料或技術成果，是否為涉案專利的實質性特點提供技術啟示。

（四）如何認定是否“利用了本單位的物質條件”

本單位的物質條件包括資金、設備、零部件、原材料等。在前述案例9中，最高院認為，就該案的物質條件而言，單位并無用于涉案專利研發(fā)的專門資金投入，其石墨烯微波膨化爐的生產、調試、傳動帶用高溫氈的采購和替換等物質條件的提供和消耗，一則并非因為發(fā)明人的意志進行，而是單位組織的生產測試過程中被消耗，單位并無為發(fā)明人的科研活動提供物質條件的意思表示；二則相關物質條件的消耗并未指向發(fā)明人的科研活動，涉案專利較現有技術改進的主要創(chuàng)新在于“圓環(huán)形物料輸送結構”，單位的相關設備、零部件不包括“圓環(huán)形物料輸送結構”，亦無物質條件因指向涉案專利技術方案研發(fā)過程中的分析、驗證、測試而被使用，即未對發(fā)明的取得產生實質性的影響。因此，單位的現有證據不足以證明其為涉案專利的研發(fā)提供了主要物質條件。

在案例2中，發(fā)明人作為原單位醫(yī)學研究所的負責人，具備調配單位資金、設備資源的能力，其在任職期間從事訴爭藥品的研發(fā)活動并獲得相關的臨床藥效數據。最高院審理認為，要完成訴爭專利說明書記載的110例失眠癥患者的臨床觀察，必然需要支出資金購買一定數量的原料藥。原單位舉證證明了其在訴爭專利申請前后采購過酸棗仁、柏子仁、紅景天、佛手等訴爭專利的中藥成分，而發(fā)明人未舉證證明其為訴爭專利的研發(fā)支出過任何資金購買原料藥。因此，對于發(fā)明人在職時系單位負責人或高管這樣的特殊情形，難以判斷單位是否有為訴爭發(fā)明投入物質條件的意思表示，可從物質技術條件是否實際消耗在相關研發(fā)活動中進行判斷，同時也可考慮發(fā)明人自身對研發(fā)活動的物質投入情況。

因此，在認定是否主要利用了本單位的物質條件時，可考慮單位是否有為發(fā)明人的科研活動提供物質條件的意思表示、相關物質條件的消耗是否指向訴爭專利研發(fā)活動及發(fā)明人是否具備對研發(fā)活動進行自主投入的能力和可能性。

三、總結

前文在職務發(fā)明相關的法律規(guī)范要件分析中總結了司法裁判的觀點，在案件事實如何對應到法律規(guī)范的問題上，這些案例為我們提供了思路。在職務發(fā)明的認定中，主要有三個對象：訴爭發(fā)明本身、單位及研發(fā)人員（有時也包括新單位）。

在“執(zhí)行本單位的任務”認定中，主要圍繞著“有關”的證明展開。單位需要舉證證明三處“有關”，即自身研發(fā)活動或經營范圍與訴爭發(fā)明創(chuàng)造有關，二是證明自身研發(fā)活動與研發(fā)人員在本單位的本職工作或分配任務有關，三是訴爭發(fā)明創(chuàng)造與研發(fā)人員在本單位的本職工作或分配任務有關，形成一個“有關”的閉環(huán)。

在前述各案例中，法院都用了較長的篇幅論證訴爭發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人在原單位本職工作或原單位分配的任務的相關性，其中包括將訴爭發(fā)明創(chuàng)造與原單位已有的技術方案或技術成果進行對比，體現出法院在維護保護單位投入和鼓勵研發(fā)人員創(chuàng)新之間的平衡。而在案例5的判決中，最高院對訴爭發(fā)明創(chuàng)造本身的審理已經細致到將其實質性特點與原單位已有技術方案進行對比看是否具有延續(xù)性或傳承性，以避免相關性的認定過于寬泛而導致三方利益失衡，這也體現出相關性認定將從嚴把握的傾向。

對于“主要利用本單位的物質技術條件”這一情形，承接上述思路，認定“主要利用本單位的物質技術條件”也可以從發(fā)明創(chuàng)造本身、單位和研發(fā)人員三方面進行分析。從發(fā)明創(chuàng)造所處的技術領域，來判斷發(fā)明創(chuàng)造的作出，何種物質技術條件是必不可少的；繼而看單位是否為發(fā)明創(chuàng)造的作出提供了相應的物質技術條件，一般來說單位需要有為發(fā)明創(chuàng)造的研發(fā)提供物質技術條件的意思表示，但根本的還是要看單位的物質技術條件的消耗是否實際指向了訴爭發(fā)明創(chuàng)造。同時，也要考慮研發(fā)人員自身對研發(fā)活動的物質投入情況。這里還需指出，在認定是否“利用了單位的技術條件”時，并非單位提供的所有技術資料都屬于法律規(guī)定的技術條件，而要厘清該類技術資料的性質和對發(fā)明創(chuàng)造的影響，可以從其是否屬于單位不對外公開的技術資料、單位是否采取了保密措施、是否屬于現有技術、是否為發(fā)明創(chuàng)造的作出提供技術啟示等方面進行判斷。

（原標題：從司法判例解讀職務發(fā)明認定要點）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：賈麗晨 劉國軍 北京柳沈（上海）律師事務所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從司法判例解讀職務發(fā)明認定要點（點擊標題查看原文）

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