商業(yè)外觀侵權(quán)的解決機(jī)制（注意，不是外觀設(shè)計(jì)!）

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“商標(biāo)法的立法目的是為了保護(hù)企業(yè)的商譽(yù)，而功能性特征是專利法調(diào)整的范疇。”

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉靜洋 杜袁成 安徽知問(wèn)律師事務(wù)所

陳彬 孟坦 江蘇瑞途律師事務(wù)所

前言 >>

美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人針對(duì)中國(guó)跨境電商賣家發(fā)起的侵權(quán)投訴逐年增加，多數(shù)侵權(quán)投訴基本在各電商平臺(tái)內(nèi)解決，如美國(guó)電商平臺(tái)的代表者亞馬遜建立了一套自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴解決機(jī)制，主要針對(duì)商標(biāo)和專利的侵權(quán)投訴。作為另一類知識(shí)產(chǎn)權(quán)的客體——商業(yè)外觀（Trade Dress），由于其并不要求注冊(cè)，且電商平臺(tái)沒(méi)有這一客體侵權(quán)的解決機(jī)制，投訴方一般會(huì)直接訴諸于法院。投訴進(jìn)入法院層面，權(quán)利人通常會(huì)申請(qǐng)臨時(shí)禁令（Temporary Restraining Order，TRO），如不積極應(yīng)對(duì)，除了被法院凍結(jié)的賣家賬戶余額和庫(kù)存取回?zé)o望，還會(huì)在美國(guó)喪失商業(yè)信譽(yù)，造成比電商平臺(tái)層面投訴更為嚴(yán)重的后果。

圖1顯示了一件TRO商業(yè)外觀侵權(quán)案件，左圖為涉案產(chǎn)品，右圖為權(quán)利人的產(chǎn)品。其為一種紅色的家具腳套，標(biāo)識(shí)為紅色墊底。權(quán)利人將其注冊(cè)了商標(biāo)。圖2顯示權(quán)利人起訴時(shí)，該商標(biāo)已申請(qǐng)但尚未取得權(quán)利。可見(jiàn)，取得商標(biāo)權(quán)與否，與商業(yè)外觀維權(quán)并不沖突。

圖1

圖2

一、美國(guó)商業(yè)外觀簡(jiǎn)介

1.1. 美國(guó)商業(yè)外觀簡(jiǎn)介

商業(yè)外觀并未出現(xiàn)我國(guó)的法律或司法解釋中，其來(lái)源于對(duì)美國(guó)Trade Dress的直譯。即使對(duì)商業(yè)外觀保護(hù)多年的美國(guó)，對(duì)其也沒(méi)有明確的定義。商業(yè)外觀作為法律概念首次提出，可能是從1973年的聯(lián)邦第八巡回法院的“Truck Equipment”案開(kāi)始，該案的主審法官創(chuàng)造性地將對(duì)于商標(biāo)的保護(hù)規(guī)定延伸至商業(yè)外觀[1]。美國(guó)第十一巡回上訴法院將商業(yè)外觀定義為“商業(yè)外觀是指產(chǎn)品的整體形象，其特征包括尺寸、外形、顏色或顏色之組合、質(zhì)地、構(gòu)造，甚至是特殊的銷售技巧”，被其他法院廣泛引用[2]。在美國(guó)，商業(yè)外觀的含義不是一蹴而就的，是經(jīng)過(guò)多年的判例不斷演變的。一開(kāi)始，商業(yè)外觀限于用以包裹產(chǎn)品的標(biāo)簽或容器的整體外觀。后來(lái)，商業(yè)外觀的保護(hù)范圍拓寬，包括展示產(chǎn)品或者服務(wù)的任何元素的整體，如餐館獨(dú)特裝飾的整體外觀。從20世紀(jì)50年代早期開(kāi)始，在爭(zhēng)議中，商業(yè)外觀擴(kuò)展到產(chǎn)品自身的形狀和設(shè)計(jì)[3]。

1.2. 美國(guó)商業(yè)外觀保護(hù)的基礎(chǔ)

商業(yè)外觀在美國(guó)聯(lián)邦法上的保護(hù)是基于藍(lán)哈姆法（Lanham Act）第43條第1款，其在1946年頒布時(shí)，并沒(méi)有在具體條款中直接規(guī)定商業(yè)外觀侵權(quán)的救濟(jì)，直到1999 年修正案時(shí)才提到商業(yè)外觀一詞。藍(lán)哈姆法在第43條第1款中禁止兩類不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為——虛假來(lái)源標(biāo)識(shí)和虛假描述或陳述（False designation of Origin and False description or representation ），這成為聯(lián)邦法院對(duì)商業(yè)外觀侵權(quán)提供救濟(jì)的法律基礎(chǔ)2。

1.3. 商業(yè)外觀侵權(quán)的構(gòu)成要件

依據(jù)第43條第1款，舉證責(zé)任在權(quán)利人，需要證明：

1.3.1. 尋求保護(hù)的商業(yè)外觀具有顯著性，具有內(nèi)在顯著性，或通過(guò)第二含義獲得顯著性。

1.3.2. 非功能性：不具有實(shí)用功能性和/或美學(xué)功能性。

1.3.3. 一般的消費(fèi)者對(duì)于權(quán)利人的商業(yè)外觀和被訴侵權(quán)的商業(yè)外觀可能產(chǎn)生混淆。

二、一些商業(yè)外觀侵權(quán)案例

由于商業(yè)外觀在美國(guó)并沒(méi)有一個(gè)可供評(píng)判的準(zhǔn)確定義，對(duì)商業(yè)外觀的保護(hù)在幾十年的判例中歷經(jīng)了變化與發(fā)展。在被訴商業(yè)外觀侵權(quán)后，若想初步判斷自己的產(chǎn)品是否侵犯了投訴方的商業(yè)外觀，需對(duì)美國(guó)歷史上的判例有所了解。

2.1. Two pesos案[4]

2.1.1. 案件基本信息

原告Taco Cabana在德克薩斯州等地開(kāi)設(shè)墨西哥風(fēng)格連鎖餐館，向法院將其店鋪的裝修風(fēng)格整體描述成一種獨(dú)特的商業(yè)外觀，被告Two pesos后來(lái)開(kāi)設(shè)了與其商業(yè)外觀相似的店鋪，進(jìn)入Taco Cabana所在德克薩斯州等地。

2.1.2. 案件分析

該案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于，商業(yè)外觀是否可以具有天然的內(nèi)在顯著性。地區(qū)法院認(rèn)為Taco Cabana的裝修風(fēng)格作為一個(gè)整體，是非功能性的，且具有天然的內(nèi)在顯著性，但未獲得第二顯著性。第五巡回上訴法院維持了上述判決。被告不服，案件進(jìn)入最高法院，最高法院認(rèn)為商業(yè)外觀可以具有內(nèi)在顯著性獲得藍(lán)哈姆法第43條第1款的保護(hù)：

（1）藍(lán)哈姆法第43條第1款并未提到第二顯著性的問(wèn)題；

（2）要求非描述性的商業(yè)外觀需獲得第二顯著性才能被保護(hù)有違藍(lán)哈姆法的立法目的，這將使得小公司在進(jìn)入新的市場(chǎng)時(shí)，由于未獲得第二顯著性，而無(wú)法保護(hù)其商業(yè)外觀2。

2.2. Wal-Mart案[5]

2.2.1. 案件基本信息

原告Samara Brothers公司在其設(shè)計(jì)和生產(chǎn)兒童衣服上使用了特定的圖案，被告Wal-Mart完全復(fù)制并生產(chǎn)了相同的衣服。地區(qū)法院和第二巡回法院支持了原告的訴訟請(qǐng)求。Wal-Mart不服，上訴至最高法院。

2.2.2. 案件分析

在該案中，最高法院認(rèn)可，可以將商業(yè)外觀擴(kuò)展至產(chǎn)品本身，這點(diǎn)和Two pesos案不同，Two pesos案中的商業(yè)外觀并不涉及產(chǎn)品本身。同時(shí)，最高法院將商業(yè)外觀分為產(chǎn)品包裝和產(chǎn)品設(shè)計(jì)兩類商業(yè)外觀，并認(rèn)為產(chǎn)品包裝可以具有內(nèi)在顯著性，而產(chǎn)品設(shè)計(jì)天然的不具有內(nèi)在顯著性，必須通過(guò)獲得第二顯著性才能被藍(lán)哈姆法第43條第1款保護(hù)。最高法院作出此結(jié)論的考量在于，小公司不必需要證明商業(yè)外觀的第二顯著性而處于不利地位，但也不希望某些公司利用商業(yè)外觀保護(hù)過(guò)期專利，形成壟斷。有興趣的讀者可以去看該案最高院的評(píng)判，在此不做展開(kāi)。

2.3. Echo案[6]

2.3.1. 案件基本信息

原告Echo和被告Associates都是旅行社和旅游運(yùn)營(yíng)商，從事?tīng)I(yíng)銷、銷售和安排春假旅游，為大學(xué)生前往佛羅里達(dá)州等地提供服務(wù)。原告Echo認(rèn)為被告Associates試圖通過(guò)分發(fā)和使用與其基本相同的宣傳海報(bào)，假冒其度假旅游服務(wù)。

2.3.2. 案件分析

由于Wal-Mart案并沒(méi)有給出一個(gè)如何確認(rèn)商業(yè)外觀已經(jīng)獲得獲得第二顯著性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，本案的第七巡回上訴法院給出了較為詳細(xì)的判斷標(biāo)準(zhǔn)：

直接證據(jù)：（1）消費(fèi)者證詞；（2）消費(fèi)者調(diào)查。

間接證據(jù)：（1）排他性、時(shí)間跨度和方式；（2）廣告投放的數(shù)量和方式；（3）銷售額和消費(fèi)者數(shù)量；（4）市場(chǎng)占有份額；（5）故意抄襲的證據(jù)。

這些因素后來(lái)被其他法院所增加或刪減的引用，如某些法院認(rèn)為第二顯著性的問(wèn)題不是推廣努力程度的問(wèn)題，而是在消費(fèi)公眾腦海中對(duì)商業(yè)外觀含義改變的效果2，因而廣告的投放量只能作為間接證據(jù)。

2.4. Traffix案[7]

2.4.1. 案件基本信息

原告MDI公司擁有一種交通標(biāo)示架的實(shí)用發(fā)明專利權(quán)，專利過(guò)期以后，被告Traffix公司生產(chǎn)相似的交通標(biāo)示架，MDI公司遂對(duì)Traffix 公司提起商標(biāo)和商業(yè)外觀侵權(quán)訴訟。

2.4.2. 案件分析

地區(qū)法院認(rèn)為應(yīng)該由原告舉證該設(shè)計(jì)不具功能性，而非由被告舉證該設(shè)計(jì)具有功能性，原告由于舉證無(wú)能而敗訴。第六巡回上訴法院推翻了該判決，其理由是，其他競(jìng)爭(zhēng)者可以采用類似替代設(shè)計(jì)的規(guī)避設(shè)計(jì)，根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)必須規(guī)則，其不具有功能性。

美國(guó)法院在Morton-Norwich案[8]中將實(shí)用功能性分為事實(shí)功能性和法律功能性，事實(shí)功能性即普通意義上的功能性，大部分設(shè)計(jì)都會(huì)給一個(gè)產(chǎn)品帶來(lái)實(shí)用性，而這并不會(huì)導(dǎo)致該產(chǎn)品不能獲得商業(yè)外觀范疇的保護(hù)，而法律功能性意味著專利法上的實(shí)用性，即功能優(yōu)越性或制造成本的經(jīng)濟(jì)性，這會(huì)導(dǎo)致該產(chǎn)品由于具有功能性而不能被商業(yè)外觀所保護(hù)，具體看：（1）是否存在一個(gè)揭露這個(gè)設(shè)計(jì)具有實(shí)用優(yōu)越性的實(shí)用專利；（2）這個(gè)設(shè)計(jì)的最先使用者是否在在廣告中吹噓這個(gè)設(shè)計(jì)的實(shí)用優(yōu)越性；（3）競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)于具有相同功能設(shè)計(jì)的可獲得性；（4）事實(shí)表明這個(gè)設(shè)計(jì)可以產(chǎn)生一種相對(duì)比較簡(jiǎn)單或便宜的產(chǎn)品制造方法[2]。后來(lái)美國(guó)最高法院在 Inwood 案[9]中定義了傳統(tǒng)規(guī)則：“一般說(shuō)來(lái)，如果某個(gè)產(chǎn)品特征對(duì)于產(chǎn)品的使用或?qū)崿F(xiàn)其目的來(lái)說(shuō)是必不可少的，或足以影響產(chǎn)品的成本和質(zhì)量，那么這個(gè)特征就具有功能性”。

說(shuō)回Traffix案，Traffix公司不服上訴至最高法院，最高法院認(rèn)為第六巡回上訴法院把功能性理解成“判斷某一特征是否具有功能性的必要標(biāo)準(zhǔn)是這個(gè)特征是否是競(jìng)爭(zhēng)必需的”是錯(cuò)誤的2，重申了 Inwood 案中關(guān)于功能性的定義，且其認(rèn)為是否已被實(shí)用專利保護(hù)并不是產(chǎn)品能被商業(yè)外觀保護(hù)的障礙。

2.5. Qualitex案[10]

2.5.1. 案件基本信息

原告Qualitex 公司（自1950 年代以來(lái)）在其制造并出售的用于干洗機(jī)的墊子上使用一種特殊的綠色金色陰影。1989年，被告Jacobson Products（Qualitex的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）開(kāi)始向干洗公司出售自己的墊子，它把墊子染成類似的綠金色。1991年，Qualitex 向?qū)＠虡?biāo)局注冊(cè)了墊子上特殊的綠金色作為商標(biāo)。注冊(cè)號(hào) 1,633,711（1991年2月5日）。Qualitex 隨后提起不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的訴訟，質(zhì)疑 Jacobson使用綠金色。Qualitex 在地方法院贏得了訴訟。但是，第九巡回上訴法院撤銷了該判決，認(rèn)為《蘭納姆法案》不允許 Qualitex 或其他任何人將“僅顏色”注冊(cè)為商標(biāo)。

2.5.2. 案件分析

最高法院推翻了第九巡回上訴法院的判決，其認(rèn)為單一顏色同特定形狀（可口可樂(lè)瓶）、特定聲音（NBC的三個(gè)鐘聲）、特殊的氣味（縫紉線上的雞蛋花）一樣，可以被注冊(cè)為商標(biāo)。且最高法院豐富了Inwood 案定義的傳統(tǒng)規(guī)則，在“傳統(tǒng)規(guī)則”之后增加了一句“也就是說(shuō)，這個(gè)特征的排他性使用將會(huì)使競(jìng)爭(zhēng)者處于與商譽(yù)無(wú)關(guān)的不利境地”，這一判斷標(biāo)準(zhǔn)被稱之為“競(jìng)爭(zhēng)必須”(Competitive Necessity)標(biāo)準(zhǔn)。

上述案例展示了美國(guó)法院對(duì)于商業(yè)外觀侵權(quán)認(rèn)定的變遷。

三、處理應(yīng)對(duì)措施

美國(guó)權(quán)利人針對(duì)中國(guó)跨境電商在法院層面發(fā)起的投訴，一般都會(huì)申請(qǐng)TRO，侵權(quán)的客體既可能是商業(yè)外觀，也可能是實(shí)用專利或外觀設(shè)計(jì)專利。因而，針對(duì)商業(yè)外觀侵權(quán)的應(yīng)對(duì)措施可比照專利侵權(quán)進(jìn)行。

3.1. 暫停商品銷售

在收到訴狀或TRO禁令時(shí)，第一時(shí)間將禁令中凍結(jié)賬戶中對(duì)應(yīng)電商平臺(tái)中所有商品暫停銷售，包括三種方式：停售產(chǎn)品，掛假期模式，或?qū)⑺挟a(chǎn)品庫(kù)存設(shè)為0。依TRO禁令凍結(jié)的資金賬戶，后續(xù)出單所得金額也都會(huì)被凍結(jié)，直到禁令解除為止，若后續(xù)以和解談判的方式處理，原告方會(huì)根據(jù)凍結(jié)金額定其所主張的賠償金額（原告方會(huì)向平臺(tái)方獲取銷售數(shù)據(jù)），所以可能銷售額得越多，后續(xù)賠償額越多。

3.2. 收集相關(guān)資料確定具體應(yīng)對(duì)措施

3.2.1. 先前原告方的代理律所，如GBC一般會(huì)在其官網(wǎng)提供相應(yīng)的呈交法院的案件信息與資料，被投訴的電商賣家可在收到的訴狀（Complaint）中找到對(duì)應(yīng)案件號(hào)，去其官網(wǎng)下載具體的案件信息，部分還可看到目前案件的進(jìn)展。但近來(lái)，GBC律所已不再其官網(wǎng)提供下載，且因提交具體侵權(quán)證據(jù)并不是申請(qǐng)TRO必須的，所以大多是原告提供保證金。由于賣家在收到訴狀時(shí)，賬戶已被凍結(jié)。訴狀中被告往往不只一家，可能多達(dá)幾百個(gè)，所以訴狀中基本沒(méi)有實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。那么根據(jù)訴狀中的案件號(hào)，如何獲知一些必要信息呢。

3.2.1.1. Pacer

圖3展示了在Pacer搜索的一件TRO案件，可以看到原告提交訴狀至法院的時(shí)間。原告后續(xù)提交的材料，以及法院發(fā)出的文件，均按時(shí)間排序。如果法院對(duì)原告的一項(xiàng)動(dòng)議進(jìn)行了回應(yīng)，還可顯示該動(dòng)議的內(nèi)容。如PIO的聽(tīng)證時(shí)間，若是線上聽(tīng)證，還會(huì)提供相應(yīng)的電話。TRO的簽發(fā)無(wú)需告知被告，而PIO簽發(fā)前，原告有通知被告的義務(wù)。

Pacer的優(yōu)點(diǎn)是：官方，因而數(shù)據(jù)更新及時(shí)。但缺點(diǎn)也很明顯：需要美國(guó)信用卡注冊(cè)，第一次注冊(cè)時(shí)，提供14天試用期，試用期結(jié)束后，按月付費(fèi)，如圖4所示，有兩種可選付費(fèi)模式，對(duì)應(yīng)不同的權(quán)限。值得注意的是，即使按月付費(fèi)，下載文件仍需另收費(fèi)，單個(gè)文件0.1美元/頁(yè)，30頁(yè)封頂，因而以單個(gè)文件3美元算，動(dòng)輒十幾或幾十個(gè)文件每個(gè)案件，全部下載的話，約需幾百人民幣不等。即使不下載，查看文件也是收費(fèi)的，但對(duì)于某案件的代理律師，在第一次查看該文件時(shí)是免費(fèi)的，再次查看會(huì)收費(fèi)，因而Pacer建議代理律師在第一次查看文件時(shí)保存或打印，以免產(chǎn)生重復(fù)費(fèi)用。

圖3

圖4

3.2.1.2. Lex Machina

Pacer禁止同一律所的律師互相使用帳號(hào)，因而在某寶看不到Pacer的臨時(shí)帳號(hào)。Lex Machina是國(guó)內(nèi)一家商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)站，提供類似于Pacer的查詢功能，但更為豐富，比如，可以查詢某個(gè)法官的偏好，或者某種類型案件的結(jié)案周期等等。如圖5所示，知產(chǎn)案件都在Federal聯(lián)邦案件下，通過(guò)案件號(hào)搜索到案件后，進(jìn)入Docket Entries，可看到相關(guān)文件的下載。Lex Machina在左邊對(duì)文件進(jìn)行了歸類，以方便查找。同時(shí)在右邊提供了類似Pacer的展示方式，權(quán)利人提交的文件，和法院簽發(fā)的文件，均按時(shí)間排序，并可通過(guò)View Documents下載。

圖5

3.2.2. 去美國(guó)商標(biāo)局官網(wǎng)或商業(yè)性檢索網(wǎng)站，檢索相關(guān)信息，查看涉案商業(yè)外觀是否同時(shí)注冊(cè)商標(biāo)。如其同時(shí)注冊(cè)了商標(biāo)還未授權(quán)，核實(shí)商標(biāo)的申請(qǐng)人主體是否和原告一致，若不一致，且原告提供了商標(biāo)的獨(dú)家使用授權(quán)，核實(shí)原告獲得商標(biāo)獨(dú)家使用權(quán)的問(wèn)題。檢索在商標(biāo)申請(qǐng)日，以及原告在訴狀中陳述的商業(yè)外觀第一次使用日之前，涉案產(chǎn)品是否有在先銷售的證據(jù)，用來(lái)提公眾意見(jiàn)，或商標(biāo)授權(quán)后的無(wú)效工作。或依上述方法檢索看能否收集能證明涉案商業(yè)外觀具有實(shí)用功能性和/或美學(xué)功能性的材料。

3.2.3. 在電商平臺(tái)檢索相同涉案產(chǎn)品的上架時(shí)間和設(shè)計(jì)相近的產(chǎn)品。此處可初步判斷原告方的真實(shí)意圖，若原告方有相同或相似產(chǎn)品銷售，且市場(chǎng)占有率不低，那么原告很大可能是想獨(dú)霸市場(chǎng)，后續(xù)通過(guò)和解處理的可能性低。若電商平臺(tái)上已經(jīng)有大量不同賣家銷售相同或相似的產(chǎn)品，且此類商品出現(xiàn)時(shí)間較早，再者，上步通過(guò)案件信息或檢索發(fā)現(xiàn)涉案外觀設(shè)計(jì)權(quán)利時(shí)間不長(zhǎng)，則原告方很可能屬于專利流氓，目的通過(guò)投訴獲益，后續(xù)通過(guò)和解談判獲得解決的可能性高。

收集上訴材料，除了應(yīng)對(duì)訴訟，也是為了更好的和解談判。若無(wú)準(zhǔn)備談判和解，最終可能拿回的金額可能低于凍結(jié)金額的30%；有了上述材料，依據(jù)材料的強(qiáng)弱，有望獲得一個(gè)理想的和解金額。

3.3. 正式回復(fù)

收集上述信息后，如果覺(jué)得侵權(quán)與否尚有爭(zhēng)議，決定應(yīng)訴，需尋找合適的美國(guó)律師，非案件管轄州的其他州律師，可以和原告律師溝通和解，但一般不能出庭。美國(guó)律師按小時(shí)收費(fèi)，非出庭工作，一般收費(fèi)在300~500美金/小時(shí)，若需出庭則700~1000美金/小時(shí)。案件一般從開(kāi)始并不能判斷會(huì)在哪個(gè)階段結(jié)束，因此無(wú)法估算最終的訴訟代理費(fèi)，正常情形下，如果全部委托美國(guó)律師走完全程，需數(shù)十萬(wàn)美金，甚至更多，所以此類案件一般以和解結(jié)束。

為了節(jié)約應(yīng)訴成本，可以考慮同時(shí)委托國(guó)內(nèi)律師和國(guó)外律師，國(guó)內(nèi)律師出具案情分析結(jié)論后，依據(jù)案情分析的結(jié)論，起草針對(duì)臨時(shí)禁令所涉及侵權(quán)行為的律師函的初稿交付美國(guó)律師（此處建議中美律師協(xié)作完成），由美國(guó)律師向原告做出正式回復(fù)（原告律師一般不會(huì)理睬私人信件和非美國(guó)律師的信件）。

分析案件后，基于不同結(jié)果下的操作：

（1）對(duì)于明顯不侵權(quán)或侵權(quán)可能性較低的案件，國(guó)內(nèi)律師基于案情分析后的結(jié)果，應(yīng)盡快通知被告方委托的美國(guó)律師向法院提出撤銷臨時(shí)禁令TRO申請(qǐng)的動(dòng)議。此時(shí)盡快回復(fù)無(wú)疑是對(duì)被告最有利的應(yīng)對(duì)方式。

（2）即便是在侵權(quán)可能性較高的案件中，中美律師合作，有策略的回復(fù)也可以在一定程度上減少被索賠的賠償金額，并在隨后的協(xié)商中較為順利的與原告達(dá)成和解。

3.4. 協(xié)商和解

和解的周期一般為1~3個(gè)月，跟溝通和解的金額，以及應(yīng)訴時(shí)間節(jié)點(diǎn)有關(guān)。依照案情的不同，中美雙方制定具體的談判策略，由美國(guó)律師和原告律師展開(kāi)和解談判。如達(dá)成和解協(xié)議，原告律師將向法院申請(qǐng)撤訴。在收到法院的原告提交的撤訴通知Notice of Dismissal后，平臺(tái)會(huì)采取解凍賬號(hào)和恢復(fù)鏈接等行動(dòng)。

3.5. 申請(qǐng)撤銷臨時(shí)禁令TRO

在明確和解無(wú)法達(dá)成的情況下，對(duì)于不侵權(quán)可能性較高的案件，由美國(guó)律師在正式回復(fù)的法定期限內(nèi)起草撤銷臨時(shí)禁令TRO申請(qǐng)書，申請(qǐng)法院撤銷臨時(shí)禁令TRO并判令原告賠償被告相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。如果成功撤銷臨時(shí)禁令TRO，被告還可以申請(qǐng)將原告向法院繳納的保證金作為律師費(fèi)的損失補(bǔ)償給被告。法官有權(quán)決定是否支持被告的上述申請(qǐng)以及具體補(bǔ)償?shù)慕痤~。

3.6. 其他行動(dòng)

依照案件的具體情況，委托的國(guó)內(nèi)律師還可以做一定的檢索工作，提供給美國(guó)律師，對(duì)原告臨時(shí)禁令TRO中涉案商業(yè)外觀的有效性產(chǎn)生威懾等，具體行動(dòng)需視案件具體情況而定。

綜上，上述行動(dòng)，建議被告綜合以下幾點(diǎn)綜合考慮：店鋪價(jià)值、賬戶凍結(jié)資金、涉案產(chǎn)品銷量、和解及應(yīng)訴成本、涉案賬戶與其他正常店鋪的關(guān)聯(lián)可能性。

四、總結(jié)和思考

4.1. 商業(yè)外觀侵權(quán)不易排查

由于在美國(guó)，商業(yè)外觀不要求注冊(cè)，其一般不容易通過(guò)商標(biāo)檢索事先確定，電商在排查海外目標(biāo)地知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)不易發(fā)現(xiàn)。同時(shí)，商業(yè)外觀雖不同于商標(biāo)、著作權(quán)和專利，但他們本身并不天然的相互排斥，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品或包裝正在注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，原告可能在訴狀中投訴被告侵犯其商業(yè)外觀的同時(shí)，聲明其同時(shí)注冊(cè)了商標(biāo)。由上文分析可知，某種設(shè)計(jì)曾經(jīng)獲得過(guò)專利，并不會(huì)導(dǎo)致該設(shè)計(jì)的商業(yè)外觀被認(rèn)為具有功能性而不被保護(hù)。因此，在實(shí)務(wù)中，認(rèn)為被告同時(shí)侵犯商標(biāo)、商業(yè)外觀和專利的的訴狀也是很常見(jiàn)的。

4.2. 商業(yè)外觀侵權(quán)初步處理思路

收到商業(yè)外觀侵權(quán)的投訴，首先應(yīng)判斷被訴的產(chǎn)品應(yīng)歸屬于產(chǎn)品包裝還是產(chǎn)品設(shè)計(jì)，若為產(chǎn)品包裝，其可能具有內(nèi)在顯著性，而產(chǎn)品設(shè)計(jì)天然的不具有內(nèi)在顯著性，必須通過(guò)獲得第二顯著性才能被藍(lán)哈姆法第43條第1款保護(hù)，此時(shí)應(yīng)注意原告是否在訴狀中做出了詳盡確認(rèn)商業(yè)外觀獲得第二顯著性的舉證，當(dāng)然，被訴產(chǎn)品究竟應(yīng)該歸屬于產(chǎn)品包裝還是產(chǎn)品設(shè)計(jì)也可能成為爭(zhēng)辯的焦點(diǎn)。

被訴商業(yè)外觀侵權(quán)的賣家，功能性抗辯經(jīng)常能獲得成功。商業(yè)外觀中禁止功能性特征的原因是，若功能性特征能夠得到商標(biāo)法的保護(hù)，形成的壟斷將是永久的，因?yàn)樯虡?biāo)可以無(wú)限期續(xù)展，這會(huì)導(dǎo)致阻礙競(jìng)爭(zhēng)，這與商標(biāo)法的立法目的是有沖突的，商標(biāo)法的立法目的是為了保護(hù)企業(yè)的商譽(yù)，而功能性特征是專利法調(diào)整的范疇。

Inwood 案中定義的傳統(tǒng)規(guī)則適用于實(shí)用功能性的判斷，而Qualitex案中的競(jìng)爭(zhēng)必須規(guī)則適用于美學(xué)功能性的判斷。需要說(shuō)明的是，實(shí)用功能性和美學(xué)功能性同樣并不是相互排斥的，一個(gè)設(shè)計(jì)可能既具有實(shí)用功能性和美學(xué)功能性，同樣的，一個(gè)設(shè)計(jì)可能既不具有實(shí)用功能性也不具有美學(xué)功能性，或兼有其一。在判斷是否具有功能性時(shí)，實(shí)用功能性和美學(xué)功能性都應(yīng)該考慮到。

參考文獻(xiàn)：
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5. See Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 529 U.S. 205 (2000).
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/
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8. See In Re Morton-Norwich Products, Inc. 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982).
https://casetext.com/case/in-re-morton-norwich-products-inc
9. See Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. 456 U.S. 844, (1982).
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/456/844/
10. See Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. 514 U.S. 159 (1995).
https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZO.html

（原標(biāo)題：商業(yè)外觀侵權(quán)的解決機(jī)制【注意，不是外觀設(shè)計(jì)!】——知識(shí)產(chǎn)權(quán)的類型究竟有多豐富）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉靜洋 杜袁成 安徽知問(wèn)律師事務(wù)所

陳彬 孟坦 江蘇瑞途律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商業(yè)外觀侵權(quán)的解決機(jī)制（注意，不是外觀設(shè)計(jì)!）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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