代購網(wǎng)站標(biāo)注他人注冊商標(biāo)行為的法律責(zé)任

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【小D導(dǎo)讀】

實踐中，代購網(wǎng)站使用他人注冊商標(biāo)主要有兩種情形：一是在商品名稱中使用他人注冊商標(biāo)及商品型號；二是在商品描述中標(biāo)注他人注冊商標(biāo)，有的是文字描述，有的在圖片上加注的水印中使用。這兩種使用方式都有可能被商標(biāo)權(quán)人訴諸法院。

【案情】

郭某系“以純”、“YISHiOn”、“YISHiOn 以純”注冊商標(biāo)的權(quán)利人。經(jīng)郭某許可，原告東莞某公司獲得了上述三個注冊商標(biāo)的使用權(quán)，并有權(quán)以自己的名義對仿冒、假冒商標(biāo)或其他侵害商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán)行為向法院提起訴訟。

后原告發(fā)現(xiàn)被告陳某在其開設(shè)的淘寶店的商品描述中使用了“YISHiOn /以純專柜代購”、“2013新以純專柜正品代購”字樣等。原告認(rèn)為，從被告網(wǎng)店的商品品種、數(shù)量看，其規(guī)模不屬于零星物品再售的自助服務(wù)，被告并非原告的特許經(jīng)銷商或加盟經(jīng)銷商，在未取得商標(biāo)使用授權(quán)的情況下使用涉案商標(biāo)，攀附“以純”商標(biāo)的知名度，不屬于合理使用；被告提供他人商標(biāo)和款號的侵權(quán)搜索后，使網(wǎng)購者可直接找到該商品而購買，使得線下實體店淪為網(wǎng)店的試衣間，這種行為是惡意的，嚴(yán)重?fù)p害了原告自身需要維系的線下銷售體系的利益。

【分歧】

第一種意見認(rèn)為，被告未經(jīng)權(quán)利人許可，擅自使用他人注冊商標(biāo)，構(gòu)成侵權(quán)。

第二種意見認(rèn)為，根據(jù)權(quán)利用盡原則，被告轉(zhuǎn)售標(biāo)注原告商標(biāo)的商品無需經(jīng)過原告同意，不構(gòu)成侵權(quán)。

第三種意見認(rèn)為，一般而言，在商品銷售宣傳中使用商品的注冊商標(biāo)，符合商業(yè)慣例，但前提是被告能夠證明其代購的商品為商標(biāo)權(quán)人許可投放市場的商品，否則，被告應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

【評析】

實踐中，代購網(wǎng)站使用他人注冊商標(biāo)主要有兩種情形：一是在商品名稱中使用他人注冊商標(biāo)及商品型號；二是在商品描述中標(biāo)注他人注冊商標(biāo)，有的是文字描述，有的在圖片上加注的水印中使用。這兩種使用方式都有可能被商標(biāo)權(quán)人訴諸法院。筆者贊成第三種意見。

1.侵權(quán)判斷前提：是否屬于商標(biāo)意義上的使用行為

新商標(biāo)法第五十七條第一款第（一）項和第（二）項共同組成了目前商標(biāo)侵權(quán)判斷的最基本的標(biāo)準(zhǔn)，這兩項法律規(guī)定都明確要求被控行為使用了商標(biāo)。第五十七條第一款第（二）項規(guī)定了“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的” ——該條實際上是將司法解釋所確立的混淆標(biāo)準(zhǔn)予以法定化——容易導(dǎo)致混淆的要件表述顯然是將構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的行為嚴(yán)格限定于商標(biāo)使用行為。這是因為侵害商標(biāo)權(quán)首先是一種商標(biāo)使用行為，如果他人的行為不構(gòu)成商標(biāo)使用，也就無從談起商標(biāo)侵權(quán)，不需要再進行混淆判斷。需要指出的是，該條第（一）項規(guī)定“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)”為侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，盡管其未要求混淆要件，但是侵權(quán)成立的前提仍然是其必須構(gòu)成商標(biāo)使用，如果不是，仍不構(gòu)成此種商標(biāo)侵權(quán)行為。最高人民法院在再審申請人陜西茂志娛樂有限公司與被申請人夢工廠動畫影片公司、派拉蒙影業(yè)公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中指出：“商標(biāo)的基本特性是區(qū)別商品或者服務(wù)的來源，構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的行為應(yīng)當(dāng)是在商業(yè)標(biāo)識意義上使用相同或者近似商標(biāo)的行為，即被訴侵權(quán)標(biāo)識必須進行了商標(biāo)意義上的使用……由于《功夫熊貓2》使用‘功夫熊貓’字樣是對前述《功夫熊貓》電影的延續(xù)，且‘功夫熊貓’表示的是該電影的名稱，用以概況說明電影內(nèi)容的表達主題，屬于描述性使用，而并非用以區(qū)分電影的來源，故夢工廠對‘功夫熊貓’文字的使用并非商標(biāo)意義上的使用，不構(gòu)成對本案商標(biāo)權(quán)的侵害。”因此，判斷代購網(wǎng)站被訴侵害他人商標(biāo)權(quán)，首先要判斷被訴行為是否屬于商標(biāo)法意義上的使用行為。

上述第二種情形，即在商品描述中標(biāo)注他人注冊商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用行為并無爭議，因為無論是文字表述如“本店銷售耐克運動鞋”還是在鞋子圖片上加注“耐克”字樣，都具有識別商品來源的作用。而上述第一種情形，即在商品名稱中使用他人注冊商標(biāo)，是否屬于商標(biāo)法意義上的使用行為有不同觀點。有人認(rèn)為，這屬于描述性使用而非商標(biāo)性的使用。筆者認(rèn)為，描述性使用僅僅是對標(biāo)識的第一含義的使用，如為了表明商品的質(zhì)量、功能、產(chǎn)地、數(shù)量等，并不是為了指示商品的來源。而代購網(wǎng)站在商品名稱中使用他人注冊商標(biāo)顯然是為了指明其銷售的商品的來源。以本案為例，被告網(wǎng)店標(biāo)注“YISHiOn /以純專柜代購”明確向一般消費者說明其銷售的商品是來源于YISHiOn /以純品牌，盡管被告銷售的可能是假冒他人注冊商標(biāo)的產(chǎn)品，但不影響其在商品名稱中使用他人商標(biāo)行為的性質(zhì)。

2.抗辯審查：本案是否適用權(quán)利用盡原則

權(quán)利用盡原則是指，一項產(chǎn)品（作品）由權(quán)利人本人或經(jīng)權(quán)利人同意投放市場后，他人再進行分銷（發(fā)行），權(quán)利人都無權(quán)過問。在專利法領(lǐng)域，多數(shù)國家的規(guī)定是一致的，認(rèn)為專利權(quán)存在權(quán)利用盡問題，如我國專利法第六十九條第一款即作出了明確規(guī)定。但在版權(quán)、商標(biāo)領(lǐng)域，權(quán)利用盡原則爭議頗大。一方面，權(quán)利用盡原則在國內(nèi)產(chǎn)品上的適用，不同國家法律有不同回答。例如，德國法律認(rèn)可權(quán)利用盡原則，而法國、比利時則規(guī)定，經(jīng)權(quán)利人許可投入市場的復(fù)制品，該權(quán)利人一直有權(quán)控制到“最終使用者”這一層。另一方面，權(quán)利用盡原則是否適用于產(chǎn)地在境外的產(chǎn)品，即平行進口的產(chǎn)品是否得以抗辯適用權(quán)利用盡原則，也尚有爭議。例如，美國第九巡回法庭判決的歐米茄公司（Omega SA）訴好市多批發(fā)公司（Costco Wholesale）一案，第九巡回法庭認(rèn)為“首次銷售原則僅適用于在美國境內(nèi)生產(chǎn)和分銷的產(chǎn)品”。該案判決后，引發(fā)了很大爭議。案件上訴后，美國最高法院大法官們僅以較大分歧支持了第九巡回法庭。我國有學(xué)者撰文指出，從我國經(jīng)濟利益出發(fā)，我國在平行進口問題上應(yīng)傾向于商標(biāo)權(quán)國際權(quán)利用盡。正因為各國在權(quán)利用盡原則上分歧較大，TRIPS協(xié)定第六條將權(quán)利用盡交由各國自行解釋，這樣的條款在TRIPS協(xié)定是絕無僅有的。

無論國內(nèi)權(quán)利用盡還是國際權(quán)利用盡，適用的對象都是商品本身，并不涉及廣告等其他載體。因為設(shè)立權(quán)利用盡原則的目的是防止權(quán)利人濫用自己權(quán)利、維護社會利益，如果權(quán)利人許可將產(chǎn)品投入市場后，該產(chǎn)品的后續(xù)批發(fā)、零售、轉(zhuǎn)讓和使用還需要一一經(jīng)過權(quán)利人許可，將大大影響到商品的正常流通和正常使用。因此，對于代購網(wǎng)站在商業(yè)活動中標(biāo)注他人商標(biāo)的行為，不應(yīng)認(rèn)定等同于商品本身，否則，將不當(dāng)?shù)財U大了對權(quán)利人的限制。（作者單位：浙江省嘉興市中級人民法院）

來源：人民法院報編輯：IPRdaily王夢婷代購網(wǎng)站標(biāo)注他人注冊商標(biāo)行為的法律責(zé)任