應(yīng)對(duì)美國(guó)專利訴訟的新策略—中國(guó)企業(yè)在美國(guó)之專利篇

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美國(guó)2012年至2013年的專利法改革和最近美國(guó)最高法院裁定的一些新案例，例如，美國(guó)最高法院對(duì)Octane案的判決，對(duì)Alice案無效專利的判決等，都為應(yīng)對(duì)美國(guó)專利訴訟提供了幾種新的應(yīng)對(duì)策略。這些策略包括向美國(guó)專利商標(biāo)局提交雙方復(fù)審請(qǐng)求，要求敗訴的原告承擔(dān)律師費(fèi)等。下面筆者對(duì)這幾種應(yīng)對(duì)策略分別進(jìn)行介紹。

合理使用雙方復(fù)審程序

關(guān)于利用雙方復(fù)審（Inter Partes Review，IPR）程序來無效原告的專利權(quán)。雙方復(fù)審程序于2012年9月16日生效，是在美國(guó)專利商標(biāo)局提起專利權(quán)無效請(qǐng)求的新程序，其主要特點(diǎn)是審理速度快。美國(guó)新專利法規(guī)定，美國(guó)專利商標(biāo)局必須在啟動(dòng)雙方復(fù)審程序的1年之內(nèi)作出最終決定。如果有合理的理由，美國(guó)專利商標(biāo)局可以將此影響最多延長(zhǎng)半年。而美國(guó)法院在審理侵權(quán)訴訟時(shí)可以和美國(guó)專利商標(biāo)局的無效程序同時(shí)進(jìn)行。當(dāng)事人可以要求法院中止訴訟案件，而法官有自由裁量權(quán)決定是否中止訴訟。因?yàn)殡p方復(fù)審程序的審理速度快，很多法官愿意中止同時(shí)進(jìn)行的法院訴訟，以節(jié)省訴訟資源，這樣也會(huì)為當(dāng)事人節(jié)省訴訟費(fèi)用。

該程序自生效以來，請(qǐng)求人提起專利權(quán)無效請(qǐng)求的數(shù)量逐年增加，成為當(dāng)事人，抗辯專利訴訟的主要手段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，雙方復(fù)審請(qǐng)求量在2013年為514件，2014年為1310件，2015年達(dá)到1737件。截至2015年10月31日，共有2203件雙方復(fù)審案件結(jié)案，其中美國(guó)專利商標(biāo)局決定啟動(dòng)的程序有1066件，其余的1137件由于雙方復(fù)審請(qǐng)求不符合要求、雙方和解等原因沒有被啟動(dòng)。在啟動(dòng)的1066件案件中，美國(guó)專利商標(biāo)局頒布最終決定的有630件，其余436件在審理過程中由于雙方和解等原因終止。在這630件最終決定中，對(duì)所審理的權(quán)利要求，有453件案件的全部權(quán)利要求被認(rèn)定無效，91件案件的部分權(quán)利要求被認(rèn)定無效，86件案件的全部權(quán)利要求被認(rèn)定有效。從以上數(shù)據(jù)看出，在最終審結(jié)的630件雙方復(fù)審案件中，全部和部分權(quán)利要求被無效的案件比例為86%，由于雙方復(fù)審有較高的權(quán)利要求無效比例，越來越多的被告采用這一程序來對(duì)抗專利訴訟。

要求敗訴原告承擔(dān)律師費(fèi)

美國(guó)專利法第二百八十五條規(guī)定，在特殊情況下，法院可以要求敗訴方賠償勝訴方合理的律師費(fèi)。美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院在2005年的某案中確定美國(guó)專利法第二百八十五條規(guī)定的特殊情況包括“嚴(yán)重的不正當(dāng)?shù)脑V訟行為”或者“客觀上無根據(jù)”和“主觀上惡意”的訴訟。關(guān)于第一種情況，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，訴訟一方的不正當(dāng)行為必須嚴(yán)重到美國(guó)聯(lián)邦民事程序法第十一條所述的程度?！皣?yán)重的不正當(dāng)?shù)脑V訟行為”包括故意侵權(quán)、欺詐、專利申請(qǐng)中的不正當(dāng)行為和訴訟中的不正當(dāng)行為等。關(guān)于第二種情況，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，“客觀上無根據(jù)”和“主觀上惡意”必須同時(shí)存在，才構(gòu)成專利法第二百八十五條的特殊情況?！翱陀^上無根據(jù)”是指沒有合理的訴訟主體根據(jù)案件事實(shí)和法律，相信會(huì)贏得訴訟?！爸饔^上惡意”是指原告實(shí)際上知道訴訟是“客觀上無根據(jù)”的還提起訴訟。另外，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院還判定，根據(jù)美國(guó)專利法第二百八十五條主張律師費(fèi)一方必須舉證達(dá)到“明確和有說服力”的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

美國(guó)最高法院于2014年4月在某案中，認(rèn)定上述標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)格，因此推翻了這些標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于第一條標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)最高法院認(rèn)為，“受到制裁的程度”過于嚴(yán)格，法院對(duì)于訴訟中不合理的行為，即使沒有達(dá)到應(yīng)該受到制裁的標(biāo)準(zhǔn)，也可以認(rèn)定為美國(guó)專利法第二百八十五條中規(guī)定的“特殊”情況，從而要求賠償對(duì)方的律師費(fèi)。對(duì)于第二條標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)最高法院認(rèn)為，法院也沒有必要要求“客觀上無根據(jù)”和“主觀上惡意”必須同時(shí)存在。一個(gè)案件如果滿足一個(gè)條件，即“客觀上無根據(jù)”或者“主觀上惡意”，就足以構(gòu)成可以判定賠償律師費(fèi)的特殊情況。美國(guó)最高法院還否定主張律師費(fèi)的一方必須舉出 “明確和有說服力”證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定應(yīng)該采用優(yōu)勢(shì)證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

在該案之后，美國(guó)很多地區(qū)法院在被告勝訴后，尤其是在涉及非專利實(shí)施主體（NPE）的專利訴訟中，認(rèn)定訴訟中若沒有合理的基礎(chǔ)，均要求原告賠償被告的律師費(fèi)。被告在應(yīng)訴過程中，可以向原告說明其訴訟沒有合理的基礎(chǔ)，如果原告拒絕撤訴，在被告勝訴之后，原告可能要賠償被告的律師費(fèi)。這對(duì)原告是很大的威脅，有些原告可能會(huì)因此而撤訴。

涉及軟件產(chǎn)品與兩個(gè)框架

很多專利訴訟涉及軟件和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。美國(guó)最高法院在CLS Bank v. Alice案中闡明了軟件和商業(yè)方法的可專利性的要求。美國(guó)最高法院解釋了確定客體是否具有可專利性的兩個(gè)框架。第一，確定權(quán)利要求是否指向自然定律、自然現(xiàn)象或抽象概念;第二，如果是，確定權(quán)利要求是否還包括實(shí)質(zhì)上超出抽象概念的額外要件——足以把權(quán)利要求的本質(zhì)轉(zhuǎn)化成可受專利保護(hù)的客體。

美國(guó)最高法院將上面的框架用于Alice案，認(rèn)為Alice的專利都是關(guān)于利用中間方來解決交易中的交付風(fēng)險(xiǎn)問題，是指向抽象的概念。該案中，權(quán)利要求雖然提及計(jì)算機(jī)，但是美國(guó)最高法院認(rèn)為，用通用的計(jì)算機(jī)去執(zhí)行抽象概念的算法，并不會(huì)為抽象的概念加入發(fā)明性的內(nèi)容，那些算法可以用早已存在的計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)。在權(quán)利要求里引用通用的計(jì)算機(jī)不能把不被專利保護(hù)的客體轉(zhuǎn)化成可以被保護(hù)的發(fā)明。

在Alice案之后，很多涉及軟件和互聯(lián)網(wǎng)的專利權(quán)被法院以發(fā)明為不受專利法保護(hù)的客體為由而被無效。在涉及軟件和互聯(lián)網(wǎng)方面的專利訴訟中，被告可以向法院提交動(dòng)議，要求法院認(rèn)定專利中的發(fā)明不屬于專利保護(hù)的客體，因此權(quán)利要求應(yīng)該被認(rèn)定無效，原告專利權(quán)人應(yīng)該敗訴。

來源：知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)　

作者：陳維國(guó)

編輯：IPRdaily 王夢(mèng)婷