歐洲知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺(tái)發(fā)布技術(shù)轉(zhuǎn)入許可指南

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企業(yè)面臨的市場競爭日益激烈，需要通過開發(fā)或獲得前沿技術(shù)推出新產(chǎn)品和新服務(wù)，其中通過許可協(xié)議獲得第三方技術(shù)權(quán)利的過程被稱作技術(shù)轉(zhuǎn)入許可。2015年12月，歐洲知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺(tái)（European IPR Helpdesk）發(fā)布了技術(shù)轉(zhuǎn)入許可指南，分析了技術(shù)轉(zhuǎn)入許可最相關(guān)的問題，總結(jié)了預(yù)備步驟和實(shí)踐性建議，為未來談判做準(zhǔn)備。報(bào)告指出，許可談判往往比較復(fù)雜，需要特定的法律專業(yè)知識(shí)，進(jìn)入談判階段前最好咨詢律師評(píng)估當(dāng)前形勢(shì)的特殊性。

1. 現(xiàn)有技術(shù)的利用

（1）利用現(xiàn)有技術(shù)的原因

一般來說，技術(shù)指的是科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)成果以發(fā)明、技術(shù)秘密和計(jì)算機(jī)程序的形式，用于創(chuàng)造新的或改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)。企業(yè)不投入技術(shù)創(chuàng)新，而使用或改進(jìn)他人開發(fā)的技術(shù)解決方案，通常包括以下原因：

①需要短時(shí)間內(nèi)整合第三方技術(shù)向市場推出新產(chǎn)品；

②缺少人力和/或資金，無法自己開展技術(shù)研發(fā)；

③需要使用由標(biāo)準(zhǔn)制定組織建立的國家或國際行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的一部分技術(shù)；

④需要保持受到新技術(shù)商業(yè)化威脅的市場地位；

⑤發(fā)現(xiàn)其新的或改進(jìn)的產(chǎn)品侵犯了第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

（2）利用現(xiàn)有技術(shù)的途徑

發(fā)明、技術(shù)秘密和計(jì)算機(jī)程序通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行保護(hù)。針對(duì)第三方擁有的受保護(hù)技術(shù)，通過簽訂許可協(xié)議，許可方允許受讓人使用知識(shí)產(chǎn)權(quán)，否則視為侵權(quán)。若技術(shù)屬于公知范圍不受保護(hù)，可免費(fèi)獲取并無須許可。

2. 技術(shù)轉(zhuǎn)入許可談判步驟

指南針對(duì)技術(shù)轉(zhuǎn)入許可，對(duì)潛在許可人在談判之前和協(xié)議簽訂之后應(yīng)遵循的步驟進(jìn)行了解釋。

（1）評(píng)估技術(shù)轉(zhuǎn)入的優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)入許可談判之前，必須評(píng)估獲得第三方技術(shù)權(quán)利的優(yōu)勢(shì)和潛在風(fēng)險(xiǎn)：

①優(yōu)勢(shì)：受讓方可以更快地進(jìn)入某個(gè)市場；不需要自主研發(fā)便能夠獲得創(chuàng)新技術(shù)和專業(yè)知識(shí)；擬獲得產(chǎn)品或過程的權(quán)利的有效性已得到證實(shí)。

②風(fēng)險(xiǎn)：許可技術(shù)可能會(huì)面臨淘汰；高額許可費(fèi)可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品的市場價(jià)格不具競爭性；受讓方技術(shù)上依賴許可人，隨后許可人可在續(xù)約中強(qiáng)加不利條款；若是非獨(dú)占許可，許可人還可向競爭對(duì)手許可同樣的技術(shù)。

（2）許可談判前

①識(shí)別感興趣的技術(shù)

許可談判前的核心步驟是識(shí)別適合企業(yè)需求和目標(biāo)的現(xiàn)有技術(shù)。為此，通過各方信息資源查詢現(xiàn)有技術(shù)尤為重要。如專利信息是一種極具價(jià)值的技術(shù)信息來源，可以通過國家和國際專利局提供的免費(fèi)在線數(shù)據(jù)庫（例如Espacenet和Patentscope）進(jìn)行檢索；其次，針對(duì)軟件信息，可通過網(wǎng)絡(luò)博客、網(wǎng)站和數(shù)據(jù)庫在線進(jìn)行檢索；此外，還可關(guān)注研究機(jī)構(gòu)和私企在專用的在線平臺(tái)[1]上定期發(fā)布許可信息，包括了可用技術(shù)信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律狀態(tài)以及權(quán)利人考慮的合作方式（例如許可協(xié)議）。

②評(píng)估公知技術(shù)范圍

公知技術(shù)由于不受知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)或所受保護(hù)已失效，可以免費(fèi)獲得，使用不受許可限制。因此，若企業(yè)識(shí)別了感興趣的技術(shù)，必須評(píng)估該技術(shù)是否屬于公知技術(shù)的范圍。

受保護(hù)的專利技術(shù)一旦超過專利法定保護(hù)期限（申請(qǐng)之日起20年），或未交納專利維持費(fèi)，或?qū)＠麢?quán)被宣告無效，均可能造成專利失效成為公知技術(shù)。

在歐洲，由于源代碼被視為文字作品，原創(chuàng)的計(jì)算機(jī)程序由著作權(quán)進(jìn)行保護(hù)。在某些國家自動(dòng)產(chǎn)生著作權(quán)保護(hù)，作者或作品擁有者向公眾免費(fèi)提供軟件，由此放棄了獨(dú)占權(quán)。在這種情況下，第三方能夠不受限制地使用源代碼（例如修改代碼、將代碼嵌入到其他軟件等）。向公眾提供創(chuàng)造作品的形式并不固定。如果軟件進(jìn)入公知領(lǐng)域，從法律上說，大多數(shù)軟件都可以獲得聯(lián)系人的郵箱地址、網(wǎng)址和通信地址，建議向創(chuàng)造者核實(shí)使用權(quán)。

除此之外，還需要注意免費(fèi)獲取的軟件并不意味著它屬于公知范圍，在某些情況下，受著作權(quán)保護(hù)的軟件可以免費(fèi)訪問，但需遵守許可協(xié)議才可以使用（例如免費(fèi)開源許可）。

（3）準(zhǔn)備談判：盡職調(diào)查

開展一項(xiàng)許可項(xiàng)目受讓方常常必須進(jìn)行大量的金融投資，并希望獲得合理的投資回報(bào)。因此，在進(jìn)入談判之前，受讓方應(yīng)開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查以確定：許可技術(shù)受知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)且權(quán)利穩(wěn)定；許可技術(shù)由許可人擁有；以及競爭者在同一市場內(nèi)未獲得許可技術(shù)的授權(quán)。

（4）許可協(xié)議談判

雖然每一份許可協(xié)議都是獨(dú)有的，反映了許可人和受讓人的特定需求和預(yù)期。但是，達(dá)成大多數(shù)許可協(xié)議的某些問題是基本且常見的。以下展示了許可協(xié)議的通用結(jié)構(gòu)，分析了針對(duì)受讓方的關(guān)鍵條款。

①界定條款

協(xié)議的界定類似字典，大家認(rèn)可合同中關(guān)鍵條款的含義，用來簡化協(xié)議起草和解釋的過程。界定部分需要清楚確定協(xié)議中包括的技術(shù)和相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；詳細(xì)描述技術(shù)細(xì)節(jié)，還需要對(duì)包括軟件許可、專利許可、技術(shù)秘密許可等所有權(quán)利的利用方式進(jìn)行認(rèn)定。

專利許可協(xié)議一般會(huì)標(biāo)明專利申請(qǐng)或授權(quán)號(hào)以及申請(qǐng)日期，通常在合同附錄中會(huì)包含相關(guān)的專利文獻(xiàn)?？紤]到軟件和技術(shù)秘密都不需要登記，不可能以注冊(cè)號(hào)來識(shí)別它們，因此，有必要在界定下進(jìn)行描述，必須包括明確提及的技術(shù)附件以確定軟件或技術(shù)秘密的特征和發(fā)展現(xiàn)狀。

軟件的界定包括可執(zhí)行源代碼、未來的更新以及所有輔助元素，確保受讓人獲得所有必需的權(quán)利，以成功開發(fā)受許可的軟件。

受許可的技術(shù)秘密應(yīng)該將能夠直接相關(guān)或用于受讓技術(shù)當(dāng)中的任何專有信息、公式、過程、技術(shù)、思想、發(fā)明以最廣泛的方式進(jìn)行界定。

②許可授予條款

許可授予條款陳述了受讓人獲得的權(quán)利以及對(duì)權(quán)利的限制：

首先，雙方可自由協(xié)商全部或部分授予被許可人法律規(guī)定知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有者所擁有的權(quán)利。受讓方應(yīng)關(guān)注獲得包括優(yōu)化開發(fā)許可技術(shù)以及進(jìn)一步開展研發(fā)活動(dòng)的權(quán)利。

其次，許可權(quán)限制與許可的地域范圍相關(guān)，例如受讓方獲得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可的區(qū)域。也應(yīng)關(guān)注許可本身的獨(dú)占性，受讓方為了保護(hù)經(jīng)濟(jì)利益對(duì)抗?jié)撛诟偁幷?，可以尋求?duì)領(lǐng)土范圍的獨(dú)占許可，但這也意味著更高的成本。

第三，許可技術(shù)的使用范圍僅限于合同規(guī)定的特定產(chǎn)品開發(fā)或某些特定目的（例如特定機(jī)器或工作站使用的軟件許可）。受讓人應(yīng)考慮到計(jì)劃對(duì)許可技術(shù)的利用方案，仔細(xì)審查協(xié)議中涉及使用范圍的任何限制。

最后，許可協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定受讓人有權(quán)分許可。在協(xié)議簽訂之前，若一項(xiàng)許可進(jìn)入訴訟和解階段，許可協(xié)議應(yīng)包括一份不侵權(quán)聲明。

③對(duì)價(jià)條款

協(xié)議普遍包含對(duì)價(jià)（consideration）條款：即指雙方之間的利益交換。技術(shù)許可協(xié)議中，許可方的對(duì)價(jià)是授予使用受保護(hù)技術(shù)的權(quán)利；受讓方的對(duì)價(jià)則是支付許可費(fèi)。

一般基于知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值評(píng)估來計(jì)算許可費(fèi)。通常受讓方可一次性付清預(yù)先確定數(shù)量的許可費(fèi)或基于受讓人銷售業(yè)績分期支付提成。提成的計(jì)算方法可基于產(chǎn)品銷售價(jià)格的百分比或每銷售單件產(chǎn)品提成固定數(shù)額。談判中涉及許可費(fèi)計(jì)算方法時(shí)，受讓人應(yīng)考慮許可技術(shù)的使用范圍。

尤其當(dāng)受讓方計(jì)劃進(jìn)一步改進(jìn)許可方的技術(shù)且影響銷售價(jià)格，可商定按照每銷售單件產(chǎn)品提成固定數(shù)額來支付提成；其次，也可商定在一定期限內(nèi)或在整個(gè)協(xié)議期間支付提成的上限（如商定全部待支付提成的總額），若超過該數(shù)額表明已全部付清許可費(fèi)。

為了確保其他受讓方不能得到更優(yōu)惠的許可費(fèi)率，受讓方可以提出最惠條款，該條款能讓受讓方保持競爭性的市場地位，使受讓方支付的許可費(fèi)獲得至少不低于其他受讓方的優(yōu)惠。

受讓人受益于免費(fèi)許可的技術(shù)。免費(fèi)許可現(xiàn)象尤其在軟件領(lǐng)域越來越普遍。如開源軟件允許在一定的條款和條件下免費(fèi)使用、修改和/或分享源代碼。盡管這些受著作權(quán)保護(hù)的計(jì)算機(jī)程序免費(fèi)可用，但也隱藏了兩方面主要風(fēng)險(xiǎn)：首先是第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)，免費(fèi)開源軟件很少附帶未侵權(quán)擔(dān)?；蛸r償，利用開源軟件可能承擔(dān)潛在風(fēng)險(xiǎn)；其次是病毒許可（viral licence），免費(fèi)開源協(xié)議常常包括了條款規(guī)定任何全部或部分包含或衍生該程序的作品都應(yīng)開源，這就意味著專有軟件中僅僅包括部分開源代碼，都將使整個(gè)軟件在開源許可證下免費(fèi)獲取。

④保證條款

受讓方擔(dān)心卷入知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)中，或?yàn)槟骋患夹g(shù)支付了許可費(fèi)后，由于相關(guān)專利無效，競爭者可免費(fèi)使用該技術(shù)。盡管在進(jìn)入談判前通過盡職調(diào)查可以減少類似的風(fēng)險(xiǎn)，仍應(yīng)考慮保證條款作為補(bǔ)充措施。為了達(dá)到該目的，強(qiáng)烈建議協(xié)議中包括陳述和保證條款：許可方必須出示并保證擁有許可知識(shí)產(chǎn)權(quán)專有、合法的所有權(quán)；許可方必須出示并保證受讓方使用的許可知識(shí)產(chǎn)權(quán)沒有侵犯第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

⑤損害賠償

若許可方對(duì)所有權(quán)和不侵權(quán)的保證有誤，那么受讓方就有可能面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。由于許可方提供技術(shù)并從技術(shù)交易中賺錢，那么受讓方必須堅(jiān)持在面臨訴訟危機(jī)時(shí)有權(quán)從許可方處獲得賠償。許可方的賠償義務(wù)同時(shí)伴隨維護(hù)權(quán)利的義務(wù)。

⑥協(xié)議終止

許可協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定協(xié)議生效與終止的日期，否則默認(rèn)為一項(xiàng)永久協(xié)議。一旦被許可知識(shí)產(chǎn)權(quán)被宣布無效或被許可技術(shù)秘密的保密信息被泄露，在受讓方無過錯(cuò)的情況下，受讓方有權(quán)終止協(xié)議。

⑦技術(shù)改進(jìn)

在合同有效期間，許可方和受讓方均可能對(duì)許可技術(shù)開展進(jìn)一步的研發(fā)活動(dòng)。

當(dāng)許可方改進(jìn)許可技術(shù)時(shí)，受讓方可能面臨購買淘汰技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。因而，在許可協(xié)議中指明針對(duì)許可方技術(shù)改進(jìn)的處理辦法至關(guān)重要。受讓方應(yīng)注意：廣泛界定改進(jìn)技術(shù)，包括任何加強(qiáng)原有技術(shù)的實(shí)用性、功能性、效率以及性能的改進(jìn)；明確指出許可技術(shù)包含未來許可方的改進(jìn)技術(shù)，以便使任何改進(jìn)技術(shù)自動(dòng)落入許可的范圍。

為了使受讓方能針對(duì)許可技術(shù)開展研發(fā)活動(dòng)，應(yīng)在許可協(xié)議中包含授權(quán)受讓方該權(quán)利的條款。許可方可能對(duì)受讓方改進(jìn)的技術(shù)感興趣，并要求增加回授條款限制受讓方的權(quán)利。此時(shí)受讓方應(yīng)注意：許可權(quán)利中保留對(duì)許可技術(shù)進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)的權(quán)利；避免包含針對(duì)改進(jìn)技術(shù)的轉(zhuǎn)讓或獨(dú)占許可條款（例如轉(zhuǎn)讓或獨(dú)占性回授條款）。

（5）簽約后許可協(xié)議登記

在一些國家，知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可需要辦理相應(yīng)的登記手續(xù)，通常在知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦理。若沒有辦理正式手續(xù)，許可協(xié)議可能無效，受讓方也可能失去包括賠償權(quán)或第三方侵權(quán)時(shí)尋求救濟(jì)在內(nèi)的一些權(quán)利。因此，一旦在許可的地區(qū)有登記的義務(wù)，受讓方應(yīng)在主管的知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦理登記手續(xù)。

3. 受讓方注意事項(xiàng)總結(jié)

（1）在進(jìn)入許可協(xié)議之前，審查技術(shù)是否屬于公知范圍；開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查。

（2）進(jìn)入談判階段：

①確保獲得的許可權(quán)可以使用所有優(yōu)化開發(fā)技術(shù)必需的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；

②仔細(xì)考察針對(duì)授予權(quán)利、使用范圍的任何限制，將未來計(jì)劃對(duì)許可技術(shù)的利用方式考慮在內(nèi)；

③設(shè)定許可費(fèi)的計(jì)算方法時(shí)，應(yīng)考慮許可技術(shù)預(yù)期的使用；

④加入最惠條款；

⑤當(dāng)使用免費(fèi)開源軟件時(shí)，考慮第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)和病毒效應(yīng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)；

⑥加入特定條款，一旦許可知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣告無效或保密信息被泄露，允許許可協(xié)議終止；

⑦明確提出針對(duì)改進(jìn)技術(shù)的處理辦法。

（3）協(xié)議簽訂之后，若許可地區(qū)有登記義務(wù)，需在相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行登記。

[1]包含技術(shù)信息的在線平臺(tái)，例如歐洲企業(yè)聯(lián)盟（EnterpriseEurope Network，簡稱EEN），http://een.ec.europa.eu/content/technology-transfer；歐洲核研究組織（European Organization forNuclear Research，簡稱CERN），http://knowledgetransfer.web.cern.ch/technology-transfer/external-partners/opportunities。

來源：www.iprhelpdesk.eu

編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷