專利侵權(quán)訴訟之「現(xiàn)有技術(shù)抗辯篇」

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作者：趙成偉 高級合伙人 北京市盈科律師事務(wù)所知識產(chǎn)權(quán)部主任

來源：知其二授權(quán)刊載

日前，最高人民法院頒布實施的專利侵權(quán)糾紛司法解釋二對現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計如何進行界定給出了明確的規(guī)定，就此本文對專利侵權(quán)訴訟中現(xiàn)有技術(shù)抗辯的理解和適用進行了簡單的梳理，以便大家分析討論。

一、現(xiàn)有技術(shù)抗辯作為法定抗辯權(quán)的法律依據(jù)及配套規(guī)定

現(xiàn)有技術(shù)抗辯是我國第三次修訂專利法時新增加的規(guī)定（2009年10月1日起實施），現(xiàn)行專利法第62條規(guī)定，在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

我國專利法第22條第5款規(guī)定：“現(xiàn)有技術(shù)”是指專利申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第14條規(guī)定（2010年1月1日起實施，以下簡稱為專利侵權(quán)糾紛司法解釋一）：被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第22條規(guī)定（2016年4月1日起實施，以下簡稱為專利侵權(quán)糾紛司法解釋二）， 對于被訴侵權(quán)人主張的現(xiàn)有技術(shù)抗辯或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯，人民法院應(yīng)當依照專利申請日時施行的專利法界定現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計。

北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南》第125條規(guī)定（2013年9月4日下發(fā)，指導(dǎo)北京法院知識產(chǎn)權(quán)法官審理專利民事案件之用，以下簡稱專利侵權(quán)判定指南），現(xiàn)有技術(shù)抗辯，是指被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者等同，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員認為被訴侵權(quán)技術(shù)方案是一項現(xiàn)有技術(shù)與所屬領(lǐng)域公知常識的簡單組合的，應(yīng)當認定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)，被訴侵權(quán)人的行為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

二、現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比對對象及對比方式

專利侵權(quán)訴訟中，在使用現(xiàn)有技術(shù)抗辯時會存在以下三個對象：“涉案專利的技術(shù)特征”、“被控侵權(quán)產(chǎn)品的被控技術(shù)特征”以及“現(xiàn)有技術(shù)的相應(yīng)特征”。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯的對比方式應(yīng)當為“被控侵權(quán)產(chǎn)品的所有被控技術(shù)特征”與“現(xiàn)有技術(shù)的相應(yīng)技術(shù)特征”進行對比，而并不是“涉案專利的技術(shù)特征”與“現(xiàn)有技術(shù)的相應(yīng)技術(shù)特征”或者“涉案專利的技術(shù)特征”與“被控侵權(quán)產(chǎn)品的被控技術(shù)特征”之間的對比。

在確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入專利權(quán)保護范圍的技術(shù)特征時需要以專利權(quán)利要求為參照，對于被訴侵權(quán)產(chǎn)品中與專利權(quán)保護范圍無關(guān)的技術(shù)特征，在判斷現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立時應(yīng)不予考慮。而被訴侵權(quán)技術(shù)方案與專利技術(shù)方案是否相同或者等同，與現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立亦無必然關(guān)聯(lián)。

三、現(xiàn)有技術(shù)抗辯的判斷原則

在判斷被控侵權(quán)技術(shù)是否屬于現(xiàn)有技術(shù)時，一般采用類似專利授權(quán)審查中的新穎性判斷原則。

首先，應(yīng)適用新穎性的單獨對比原則，不允許將幾項現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合起來比對，需要注意的是，對于一份現(xiàn)有技術(shù)文件中的幾項現(xiàn)有技術(shù)方案結(jié)合起來進行對比也是不可以的。如果一項現(xiàn)有技術(shù)與被控侵權(quán)技術(shù)完全一致，則現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。其次，如果被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)存在差異，但差異僅僅是“慣用手段的直接置換（如螺栓換成螺釘）”或“所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識”等，應(yīng)認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。

專利侵權(quán)糾紛司法解釋一第14條中規(guī)定了“無實質(zhì)性差異”的情形是屬于現(xiàn)有技術(shù)，此處的“無實質(zhì)性差異”標準顯然寬于新穎性判斷中“慣有手段的直接置換”以及“所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識”等概念。

專利侵權(quán)判定指南中將此處的“無實質(zhì)性差異”認定為“等同”的概念，等同特征是指以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠聯(lián)想到的特征。專利侵權(quán)判定指南對此顯然是引入了創(chuàng)造性的判斷標準。

四、現(xiàn)有技術(shù)抗辯中需要注意的問題

第三次專利法修改對現(xiàn)有技術(shù)的范圍界定有了比較大的變化，采取的標準由以往的混合新穎性轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對新穎性的標準。以往在專利侵權(quán)糾紛審理實踐中確實存在對于現(xiàn)有技術(shù)的界定范圍理解不一的問題，是以申請日、授權(quán)日或侵權(quán)時等哪個時間節(jié)點為準，適用新專利法還是舊法的問題，現(xiàn)新頒布實施的專利侵權(quán)糾紛司法解釋二明確規(guī)定為“應(yīng)當依照專利申請日時施行的專利法界定現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計”。

抗辯權(quán)作為被告的權(quán)利，意在阻卻原告請求權(quán)的行使，關(guān)于何時可以提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，法律并無相關(guān)的規(guī)定，對于一審期間未提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，而在二審能否提出的問題，有觀點認為，實質(zhì)性抗辯請求應(yīng)在一審時提出，被告在一審時未主張，視為被告放棄了抗辯的權(quán)利，因此，被告在二審期間提出的現(xiàn)有技術(shù)抗辯請求一般不予審理，以避免訴訟突擊和審級損失；另有觀點認為，被告在案件沒有終審的情形下提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯表明其積極行使了權(quán)利，作為防守的一方，不存在突襲的效果，而且這樣的“突襲”對于被告沒有任何好處。雖然會造成審級損失，但如果不給被告在二審中提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯的機會，將使專利法62條的規(guī)定落空，而被告如果真的蒙冤就沒有救濟機會了，故此時法院應(yīng)考慮公平公正，應(yīng)審理現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立，但可以在抗辯成立的情況下判定由被告承擔訴訟費。筆者認為，被告對于專利侵權(quán)訴訟的指控應(yīng)積極進行抗辯，盡早提出抗辯請求為好。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯是被告行使法定抗辯權(quán)的一種，按照證據(jù)規(guī)則，被告有義務(wù)證明其主張，該舉證責任應(yīng)由被告來承擔。

對于現(xiàn)有技術(shù)如屬于出版物公開，被告須證明其出版時間在專利申請日（主張優(yōu)先權(quán)的，為優(yōu)先權(quán)日）之前；對使用公開或以其他方式公開，均需要證明該產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售日期或公開的時間為專利申請日之前。被告確實存在證明困難時，一定情況下，被告亦可以申請法院進行證據(jù)保全或現(xiàn)場勘驗等。

>>>>4．抵觸申請抗辯不屬于現(xiàn)有技術(shù)抗辯  

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作者：趙成偉 高級合伙人 北京市盈科律師事務(wù)所知識產(chǎn)權(quán)部主任

編輯：IPRdaily王夢婷