【審判實務(wù)研究】當前知識產(chǎn)權(quán)審判中需要注意的若干法律問題—商標篇

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近日，北京市高級人民法院民三庭歸納整理了當前知識產(chǎn)權(quán)審判中需要注意的問題，分別就專利、商標、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)案件審判中涉及的若干實體和程序問題提出了初步意見。現(xiàn)將這些意見分三期刊發(fā)，供大家學(xué)習(xí)參考，以促進相關(guān)案件裁判尺度的統(tǒng)一。

商標案件

1、商標授權(quán)確權(quán)行政案件中的具體問題

——關(guān)于新、舊商標法第十五條“代理人”范圍的理解問題。雖然現(xiàn)行商標法第十五條將代理人或者代表人之外的其他商業(yè)關(guān)系分條款予以了規(guī)定，但是在審理案件中需要適用2001年商標法第十五條時，因該法條本身并未進行區(qū)分，此時仍可結(jié)合《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第十二條的規(guī)定，對“代理人或代表人”作擴張性理解，對此類搶注行為予以規(guī)制。

——關(guān)于馳名商標的保護問題。在商標授權(quán)確權(quán)行政訴訟中馳名商標的保護范圍，應(yīng)當根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第九條的規(guī)定予以確定，尤其是對已注冊馳名商標的保護不應(yīng)僅限于避免商品來源的混淆，而應(yīng)擴大保護至避免該馳名商標的“淡化”。對于商標評審委員會僅以混淆標準確定已注冊馳名商標的保護范圍，而訴訟中經(jīng)審理發(fā)現(xiàn)需要通過“淡化”標準擴大保護的，應(yīng)當對商標評審委員會的裁決予以糾正。

——關(guān)于類似商品、近似商標與混淆可能性的關(guān)系問題。商標法第五十七條第（二）項中規(guī)定，未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導(dǎo)致混淆的，屬于侵犯注冊商標專用權(quán)的行為。因此除在同一種商品上使用相同商標的行為不要求混淆可能性條件以外，其他的類似商品或近似商標上的使用行為，要構(gòu)成侵權(quán)均需滿足混淆可能性的條件。雖然涉及商標授權(quán)確權(quán)條件的第三十條等規(guī)定并未像第五十七條第（一）項和第（二）項那樣對同一種商品、相同商標、類似商品和近似商標的情況進行區(qū)分，但是在同一部法律中對于同樣問題的規(guī)定應(yīng)當做統(tǒng)一解釋是法律的應(yīng)有之義，因此在商標授權(quán)確權(quán)行政訴訟中，當引證商標與訴爭商標為近似商標，或者兩商標指定使用商品類似時，還應(yīng)考慮是否容易導(dǎo)致混淆，才能最終確定訴爭商標的可注冊性。而且，由于類似商品、近似商標和混淆可能性三個條件是并列規(guī)定的，在類似商品和近似商標的判斷中，就不應(yīng)當再以是否容易導(dǎo)致混淆作為判斷是否類似或者近似的標準，而應(yīng)當僅從商品本身或者商標標志本身進行判斷。根據(jù)商品本身的屬性來判斷是否類似時，《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》是較為重要的參考，除非現(xiàn)實中存在相反的證據(jù)，否則應(yīng)當盡量尊重《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的判斷，個案中突破《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的認定應(yīng)當慎重，應(yīng)當具有較充分的依據(jù)并進行細致的分析。當然，雖然商品未必類似，但具有較密切的關(guān)聯(lián)，考慮商標標志的相同或者近似以及其他因素，具有混淆可能性的，也應(yīng)當對訴爭商標不予注冊。

——關(guān)于形象的商業(yè)化利益保護問題。近年來，關(guān)于形象的商業(yè)化利益，或者俗稱“商品化權(quán)”的保護呼聲在商標授權(quán)確權(quán)行政訴訟中越來越高。但是，關(guān)于形象的商業(yè)化利益的保護對象、保護范圍，無論在實踐中還是在學(xué)術(shù)上均有較大爭論，因此將該利益作為商標法第三十二條規(guī)定的“在先權(quán)利”予以保護應(yīng)當慎重。首先，應(yīng)當堅持權(quán)利法定原則，即對形象的商業(yè)化利益的保護，不是對法定權(quán)利的保護，我國并無法律規(guī)定形象的商業(yè)化利用“權(quán)利”，因此只有對形象的商業(yè)化利益進行分析確定其屬于可受法律保護的利益時，才能納入商標法第三十二條在先權(quán)利的保護范圍。其次，對形象的商業(yè)化利益的保護范圍應(yīng)當慎重研究、嚴格劃定，除非必要，對該利益的保護不應(yīng)超出未注冊馳名商標的保護。各院需要對形象的商業(yè)化利益進行保護的，必須事先層報高院民三庭審查。

——關(guān)于連續(xù)三年停止使用注冊商標的審查問題。注冊商標專用權(quán)，包括專有使用權(quán)和禁用權(quán)。連續(xù)三年停止使用注冊商標的撤銷制度，是為了鼓勵和督促商標注冊人使用其商標、發(fā)揮商標在市場上區(qū)分商品來源的作用。該制度既不是對商標注冊人不使用行為的處罰，也并非為商標注冊人設(shè)定了使用的義務(wù)，只是為了在商標注冊人連續(xù)三年不使用導(dǎo)致注冊商標的作用長期沒有發(fā)揮時，使該商標標志重新回到公有領(lǐng)域，方便他人注冊，激活商標資源的一種措施。因此，對使用的認定應(yīng)當符合市場實際，在使用證據(jù)的認定上，也就應(yīng)當堅持優(yōu)勢證據(jù)原則，不宜過于苛刻。只要證據(jù)顯示，使用注冊商標的核定商品在市場上能夠被相關(guān)消費者獲得且持續(xù)一定的時間，使用行為不違反商標法的禁止性規(guī)定，就應(yīng)當認定該注冊商標已經(jīng)進行了真實、公開、合法、有效的使用。如果商標注冊人提供的部分使用證據(jù)系偽造，則應(yīng)當對所有證據(jù)從嚴審查，相應(yīng)提高證明標準，并應(yīng)當對偽造證據(jù)的行為進行處罰，以儆效尤。對于使用注冊商標的商品范圍應(yīng)當堅持長期以來已經(jīng)形成的標準，即只有在核定商品上的使用，才是對注冊商標的使用，在與核定使用商品類似的商品上的使用，并非對注冊商標的使用，不能據(jù)此維持注冊商標有效；商標注冊人在核定使用的一種商品上使用注冊商標的，在與該商品相類似的其他核定商品上的注冊可予以維持。

2、商標民事案件中的具體問題

——關(guān)于未核準的商標轉(zhuǎn)讓合同的效力問題。商標法第四十三條規(guī)定：“轉(zhuǎn)讓注冊商標經(jīng)核準后，予以公告，受讓人自公告之日起享有商標專用權(quán)?！蓖瑫r，《北京市高級人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第33條規(guī)定：“注冊商標轉(zhuǎn)讓合同沒有特別約定的，合同在雙方當事人簽字或者蓋章之日起成立并生效。自國家商標行政主管機關(guān)核準公告之日起，受讓人享有商標權(quán)?！备鶕?jù)上述規(guī)定，未核準的商標轉(zhuǎn)讓合同自雙方當事人簽字或蓋章之日成立并生效，因轉(zhuǎn)讓方的原因而未向商標行政主管機關(guān)進行核準并獲公告的，受讓人不能依據(jù)該轉(zhuǎn)讓合同獲得商標專用權(quán)，但可以依法追究轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任。

 ——關(guān)于平行進口是否構(gòu)成侵害商標權(quán)的問題。商標法雖未將“指示性使用”明確列為不侵權(quán)的抗辯事由，但是考慮到商標法所保護的是標志與商品來源的對應(yīng)性，而商標禁用權(quán)也是為此而設(shè)置的，絕非是為商標權(quán)人壟斷商品的流通環(huán)節(jié)所創(chuàng)設(shè)，即商標權(quán)利用盡規(guī)則應(yīng)當是市場自由競爭所必需存在的基本規(guī)則之一。在此基礎(chǔ)上，若被控侵權(quán)商品確實來源于商標權(quán)人或其授權(quán)主體，此時商標權(quán)人已經(jīng)從“第一次”銷售中實現(xiàn)了商標的商業(yè)價值，而不能再阻止他人進行“二次”銷售或合理的商業(yè)營銷，否則將阻礙市場的正常自由競爭秩序建立的進程，因此“平行進口”應(yīng)被司法所接受，不認定構(gòu)成侵害商標權(quán)。

——關(guān)于商標未實際使用對商標民事案件審判的影響問題。商標法第五十六條規(guī)定：“注冊商標的專用權(quán)，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限?！痹摋l款系對商標專用權(quán)的規(guī)定，而該法第五十七條對侵害商標權(quán)的行為采取了列舉加概括式的規(guī)定，也就是對商標禁用權(quán)的界定。商標自核準注冊后，其專用權(quán)即告成立，我國采取的是商標注冊制，而非商標使用制，注冊商標是否實際使用并不影響其專用權(quán)的行使，也不影響禁用權(quán)的救濟。商標法第六十四條系對起訴前三年不使用注冊商標賠償數(shù)額界定的規(guī)定，而非對是否侵害商標權(quán)定性的規(guī)定。因此，在商標民事案件中，權(quán)利人的注冊商標未實際使用，僅是判定賠償數(shù)額的考慮因素，不影響侵權(quán)的認定。

 ——關(guān)于商標在先使用抗辯的適用條件問題。商標法第五十九條第三款規(guī)定了在先使用抗辯，該抗辯成立應(yīng)當具備以下條件：（1）在先使用人應(yīng)當出于善意；（2）在先使用人對特定標志的使用時間一般應(yīng)早于涉案商標的申請注冊日，同時早于商標注冊人使用，且應(yīng)為商標性的使用；（3）在先使用人所使用的商標應(yīng)當具有“一定影響”。關(guān)于知名度的高低程度，一般不宜要求過苛，即只要滿足在先使用人對其商標的使用確系真實使用，且經(jīng)過使用已使得商標在使用地域內(nèi)起到識別作用，則符合具有“一定影響”的要求。

回顧-專利篇

1.【審判實務(wù)】當前知識產(chǎn)權(quán)審判中需要注意的若干法律問題（一）

來源：北京審判

編輯：IPRdaily  彭瑩