擁有《商標(biāo)注冊證》就一定不會侵權(quán)嗎？

IPR Daily，全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)新媒體

426.cn，60萬知識產(chǎn)權(quán)人的上網(wǎng)首頁

《商標(biāo)注冊證》是國家工商總局商標(biāo)局依照法律規(guī)定頒發(fā)給商標(biāo)注冊人的用于證明其在核定使用的商品或服務(wù)項目上享有商標(biāo)專用權(quán)的法律文書?，F(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十三條規(guī)定：“對初步審定公告的商標(biāo)，……公告期滿無異議的，予以核準(zhǔn)注冊，發(fā)給商標(biāo)注冊證，并予公告”。這是商標(biāo)注冊證頒發(fā)的法律依據(jù)。在《商標(biāo)注冊證》上記載的與權(quán)利有關(guān)的主要內(nèi)容有：商標(biāo)（圖樣）、商標(biāo)注冊號、商標(biāo)注冊人名義及地址、核定使用的商品或服務(wù)項目及類別、商標(biāo)專用權(quán)的有效期等。在以實質(zhì)審查的審核注冊制度的國家，商標(biāo)注冊證一般享有天然神圣般的權(quán)利，一旦商標(biāo)局予以頒發(fā)注冊證，似乎就完全擁有合法使用的權(quán)利。筆者在此不討論涂改或偽造、變造商標(biāo)注冊證等導(dǎo)致商標(biāo)注冊證信息與商標(biāo)局商標(biāo)注冊簿上記載的注冊商標(biāo)及有關(guān)注冊事項不一致的情形，那是屬于刑事犯罪，是刑法規(guī)范的范疇。而是重點討論一份真實有效的商標(biāo)注冊證，其商標(biāo)注冊人在市場上使用該商標(biāo)過程是否會導(dǎo)致侵權(quán)的情形。

《商標(biāo)注冊證》上核定的商品或服務(wù)項目是依據(jù)《關(guān)于供商標(biāo)注冊用的商品和服務(wù)的國際分類的尼斯協(xié)定》（簡稱《分類表》）來進(jìn)行審查注冊的，國家工商總局在1988年開始在中國的商標(biāo)注冊管理中采用“商品和服務(wù)尼斯分類” ，并與1994年正式加入該協(xié)定。目前商標(biāo)局于2015年1月1日起正式使用《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（簡稱《區(qū)分表》）（基于尼斯分類第十版）2015文本。 “ 尼斯分類”的目的在于為各成員國商標(biāo)注冊提供一個可供對照檢索、管理商標(biāo)注冊的工具。《區(qū)分表》是國家工商總局商標(biāo)局基于“ 尼斯分類” 和在我國實際使用中的實踐，結(jié)合我國具體情況對商品和服務(wù)的類似群組及商品和服務(wù)的名稱進(jìn)行編譯、調(diào)整、增補(bǔ)和刪減而制訂的?？梢钥闯?，《分類表》或《區(qū)分表》本身并不具有法律規(guī)范的性質(zhì)，是為便于商標(biāo)注冊管理而被人為劃定的工具性參照標(biāo)準(zhǔn)。實際上，在實踐中會發(fā)現(xiàn)并不是同類商品均構(gòu)成類似商品，也不是不同類不同群組的必然不類似。這樣就可能會造成商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊了某一個商標(biāo)，而該商標(biāo)注冊人在實際使用過程中卻造成市場上的事實混淆或誤認(rèn)，這就需要回到侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)上做出判斷。

在現(xiàn)實中有很多現(xiàn)成的案例，一方擁有表面上合法有效的注冊證，而在使用過程中造成了市場上的實際混淆和誤認(rèn)。如阿姆斯壯案、全友案、奧普案、匯源案等，幾乎都是一方商標(biāo)屬于馳名商標(biāo)或國際知名品牌，另外一方在其他不同類別上注冊一個相同的商標(biāo)，而在實際使用過程中在市場上造成實際的混淆和誤認(rèn)，馳名商標(biāo)或知名品牌的所有人在維權(quán)過程中侵權(quán)者以擁有商標(biāo)注冊證為擋箭牌，地方工商或法院有時候也不明就里，認(rèn)為人家有注冊證就應(yīng)該可以使用，給真正的權(quán)利人造成無法彌補(bǔ)的損失，這無不是《商標(biāo)注冊證》神圣化情形下的怪現(xiàn)象。

以一個案例來說明：美國阿姆斯壯公司（以下簡稱阿姆斯壯公司）是全球著名的地材、天花板吊頂系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者。 1989年5月3 0日，阿姆斯壯公司在中國注冊了“ Armstrong” 商標(biāo)；1991年7月10日，阿姆斯壯公司又在中國注冊了中文的“阿姆斯壯” 商標(biāo)。上述商標(biāo)核定使用的商品是第19類“ 非金屬建筑材料，天花板”等。經(jīng)過20多年的使用，“ 阿姆斯壯” 商標(biāo)在中國境內(nèi)建筑領(lǐng)域已經(jīng)具有了非常高的知名度，應(yīng)該屬于馳名商標(biāo)。安徽阿姆斯壯建材有限公司（以下簡稱安徽阿姆斯壯公司）擅自在其“ 天花板（具體商品品名：礦棉裝飾吸音板）”商品、經(jīng)銷商店面門頭、商業(yè)資料等方面使用“ 阿姆斯壯”商標(biāo)，以上標(biāo)識與阿姆斯壯公司“ 阿姆斯壯” 注冊商標(biāo)標(biāo)識構(gòu)成相同；其法定代表人——王秀英已在第17類“ 礦棉板（絕緣物）”等商品上注冊了第8002238號“ 阿姆斯壯”商標(biāo)，但事實上，其實際生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品與原告“阿姆斯壯” 注冊商標(biāo)核定使用的“ 非金屬建筑材料、天花板”為相同商品；由于一些天花板材料屬于礦棉，這就給安徽阿姆斯壯公司合理使用的理由，在市面上大量招商和銷售礦棉板，而其主要的用途就是用作天花板。在此案中，王秀英就是利用商標(biāo)局注冊商標(biāo)審核過程中對商品的名稱核準(zhǔn)不嚴(yán)的漏洞，申請注冊了《區(qū)分表》中根本不存在的第17類“ 礦棉版（絕緣物）”商品而得以注冊成功。而在實際生產(chǎn)的產(chǎn)品與阿姆斯壯的產(chǎn)品從產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、銷售渠道等都相同，應(yīng)該都屬于“ 非金屬的建筑材料” ，應(yīng)該落入第19類建筑材料的保護(hù)范圍。而第17類是“ 橡膠、古塔膠、樹膠、石棉、云母，以及不屬別類的這些原材料的制品；生產(chǎn)用成型塑料制品；包裝、填充和絕緣用材料；非金屬軟管”等，是屬于原材料等填充絕緣材料，與第19類的建筑材料還是有明顯的使用功能的區(qū)分?？梢钥闯龅?7類“ 礦棉板（絕緣物）”等商品上注冊了第8002238號“ 阿姆斯壯” 商標(biāo)注冊人其不可能不知道阿姆斯壯品牌的知名度及聲譽(yù)，在此前提下，又故意利用商標(biāo)局審查中《區(qū)分表》的類別的不同，來進(jìn)行注冊并取得注冊證，利用該商標(biāo)注冊證來進(jìn)行經(jīng)營或招攬生意，達(dá)到其不正當(dāng)?shù)哪康摹?但是由于安徽阿姆斯壯公司擁有的這個被許可的第17類“ 礦棉板（絕緣物）” 等商品上注冊了第8002238號“ 阿姆斯壯” 商標(biāo)，導(dǎo)致市場上大量的礦棉制的天花板在銷售，工商投訴時對方就會拿出商標(biāo)注冊證進(jìn)行對抗，一些不明就里的銷售商也被其商標(biāo)注冊證所蒙騙，以為其銷售的產(chǎn)品屬于合法產(chǎn)品，在市場上給美國阿姆斯壯公司造成極其不好的影響和經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)過多次的訴訟，最后法院判決禁止安徽阿姆斯壯公司在其第19類的商品上使用“ 阿姆斯壯” 商標(biāo)，但并沒有對其擁有的第17類“ 礦棉板（絕緣物）” 等商品上注冊的第8002238號“ 阿姆斯壯” 商標(biāo)的性質(zhì)作出任何的說明。其實我們認(rèn)為，首先安徽阿姆斯壯公司實際使用的商品根本不屬于其核準(zhǔn)注冊商標(biāo)下核定使用的商品，不是其注冊商標(biāo)的使用；即便是其使用在其他與原告不相同、不類似的商品如礦棉上，鑒于美國“ 阿姆斯壯” 商標(biāo)的馳名程度和最高人民法院關(guān)于馳名商標(biāo)的司法解釋，安徽阿姆斯壯也不能夠使用。這樣即便是其擁有一個商標(biāo)注冊證，但由于在市場上產(chǎn)生實際混淆或誤認(rèn)，應(yīng)該是屬于一個無法使用的注冊商標(biāo)。

歐洲許多國家在商標(biāo)申請過程中，都只是進(jìn)行形式方面的審查，并沒有進(jìn)行實質(zhì)的審查。如法國、英國、歐盟等不會基于第三方的在先權(quán)利而拒絕申請，僅將審查限于確定是否存在禁止注冊事項。所以即使商標(biāo)注冊人擁有一個商標(biāo)注冊證，如果在市場上實際使用中產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)，給在先的權(quán)利人造成侵害的話，應(yīng)該被判為商標(biāo)侵權(quán)。

現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十五條規(guī)定： “ ………商標(biāo)局做出準(zhǔn)予注冊決定的，發(fā)給商標(biāo)注冊證，并予公告。異議人不服的，可以依照本法第四十四條、第四十五條的規(guī)定向商標(biāo)評審委員會請求宣告該注冊商標(biāo)無效。 …… …” 。

根據(jù)新的異議制度，使得商標(biāo)注冊證較以前更容易取得，也就會造成更多的在相同或類似商品或服務(wù)上有相同或近似的商標(biāo)存在的可能。如果再按照以往擁有《商標(biāo)注冊證》就一定擁有在核定商品或服務(wù)上的商標(biāo)專用權(quán)，真可能會造成在市場上實際混淆現(xiàn)象層出不窮。是時候該讓《商標(biāo)注冊證》回歸其本源的面目，僅是作為商標(biāo)權(quán)利的初步證據(jù)，而如果該商標(biāo)使用在市場上對其他在先商標(biāo)或在先權(quán)利造成實際的混淆或誤認(rèn)，依然需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。其實在最高人民法院《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定： “ 被告使用的注冊商標(biāo)違反商標(biāo)法的規(guī)定，復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標(biāo)，構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標(biāo)……。 ” 就已經(jīng)把商標(biāo)注冊證拉下了神壇，讓其回歸本來的面貌。

來源：中華商標(biāo)雜志

作者：石淑環(huán)

編輯：IPRdaily王夢婷