揭開馳名商標(biāo)的面紗

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揭開馳名商標(biāo)的面紗

一、馳名商標(biāo)制度概述

馳名商標(biāo)保護(hù)制度最早出現(xiàn)在1925年《巴黎公約》海牙文本中，主要目的是為了解決未注冊(cè)馳名商標(biāo)被搶注的問題，即馳名商標(biāo)所有人由于種種原因，沒有在有關(guān)國家注冊(cè)，但該國的相關(guān)公眾中，已被普遍認(rèn)為是該商標(biāo)的真正擁有者，如果堅(jiān)持“不注冊(cè)不保護(hù)”原則，對(duì)馳名商標(biāo)的所有人有失公平i。

馳名商標(biāo)保護(hù)制度最初的設(shè)立目的在于防止消費(fèi)者的誤認(rèn)誤購，兼顧馳名商標(biāo)權(quán)利人的權(quán)益和消費(fèi)者利益。當(dāng)馳名商標(biāo)的保護(hù)擴(kuò)大到非類似的商品或服務(wù)上，并且不以混淆為前提時(shí)，其保護(hù)的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)移至馳名商標(biāo)所承載的商譽(yù)和所起到的表彰功能。避免相關(guān)公眾對(duì)商品來源產(chǎn)生聯(lián)想，或沖淡商標(biāo)顯著性、減弱商業(yè)信譽(yù)，以及制止“搭便車”的不正當(dāng)競爭行為，成為馳名商標(biāo)制度的另一重要職能ii。

1985年我國加入《巴黎公約》，為了履行對(duì)成員國馳名商標(biāo)保護(hù)的義務(wù)。

1996年8月14日，國家工商行政管理部門發(fā)布了《馳名商標(biāo)認(rèn)定和管理暫行規(guī)定》，第一次以法律文件的形式明確了對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)。

2001年10月，全國人大常委會(huì)修改頒布商標(biāo)法，第一次從立法層面引入馳名商標(biāo)的保護(hù)。

2001年12月，最高人民法院頒布《商標(biāo)民事解釋》，對(duì)于復(fù)制、摹仿、翻譯他人馳名商標(biāo)的民事侵權(quán)構(gòu)成及相關(guān)法律責(zé)任進(jìn)行了規(guī)定。

2009 年4月，最高人民法院頒布《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對(duì)馳名商標(biāo)司法保護(hù)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。

2009年4月21日，國家工商行政管理總局頒布了《馳名商標(biāo)認(rèn)定工作細(xì)則》，對(duì)行政管理案件中進(jìn)行馳名商標(biāo)認(rèn)定進(jìn)行了規(guī)定。

2014年7月3日，國家工商行政管理總局頒布了《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》，結(jié)合2014年5月1日實(shí)施的新商標(biāo)法對(duì)馳名商標(biāo)的認(rèn)定和保護(hù)進(jìn)行了規(guī)定。

上述法律、司法解釋和部門規(guī)章共同構(gòu)成了我國馳名商標(biāo)司法、行政保護(hù)的法律體系。

《商標(biāo)法》第十三條明確規(guī)定了“不予注冊(cè)并禁止使用”，因此其既是商標(biāo)注冊(cè)實(shí)質(zhì)條件條款，又涉及馳名商標(biāo)侵權(quán)判斷條款，馳名商標(biāo)權(quán)利人可依據(jù)該條款禁止他人搶注，也能提起侵權(quán)之訴。因此，馳名商標(biāo)保護(hù)既包括民事案件中對(duì)馳名商標(biāo)的司法保護(hù)，也包括商標(biāo)行政案件(主要是商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件)中對(duì)馳名商標(biāo)的認(rèn)定和保護(hù)iii。

二、馳名商標(biāo)認(rèn)定途徑

揭開馳名商標(biāo)的面紗

三、馳名商標(biāo)的認(rèn)定原則

依據(jù)2014年7月3日公布的《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》第四條的規(guī)定，馳名商標(biāo)的認(rèn)定遵循個(gè)案認(rèn)定、被動(dòng)保護(hù)原則。

1、個(gè)案認(rèn)定

個(gè)案認(rèn)定，也稱個(gè)案有效，是強(qiáng)調(diào)馳名商標(biāo)認(rèn)定是基于特定案件審理的需要，針對(duì)特點(diǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)事實(shí)狀態(tài)的認(rèn)定，通常只有在特定案件中、針對(duì)特點(diǎn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、針對(duì)特定案件當(dāng)事人有效，不能作為一項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)長期宣稱。究其原因，主要是商標(biāo)的知名度是動(dòng)態(tài)變化的，不同時(shí)間點(diǎn)的事實(shí)狀態(tài)存在差異，彼時(shí)馳名未必意味著此時(shí)馳名，故其他案件中基于特定時(shí)間和事實(shí)認(rèn)定的馳名商標(biāo)，在本案中并不當(dāng)然地構(gòu)成馳名?！渡虡?biāo)法》第十四條第(5)款也規(guī)定了“生產(chǎn)、經(jīng)營者不得將‘馳名商標(biāo)’字樣用于商品、商品包裝或者容器上，或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中”。

2、被動(dòng)保護(hù)

被動(dòng)保護(hù)是針對(duì)主動(dòng)保護(hù)而言的。主動(dòng)保護(hù)又稱為主動(dòng)認(rèn)定，是指在不存在糾紛的情況下，有關(guān)部門對(duì)商標(biāo)是否馳名進(jìn)行認(rèn)定。被動(dòng)保護(hù)又稱被動(dòng)認(rèn)定或事后認(rèn)定，是在發(fā)生商標(biāo)糾紛后，有關(guān)部門應(yīng)商標(biāo)權(quán)利人的請(qǐng)求，對(duì)商標(biāo)是否馳名進(jìn)行認(rèn)定。當(dāng)前，不論是通過行政手段或者司法手段來認(rèn)定馳名商標(biāo)，被動(dòng)保護(hù)已經(jīng)成為一項(xiàng)基本原則。

被動(dòng)認(rèn)定，強(qiáng)調(diào)基于當(dāng)事人的請(qǐng)求被動(dòng)地對(duì)商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定，當(dāng)事人未主張的，商標(biāo)局、商評(píng)委和法院均不能依職權(quán)主動(dòng)認(rèn)定。具體而言，在商標(biāo)異議、商標(biāo)無效宣告案件中，只有當(dāng)事人明確提出適用《商標(biāo)法》第十三條時(shí)，商標(biāo)局、商評(píng)委和法院才考慮馳名商標(biāo)的認(rèn)定問題。

四、認(rèn)定馳名商標(biāo)需要提交哪些證據(jù)材料

1、商標(biāo)注冊(cè)與使用人基本情況

申請(qǐng)人應(yīng)介紹發(fā)展歷史、所有制性質(zhì)、注冊(cè)資本、資產(chǎn)總額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、主導(dǎo)產(chǎn)品等基本情況，應(yīng)提供經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照影印件。

2、證明該商標(biāo)持續(xù)使用的證據(jù)

(1)最早使用時(shí)間是指有證據(jù)證明的申請(qǐng)認(rèn)定商標(biāo)最早使用的時(shí)間。與申請(qǐng)認(rèn)定商標(biāo)基本相同的商標(biāo)的使用證據(jù)可以視為其使用證據(jù)。

(2)證明商標(biāo)使用持續(xù)時(shí)間的材料包括該商標(biāo)使用、注冊(cè)的歷史和范圍的有關(guān)材料。

(3)使用證據(jù)包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中的證據(jù)。

(4)使用證據(jù)上必須有明確的年份。關(guān)聯(lián)企業(yè)或者印刷公司提供的證明文件無效。

3、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、廣告宣傳、行業(yè)排名證據(jù)材料要求

(1)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要包括使用該商標(biāo)的主要商品或者服務(wù)近三年的銷量、銷售額、利潤、稅收的數(shù)據(jù)，還可以涉及出口量、出口額、市場占有率等項(xiàng)目。

近三年數(shù)據(jù)一般指商標(biāo)認(rèn)定馳名商標(biāo)之前的近三年。每年1至3月提交的申請(qǐng)可以先提交之前第四、第三、第二年的數(shù)據(jù)，待前一年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出來后再補(bǔ)充該數(shù)據(jù)。

申請(qǐng)認(rèn)定商標(biāo)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不包括申請(qǐng)人使用其他商標(biāo)的商品或者服務(wù)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

申請(qǐng)認(rèn)定商標(biāo)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)涵蓋多個(gè)商標(biāo)使用人的，應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)商標(biāo)局備案的商標(biāo)使用許可證據(jù)。

銷量、銷售額、利潤、稅收等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)提供具有公信力的第三方出具的審計(jì)報(bào)告、證明或者公證材料。其中：

a證明銷售額、利潤應(yīng)當(dāng)提供具有相關(guān)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告原件。

b證明地理標(biāo)志商標(biāo)商品的銷售額、利潤可以提供統(tǒng)計(jì)局證明原件。

c證明稅收數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)提供稅務(wù)部門或者海關(guān)部門納稅證明原件。享有減免稅收政策的應(yīng)當(dāng)注明并提供相關(guān)文件影印件。

d證明出口量和出口額可以提供海關(guān)或者統(tǒng)計(jì)部門的證明影印件或者原件。

(2)申請(qǐng)認(rèn)定商標(biāo)的宣傳情況主要包括宣傳方式、廣告宣傳的地域范圍、廣告宣傳的媒體、廣告投放量等情況。

a宣傳方式、廣告宣傳的媒體應(yīng)有廣告合同、發(fā)票等證據(jù)影印件支持。

b廣告投放量應(yīng)提供具有相關(guān)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的廣告費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告原件(經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的影印件視為原件，下同)。

c廣告宣傳的地域范圍以能夠表明覆蓋有關(guān)省份的廣告合同和票據(jù)影印件為證據(jù)，并結(jié)合其宣傳的方式及宣傳的媒體等情況綜合判斷。

中央電視臺(tái)、中央人民廣播電臺(tái)、省級(jí)衛(wèi)視、全國發(fā)行的報(bào)紙、行業(yè)內(nèi)核心報(bào)刊雜志、全國性重大賽事的宣傳范圍為全國；省級(jí)地面頻道或者電臺(tái)、大型展會(huì)、行業(yè)內(nèi)普通報(bào)刊雜志、戶外廣告的宣傳范圍視為該省域。

(宣傳范圍為省級(jí)的，需列舉在10個(gè)以上的省域進(jìn)行宣傳的證據(jù)。)

(3)銷售范圍證據(jù)以能夠表明銷售區(qū)域的合同或者票據(jù)為證據(jù)。發(fā)票、銷售合同及門店?duì)I業(yè)執(zhí)照可以證明其覆蓋的國內(nèi)省份；海關(guān)單證和出口商品專用發(fā)票可以證明其出口的國家和地區(qū)。前述票證均為影印件。(10個(gè)以上省域的覆蓋證據(jù))

(4)申請(qǐng)認(rèn)定商標(biāo)所使用的商品或者服務(wù)在同行業(yè)的排名應(yīng)當(dāng)是全國同行業(yè)的排名。提供有效證明的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)是國家行業(yè)主管部門、在民政部登記的全國性行業(yè)協(xié)會(huì)以及其他能夠證明全國行業(yè)排名的組織。官方機(jī)構(gòu)公開的排名、權(quán)威評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)可以作為重要參考。

專門出具的證明應(yīng)當(dāng)提供原件，應(yīng)當(dāng)具有明確具體的年份、在全國同行業(yè)，僅證明企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)“名列前茅”之類的模糊表述不予采信。

證明該商標(biāo)馳名或者申請(qǐng)人行業(yè)地位的榮譽(yù)應(yīng)當(dāng)提供省級(jí)以上政府部門或者全國性行業(yè)協(xié)會(huì)近三年頒發(fā)的相關(guān)證書的影印件，重大的國家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)不受三年限制。

(5)證明作為馳名商標(biāo)受保護(hù)記錄的證據(jù)。

a作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄是指申請(qǐng)認(rèn)定商標(biāo)(或與其基本相同的商標(biāo))被我國或者其他國家有權(quán)認(rèn)定馳名商標(biāo)的機(jī)關(guān)作為馳名商標(biāo)予以保護(hù)的記錄。

b申請(qǐng)人所持有的其他商標(biāo)作為馳名商標(biāo)予以保護(hù)的記錄可以另行注明。

(6)對(duì)于可以提供影印件的相關(guān)證據(jù)，除發(fā)票外應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的影印件。

產(chǎn)品質(zhì)量安全情況及其他證明

a凡是涉及食品(含食用農(nóng)產(chǎn)品)、食品添加劑、藥品、醫(yī)療器械的馳名商標(biāo)認(rèn)定申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)提供省級(jí)以上行政管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量安全情況的證明文件原件。

b申請(qǐng)人應(yīng)提供相關(guān)衛(wèi)生、安全、環(huán)保、勞動(dòng)等情況證明原件。申請(qǐng)商標(biāo)具有重要許可事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)提供商標(biāo)使用許可合同影印件。

五、馳名商標(biāo)認(rèn)定中的其他問題

1、馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)受到商品關(guān)聯(lián)程度的影響，實(shí)踐中有很多案例是因?yàn)樯唐分g差異較大，并未給予跨類保護(hù)。如“正新CST及圖”商標(biāo)異議案iv、“華帝HUADI”商標(biāo)異議案v。

2、馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)與其本身固有的顯著性和經(jīng)使用獲得的顯著性相適應(yīng)。對(duì)于社會(huì)中廣為知曉的馳名商標(biāo)其保護(hù)范圍較寬，如僅在特定領(lǐng)域馳名的商標(biāo)其跨類保護(hù)的范圍較窄。

3、損害馳名商標(biāo)注冊(cè)人利益的表現(xiàn)形式有：減弱馳名商標(biāo)的顯著性(弱化)、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)(丑化)、不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)(利用)等。

在商標(biāo)異議、商標(biāo)無效宣告的行政階段認(rèn)定馳名商標(biāo)較復(fù)雜具有一定的專業(yè)性，不同案件的處理方法也較大區(qū)別。本文僅揭示了馳名商標(biāo)制度的冰山一角，讀者如有興趣可與筆者進(jìn)一步交流。

注釋：

i 黃暉《商標(biāo)法》，法律出版社2004版，第247頁。

ii 曾陳明汝《商標(biāo)法原理》，中國人民大學(xué)出版社2003年版，第98頁。

iii 周云川《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》，法律出版社，第193頁。

iv (2010)高行終字第1501號(hào)。

v (2013)高行終字第1457號(hào)。

來源：海壇特哥

作者：苗紀(jì)平上海知義律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷