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一場企業(yè)IP國際研討會,帶你快速了解“外國專利申請和應(yīng)訴套路

活動
阿耐9年前
一場企業(yè)IP國際研討會,帶你快速了解“外國專利申請和應(yīng)訴套路

IPRdaily,全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)媒體

426.cn,60萬知識產(chǎn)權(quán)人的上網(wǎng)首頁


來源:IPRdaily

原標(biāo)題:2016中國專利周寧波企業(yè)IP國際研討會帶你快速了解外國專利申請和應(yīng)訴“套路”


11月18日, 一場高端、專業(yè)的企業(yè)IP國際研討會暨NBIPPA秋季案例分享會在寧波創(chuàng)新港會議中心隆重舉行。來自美國、芬蘭、愛沙尼亞、韓國、廣州和寧波本土共12位知識產(chǎn)權(quán)專家為寧波企業(yè)和知識產(chǎn)權(quán)界獻上一場知識產(chǎn)權(quán)大餐,分別就美國、歐亞、韓國的專利制度和相關(guān)內(nèi)容,以及企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理的相關(guān)實務(wù)和案例進行了分享。


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中國企業(yè)進入美國市場的專利籌備

演講專家:陳怡


關(guān)于美國專利申請。可以直接申請,或者通過專利合約PCT或巴黎公約(Paris Convention),申請過程中,可以利用專利高速公路(PPH,可以在12個月內(nèi)拿到第一輪審查結(jié)果;授權(quán)或駁回)、信息揭露申明(IDS,在申請中將已知現(xiàn)有技術(shù)全部提交)以及授權(quán)階段的持續(xù)申請(Continuation)制度加快獲得專利授權(quán)。國內(nèi)企業(yè)要善于運用一些美國專利制度中的特殊程序幫助專利授權(quán):


最終駁回(Final Office Action)并不最終。每論答辯(OA)有一個非最終駁回和一個最終駁回,一般美國申請授權(quán)前平均需要2-3個回復(fù),很多申請會收到至少一個最終駁回。 最終駁回是可以回復(fù)的,主要包括請求持續(xù)審查(RCE)、上訴(Appeal)、回復(fù)??梢杂?種回復(fù)方案:駁回后重申實驗計劃(After Final Consideration Pilot (AFCP 2.0) )、上訴前會議實驗計劃(Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program)和駁回后實驗計劃。


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美國專利申請中101條款應(yīng)對

演講專家:Mr.Tony HOM(美國)


一、101條款審查程序


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二、如何規(guī)避101條款駁回


1、權(quán)利要求包括能夠“顯著超過”抽象概念的附加限制;

2、權(quán)利要求改善計算機的功能——通常不能在權(quán)利要求中明確指出,但權(quán)利要求要與改善緊密相關(guān),如增加速度、減少迭代次數(shù)等;

3、權(quán)利要求應(yīng)該含有“技術(shù)效果”:要有迭代過程和反饋控制、前饋控制;

4、專利申請應(yīng)該在說明書和附圖中含有更多技術(shù)細節(jié);

5、在申請撰寫階段即準(zhǔn)備規(guī)避101駁回:一是意識到該申請是否可能會在美國提交;二是   確保它支持計算機改進和有形輸出——產(chǎn)生輸出結(jié)果的指令;


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關(guān)于歐亞專利和俄羅斯專利申請確權(quán)

演講專家:Mr. Erik Goussev(芬蘭)


歐亞專利局基于1995年簽署的歐亞專利公約(EAPC)成立,辦公室設(shè)在莫斯科,目前被8個成員國簽字承認:亞美尼亞,阿塞拜疆,白俄羅斯,哈薩克斯坦,吉爾吉斯斯坦,塔吉克斯坦,土庫曼斯坦和俄羅斯聯(lián)邦;還有一個國家摩爾多瓦于2012年退出,但2012年4月26日之前遞交的申請在摩爾多瓦依舊有效。


俄羅斯專利和歐亞專利申請對比。相對于俄羅斯專利局的審查要求而言,歐亞專利系統(tǒng)在正式要求方面更寬松,支付額外費費可以使一部分延誤的期限恢復(fù),對權(quán)利要求的修改和表述上的控制也相對寬松,支付年費即可在成員國生效,沒有翻譯和獨立生效的要求。同時需要注意,具有相同優(yōu)先權(quán)日的完全相同的發(fā)明,在歐亞專利和俄羅斯專利中可以并存。在實質(zhì)審查階段,俄羅斯專利局允許對權(quán)利要求主動修改一次,在歐亞專利申請中則沒有次數(shù)限制。俄羅斯加入了全球PPH(專利高速審查),于2014年1月6日推出試點計劃??焖賹彶楸仨氃趯嵸|(zhì)性審查之前或者剛剛開始之時提出,通常情況下俄羅斯專利會在要求審查開始后的4-8個月內(nèi)被批準(zhǔn),批準(zhǔn)率達90%,非常有效。而歐亞專利局不是全球PPH的締約方,可以通過PCT-PPH加速審查。另外,俄羅斯專利官費不高,可以考慮對發(fā)明專利進行分案申請。


在俄羅斯專利申請中,從屬權(quán)利要求非常重要。為增加專利授權(quán)的成功率,從屬權(quán)利要求要清晰描述出來;在俄羅斯專利的異議和申訴程序中,只有依據(jù)從屬權(quán)利要求的綜合特征才能做出修改;發(fā)明專利的每一個重要方面都應(yīng)該被從屬權(quán)利要求所覆蓋,如有必要, 在審查階段可以通過自主修改來增加新的從屬權(quán)利要求。


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韓國專利法修改新動向

演講專家:全成哲


2015 韓國專利局審查政策導(dǎo)入了新的制度,通過促進申請人與審查員的溝通來實現(xiàn)確保適當(dāng)?shù)臋?quán)利及早日授權(quán)。目前的流程是:申請——預(yù)備審查——一起審查——審查——審查意見通知——審查修改方案——授權(quán)決定。對于重要的專利,有必要研究活用新的制度,要與審查員建立良好的溝通,答復(fù)審查意見時有必要與審查員積極會面。


外語申請制度。2015年1月,韓國專利法導(dǎo)入了完善認可申請日的條件,可以使用外語申請(目前僅限英語),最初日起14個月內(nèi)要提交外語的譯文(未提交時視為撤回)。企業(yè)在申請韓國專利時,如果英文說明書已準(zhǔn)備,優(yōu)先權(quán)日臨近而打算在韓國申請時,譯文提交期限可延長2個月的效果。


韓國專利法最近有一些新的修改,最晚的會在2017年3月1日生效,包括授權(quán)取消申請制度、職權(quán)再審查制度、職權(quán)修改范圍擴大、延長正當(dāng)權(quán)利人的可申請時間、導(dǎo)入用于保護正當(dāng)權(quán)利人的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓請求制度、命令提交外國審查結(jié)果的制度、專利侵權(quán)證據(jù)提交的強化等,國內(nèi)企業(yè)在申請韓國專利時也要多加關(guān)注。


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美國專利訴訟的應(yīng)對案例分享

演講專家:王均偉


中國企業(yè)Y向美國出口一款筒燈,該產(chǎn)品通過美國的一家大超市L出售,該超市在美國擁有1700家門店。2014年,美國C公司在加州聯(lián)邦法院起訴中國Y公司,理由是該筒燈侵犯其專利權(quán)。2015年4月原告C公司追加Y公司客戶L公司為被告,4月底法庭簽發(fā)了禁令,禁止兩被告向美國進口、銷售涉案產(chǎn)品。Y企業(yè)原本只是委托了一個美國律師代理處理此案,并向美國照常出貨,直到這時才覺得大難臨頭,并請了中國律師介入并更換了美國律師。第一次調(diào)解時原告C公司索賠600萬美金,調(diào)解沒有成功。


中國律師制定了權(quán)利解釋和不侵權(quán)抗辯、提起專利復(fù)審程序(IPR)、邊打邊談的應(yīng)訴思路,于7月向USPTO提出IPR申請,8月向聯(lián)邦法庭申請中止案件獲批。在此情況下,原被告進行了第二次調(diào)解,原告索賠已降至30萬美金。經(jīng)過后續(xù)談判,中國企業(yè)Y不做賠償,原告同意Y銷售完畢庫存,雙方撤訴。


通過此案,我們給中國企業(yè)的建議是:


1. 適應(yīng)國際商業(yè)規(guī)則;

2. 境外的訴訟要有中國律師參與;

3. 進入境外市場的時候進行基本的專利檢索,及時防范,避免惡意侵權(quán);

4. 積極應(yīng)訴(技術(shù)人員的支持、文檔和證據(jù)的提供、證人)。


本次活動作為2016年我市“中國專利周”系列活動之一,由寧波市知識產(chǎn)權(quán)局主辦,寧波市知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)會承辦,哲力知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所和北京高文律師事務(wù)所聯(lián)合協(xié)辦,參加會議的130余人中大部分為寧波企業(yè)和研究機構(gòu)的知識產(chǎn)權(quán)工作人員,有近三分之一的律師、代理人等當(dāng)?shù)刂R產(chǎn)權(quán)專業(yè)人員,大家在會后進行了熱烈交流。知識產(chǎn)權(quán)制度的地域性也使同樣的問題在不同國家的專家那里有不同的觀點。在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)流行的背景下,很多人問到了商業(yè)模式申請專利的問題,以及如何選擇和評價知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)的專業(yè)程度和服務(wù)質(zhì)量。

寧波剛剛被列為首批“中國制造2025”試點示范城市和首批國家級科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)。寧波企業(yè)不僅有著深厚的國際貿(mào)易和競爭的經(jīng)驗和基礎(chǔ),也有著蓬勃的創(chuàng)新活力,吸引著越來越多的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢資源向這座城市集聚。



來源:IPRdaily

編輯:IPRdaily趙珍          校對:IPRdaily縱橫君


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