淺談實(shí)用新型的保護(hù)客體問題及撰寫方式

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來源：IPRdaily

作者：畢翔宇   超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司  

原標(biāo)題：淺談實(shí)用新型的保護(hù)客體問題及撰寫方式

實(shí)用新型專利因其申請(qǐng)門檻低、審批周期短、實(shí)用價(jià)值顯著等優(yōu)點(diǎn)，一直受到國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的青睞。在近些年的中國(guó)專利申請(qǐng)中，實(shí)用新型一直占據(jù)了相當(dāng)大的份額，例如在2015年，我國(guó)共授權(quán)公告了近86萬件實(shí)用新型專利。另一方面，實(shí)用新型在專利許可、轉(zhuǎn)讓和侵權(quán)訴訟等實(shí)施實(shí)踐占有不可忽視的地位，能夠給申請(qǐng)人帶來可觀的回報(bào)，這讓實(shí)用新型專利引起了更為廣泛的興趣。

根據(jù)《專利法》第二條第三款的規(guī)定，專利法所稱實(shí)用新型，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。

在《審查指南》的第一部分第二章第6節(jié)中，也明確指出：

實(shí)用新型專利只保護(hù)產(chǎn)品；所述產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是經(jīng)過產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實(shí)體；

實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)是針對(duì)產(chǎn)品的形狀和/或構(gòu)造所提出的改進(jìn)；

技術(shù)方案是對(duì)要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合。技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的。

結(jié)合代理實(shí)踐來看，涉及到實(shí)用新型保護(hù)客體問題的情況大致可以包括以下幾大類：

（1）保護(hù)客體涉及到方法，包括產(chǎn)品的制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法、計(jì)算機(jī)程序以及產(chǎn)品的應(yīng)用或者用途本身等情況；

（2）保護(hù)客體涉及到產(chǎn)品的形狀，如無確定形狀的產(chǎn)品、以生物的或者自然形成的形狀作為產(chǎn)品的形狀特征、以擺放和/或堆積等方法獲得的非確定的形狀作為產(chǎn)品的形狀特征等；

（3）保護(hù)客體涉及到產(chǎn)品的構(gòu)造，如物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)、組分、金相結(jié)構(gòu)等；

（4）未采用技術(shù)手段，或者未解決技術(shù)問題。

一．對(duì)于第（1）大類，代理人在撰寫實(shí)用新型申請(qǐng)文件時(shí)，會(huì)有意識(shí)的規(guī)避方法技術(shù)特征，但還是經(jīng)常會(huì)因?yàn)闄?quán)利要求中出現(xiàn)功能性限定或涉及到計(jì)算機(jī)程序而導(dǎo)致其不屬于實(shí)用新型保護(hù)客體的問題。

對(duì)于功能性限定，《審查指南》第一部分第二章第7.4節(jié)中指出：“權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來限定實(shí)用新型，特征部分不得單純描述實(shí)用新型功能，只能在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或者效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果在說明書中有充分說明時(shí)，使用功能或者效果特征來限定實(shí)用新型才可能是允許的”。

通過這段不難看出，雖然在實(shí)用新型的權(quán)利要求中使用功能性限定存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，但并不是絕對(duì)不可以。在實(shí)際撰寫過程中，可以將形狀和/或結(jié)構(gòu)特征與功能性限定結(jié)合使用，例如，可以在獨(dú)權(quán)中將不太重要的技術(shù)特征用形狀和結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行描述，而將能夠作為發(fā)明點(diǎn)或者創(chuàng)新點(diǎn)的特征使用功能性特征描述，能夠適度的擴(kuò)大獨(dú)權(quán)的保護(hù)范圍；或者是對(duì)能夠作為發(fā)明點(diǎn)或者創(chuàng)新點(diǎn)的特征使用形狀和結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行描述，而將其他能夠通過現(xiàn)有技術(shù)實(shí)現(xiàn)的特征使用功能性限定。

應(yīng)當(dāng)注意的是，如果在獨(dú)權(quán)中使用了功能性限定，則需要在從權(quán)或者說明書中給出至少一種具體的實(shí)施方式，為日后的修改留下余地。

目前在實(shí)用新型的審查過程中，實(shí)用新型的權(quán)利要求可以用計(jì)算機(jī)程序來限定產(chǎn)品，但是不能包含對(duì)計(jì)算機(jī)程序本身提出的改進(jìn)，否則將視為對(duì)方法本身提出的改進(jìn)。 通常情況下，審查員會(huì)結(jié)合說明書和本領(lǐng)域公知常識(shí)判斷每個(gè)功能模塊是否包含對(duì)計(jì)算機(jī)程序/協(xié)議本身作出的改進(jìn)，只要其中一個(gè)功能模塊明顯需要利用計(jì)算機(jī)程序或者協(xié)議實(shí)現(xiàn)其功能，則認(rèn)為該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案明顯包含對(duì)計(jì)算機(jī)程序/協(xié)議本身作出的改進(jìn)。

但是，上述判斷明顯存在一定的主觀色彩：一方面，因?qū)彶閱T自身所掌握的本領(lǐng)域知識(shí)儲(chǔ)備存在差異，在判斷權(quán)利要求中何種特征包含對(duì)計(jì)算機(jī)程序作出的改進(jìn)時(shí)會(huì)有很大的出入；另一方面，不同審查員根據(jù)說明書的記載來解釋權(quán)利要求的程度存在明顯不同。 

因此，在撰寫這類實(shí)用新型申請(qǐng)文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)避免出現(xiàn)“對(duì)計(jì)算機(jī)程序本身提出改進(jìn)”的問題，可以有以下幾種處理方式：

 權(quán)利要求的所有部件均是公知的不包含計(jì)算機(jī)程序的實(shí)體部件；這種權(quán)利要求會(huì)被視為純硬件權(quán)利要求，而不會(huì)被認(rèn)為涉及計(jì)算機(jī)程序的改進(jìn)。

 權(quán)利要求的部件中，包括公知的包含計(jì)算機(jī)程序的實(shí)體部件，該實(shí)體部件所涉及的計(jì)算機(jī)程序?yàn)橐阎?，如?jì)算機(jī)、服務(wù)器等。 考慮到目前的審查標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，對(duì)于這類的實(shí)體部件最好能在說明書中給予詳細(xì)的說明，例如廠家和型號(hào)，以證明其包含的計(jì)算機(jī)程序?yàn)橐阎?/p>

權(quán)利要求的部件中，包括申請(qǐng)人自行定義的部件，執(zhí)行申請(qǐng)人自行限定的功能，而且該自行限定的功能為已知。 這時(shí)需要代理人在說明書中對(duì)該部件進(jìn)行解釋和說明，將這些自行定義的部件解釋為通過硬件實(shí)施或者將該部件解釋為通過已知的計(jì)算機(jī)程序?qū)嵤?/p>

二、對(duì)于第（2）大類和第（3）大類，通常是因?yàn)槌霈F(xiàn)了材料的組分而涉及到實(shí)用新型保護(hù)客體的問題。

作為合格的代理人，應(yīng)該都清楚權(quán)利要求中不應(yīng)該出現(xiàn)材料的組分和配比，但是代理人有時(shí)會(huì)忽略常見材料的常見配比，如技術(shù)特征“溶液A為水與酒精按1:1混合”，會(huì)下意識(shí)的認(rèn)為該物質(zhì)屬于已知材料，而出現(xiàn)實(shí)用新型保護(hù)客體的問題。對(duì)于這種情況，一是在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)要注意規(guī)避，二是盡量不要將這類特征寫入獨(dú)權(quán)中。

而物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)和金相結(jié)構(gòu)，在實(shí)踐過程中極少遇到，在此不再討論。

還有一種涉及到形狀和構(gòu)造的比較有爭(zhēng)議的客體情況，如“某生產(chǎn)線，包括順次排列的A、D、B和C”，這里的A、B、C和D均為現(xiàn)有的獨(dú)立設(shè)備，現(xiàn)有技術(shù)的生產(chǎn)線也是按照A、B、C、D的順序排列，各設(shè)備間沒有直接的連接關(guān)系，僅是物料在A、B、C、D間順次通過。

部分審查員認(rèn)為，技術(shù)特征“順次排列的A、D、B和C”中，A、B、C和D均為現(xiàn)有設(shè)備，沒有涉及到對(duì)各產(chǎn)品形狀與構(gòu)造的改進(jìn)，而組成的A、D、B、C的生產(chǎn)線中，也不涉及形狀，各設(shè)備間不存在直接的連接關(guān)系，因此不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

筆者認(rèn)為，審查員的判斷存在一定的爭(zhēng)議，《審查指南》中指出：產(chǎn)品的構(gòu)造可以是機(jī)械構(gòu)造，也可以是線路構(gòu)造。機(jī)械構(gòu)造是指構(gòu)成產(chǎn)品的零部件的相對(duì)位置關(guān)系、連接關(guān)系和必要的機(jī)械配合關(guān)系等;線路構(gòu)造是指構(gòu)成產(chǎn)品的元器件之間的確定的連接關(guān)系。在這里，“順次排列的A、D、B和C”是存在相對(duì)位置關(guān)系的，而且這種排列組合能夠帶來相應(yīng)的技術(shù)效果，是屬于產(chǎn)品構(gòu)造的一種。

在撰寫時(shí)，為避免出現(xiàn)實(shí)用新型保護(hù)客體的問題，可以在獨(dú)權(quán)適當(dāng)?shù)脑黾悠渌螤罨驑?gòu)造特征，或者在說明書中進(jìn)行相應(yīng)的說明，以待備用。

 三、對(duì)于第（4）大類，《審查指南》中給出了以下解釋：

未采用技術(shù)手段解決技術(shù)問題，以獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果的方案，不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。

產(chǎn)品的形狀以及表面的圖案、色彩或者其結(jié)合的新方案，沒有解決技術(shù)問題的，不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。

產(chǎn)品表面的文字、符號(hào)、圖表或者其結(jié)合的新方案，不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。例如：僅改變按鍵表面文字、符號(hào)的計(jì)算機(jī)或手機(jī)鍵盤；以十二生肖形狀為裝飾的開罐刀;建筑平面設(shè)計(jì)圖;僅以表面圖案設(shè)計(jì)為區(qū)別特征的棋類、牌類，如古詩(shī)撲克等。

因此在撰寫時(shí)，首先要從是否解決了技術(shù)問題、是否利用了自然規(guī)律、是否是技術(shù)特征的集合三方面來判斷該實(shí)用新型申請(qǐng)是否是技術(shù)方案。

例如，權(quán)利要求中涉及到了文字、圖案、色彩等特征，且該文字、圖案、色彩等特征涉及到了對(duì)本身的改進(jìn)，則不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體，不應(yīng)寫入權(quán)利要求。

而如果該文字、圖案、色彩等特征不是對(duì)本身的改進(jìn)，且該特征屬于必要技術(shù)特征，同時(shí)利用了自然規(guī)律，解決了技術(shù)問題，則該文字、圖案、色彩等特征可以寫入權(quán)利要求；

而如果該文字、圖案、色彩等特征不是對(duì)本身的改進(jìn)，且該特征不屬于必要技術(shù)特征，不產(chǎn)生技術(shù)效果，則是不簡(jiǎn)要特征，不可以寫入權(quán)利要求。

再例如，權(quán)利要求中記載了一種建筑結(jié)構(gòu)，如立交橋、十字路口、停車場(chǎng)、操場(chǎng)等，如果解決技術(shù)問題的特征是依靠對(duì)各區(qū)域的布局劃分、各區(qū)域之間的相對(duì)位置關(guān)系或者是對(duì)行進(jìn)方向的規(guī)定，則這些特征均屬于人為的規(guī)劃布置方式，沒有利用自然規(guī)律解決技術(shù)問題，不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體，不應(yīng)寫入權(quán)利要求。

來源：IPRdaily

作者：畢翔宇   超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司  

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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