淺談實用新型的保護客體問題及撰寫方式

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來源：IPRdaily

作者：畢翔宇   超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司  

原標(biāo)題：淺談實用新型的保護客體問題及撰寫方式

實用新型專利因其申請門檻低、審批周期短、實用價值顯著等優(yōu)點，一直受到國內(nèi)申請人的青睞。在近些年的中國專利申請中，實用新型一直占據(jù)了相當(dāng)大的份額，例如在2015年，我國共授權(quán)公告了近86萬件實用新型專利。另一方面，實用新型在專利許可、轉(zhuǎn)讓和侵權(quán)訴訟等實施實踐占有不可忽視的地位，能夠給申請人帶來可觀的回報，這讓實用新型專利引起了更為廣泛的興趣。

根據(jù)《專利法》第二條第三款的規(guī)定，專利法所稱實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。

在《審查指南》的第一部分第二章第6節(jié)中，也明確指出：

實用新型專利只保護產(chǎn)品；所述產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是經(jīng)過產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實體；

實用新型應(yīng)當(dāng)是針對產(chǎn)品的形狀和/或構(gòu)造所提出的改進(jìn)；

技術(shù)方案是對要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合。技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的。

結(jié)合代理實踐來看，涉及到實用新型保護客體問題的情況大致可以包括以下幾大類：

（1）保護客體涉及到方法，包括產(chǎn)品的制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法、計算機程序以及產(chǎn)品的應(yīng)用或者用途本身等情況；

（2）保護客體涉及到產(chǎn)品的形狀，如無確定形狀的產(chǎn)品、以生物的或者自然形成的形狀作為產(chǎn)品的形狀特征、以擺放和/或堆積等方法獲得的非確定的形狀作為產(chǎn)品的形狀特征等；

（3）保護客體涉及到產(chǎn)品的構(gòu)造，如物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)、組分、金相結(jié)構(gòu)等；

（4）未采用技術(shù)手段，或者未解決技術(shù)問題。

一．對于第（1）大類，代理人在撰寫實用新型申請文件時，會有意識的規(guī)避方法技術(shù)特征，但還是經(jīng)常會因為權(quán)利要求中出現(xiàn)功能性限定或涉及到計算機程序而導(dǎo)致其不屬于實用新型保護客體的問題。

對于功能性限定，《審查指南》第一部分第二章第7.4節(jié)中指出：“權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來限定實用新型，特征部分不得單純描述實用新型功能，只能在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或者效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果在說明書中有充分說明時，使用功能或者效果特征來限定實用新型才可能是允許的”。

通過這段不難看出，雖然在實用新型的權(quán)利要求中使用功能性限定存在一定的風(fēng)險，但并不是絕對不可以。在實際撰寫過程中，可以將形狀和/或結(jié)構(gòu)特征與功能性限定結(jié)合使用，例如，可以在獨權(quán)中將不太重要的技術(shù)特征用形狀和結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行描述，而將能夠作為發(fā)明點或者創(chuàng)新點的特征使用功能性特征描述，能夠適度的擴大獨權(quán)的保護范圍；或者是對能夠作為發(fā)明點或者創(chuàng)新點的特征使用形狀和結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行描述，而將其他能夠通過現(xiàn)有技術(shù)實現(xiàn)的特征使用功能性限定。

應(yīng)當(dāng)注意的是，如果在獨權(quán)中使用了功能性限定，則需要在從權(quán)或者說明書中給出至少一種具體的實施方式，為日后的修改留下余地。

目前在實用新型的審查過程中，實用新型的權(quán)利要求可以用計算機程序來限定產(chǎn)品，但是不能包含對計算機程序本身提出的改進(jìn)，否則將視為對方法本身提出的改進(jìn)。 通常情況下，審查員會結(jié)合說明書和本領(lǐng)域公知常識判斷每個功能模塊是否包含對計算機程序/協(xié)議本身作出的改進(jìn)，只要其中一個功能模塊明顯需要利用計算機程序或者協(xié)議實現(xiàn)其功能，則認(rèn)為該權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案明顯包含對計算機程序/協(xié)議本身作出的改進(jìn)。

但是，上述判斷明顯存在一定的主觀色彩：一方面，因?qū)彶閱T自身所掌握的本領(lǐng)域知識儲備存在差異，在判斷權(quán)利要求中何種特征包含對計算機程序作出的改進(jìn)時會有很大的出入；另一方面，不同審查員根據(jù)說明書的記載來解釋權(quán)利要求的程度存在明顯不同。 

因此，在撰寫這類實用新型申請文件時，應(yīng)當(dāng)避免出現(xiàn)“對計算機程序本身提出改進(jìn)”的問題，可以有以下幾種處理方式：

 權(quán)利要求的所有部件均是公知的不包含計算機程序的實體部件；這種權(quán)利要求會被視為純硬件權(quán)利要求，而不會被認(rèn)為涉及計算機程序的改進(jìn)。

 權(quán)利要求的部件中，包括公知的包含計算機程序的實體部件，該實體部件所涉及的計算機程序為已知，如計算機、服務(wù)器等。 考慮到目前的審查標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，對于這類的實體部件最好能在說明書中給予詳細(xì)的說明，例如廠家和型號，以證明其包含的計算機程序為已知。

權(quán)利要求的部件中，包括申請人自行定義的部件，執(zhí)行申請人自行限定的功能，而且該自行限定的功能為已知。 這時需要代理人在說明書中對該部件進(jìn)行解釋和說明，將這些自行定義的部件解釋為通過硬件實施或者將該部件解釋為通過已知的計算機程序?qū)嵤?/p>

二、對于第（2）大類和第（3）大類，通常是因為出現(xiàn)了材料的組分而涉及到實用新型保護客體的問題。

作為合格的代理人，應(yīng)該都清楚權(quán)利要求中不應(yīng)該出現(xiàn)材料的組分和配比，但是代理人有時會忽略常見材料的常見配比，如技術(shù)特征“溶液A為水與酒精按1:1混合”，會下意識的認(rèn)為該物質(zhì)屬于已知材料，而出現(xiàn)實用新型保護客體的問題。對于這種情況，一是在撰寫申請文件時要注意規(guī)避，二是盡量不要將這類特征寫入獨權(quán)中。

而物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)和金相結(jié)構(gòu)，在實踐過程中極少遇到，在此不再討論。

還有一種涉及到形狀和構(gòu)造的比較有爭議的客體情況，如“某生產(chǎn)線，包括順次排列的A、D、B和C”，這里的A、B、C和D均為現(xiàn)有的獨立設(shè)備，現(xiàn)有技術(shù)的生產(chǎn)線也是按照A、B、C、D的順序排列，各設(shè)備間沒有直接的連接關(guān)系，僅是物料在A、B、C、D間順次通過。

部分審查員認(rèn)為，技術(shù)特征“順次排列的A、D、B和C”中，A、B、C和D均為現(xiàn)有設(shè)備，沒有涉及到對各產(chǎn)品形狀與構(gòu)造的改進(jìn)，而組成的A、D、B、C的生產(chǎn)線中，也不涉及形狀，各設(shè)備間不存在直接的連接關(guān)系，因此不屬于實用新型的保護客體。

筆者認(rèn)為，審查員的判斷存在一定的爭議，《審查指南》中指出：產(chǎn)品的構(gòu)造可以是機械構(gòu)造，也可以是線路構(gòu)造。機械構(gòu)造是指構(gòu)成產(chǎn)品的零部件的相對位置關(guān)系、連接關(guān)系和必要的機械配合關(guān)系等;線路構(gòu)造是指構(gòu)成產(chǎn)品的元器件之間的確定的連接關(guān)系。在這里，“順次排列的A、D、B和C”是存在相對位置關(guān)系的，而且這種排列組合能夠帶來相應(yīng)的技術(shù)效果，是屬于產(chǎn)品構(gòu)造的一種。

在撰寫時，為避免出現(xiàn)實用新型保護客體的問題，可以在獨權(quán)適當(dāng)?shù)脑黾悠渌螤罨驑?gòu)造特征，或者在說明書中進(jìn)行相應(yīng)的說明，以待備用。

 三、對于第（4）大類，《審查指南》中給出了以下解釋：

未采用技術(shù)手段解決技術(shù)問題，以獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果的方案，不屬于實用新型專利保護的客體。

產(chǎn)品的形狀以及表面的圖案、色彩或者其結(jié)合的新方案，沒有解決技術(shù)問題的，不屬于實用新型專利保護的客體。

產(chǎn)品表面的文字、符號、圖表或者其結(jié)合的新方案，不屬于實用新型專利保護的客體。例如：僅改變按鍵表面文字、符號的計算機或手機鍵盤；以十二生肖形狀為裝飾的開罐刀;建筑平面設(shè)計圖;僅以表面圖案設(shè)計為區(qū)別特征的棋類、牌類，如古詩撲克等。

因此在撰寫時，首先要從是否解決了技術(shù)問題、是否利用了自然規(guī)律、是否是技術(shù)特征的集合三方面來判斷該實用新型申請是否是技術(shù)方案。

例如，權(quán)利要求中涉及到了文字、圖案、色彩等特征，且該文字、圖案、色彩等特征涉及到了對本身的改進(jìn)，則不屬于實用新型的保護客體，不應(yīng)寫入權(quán)利要求。

而如果該文字、圖案、色彩等特征不是對本身的改進(jìn)，且該特征屬于必要技術(shù)特征，同時利用了自然規(guī)律，解決了技術(shù)問題，則該文字、圖案、色彩等特征可以寫入權(quán)利要求；

而如果該文字、圖案、色彩等特征不是對本身的改進(jìn)，且該特征不屬于必要技術(shù)特征，不產(chǎn)生技術(shù)效果，則是不簡要特征，不可以寫入權(quán)利要求。

再例如，權(quán)利要求中記載了一種建筑結(jié)構(gòu)，如立交橋、十字路口、停車場、操場等，如果解決技術(shù)問題的特征是依靠對各區(qū)域的布局劃分、各區(qū)域之間的相對位置關(guān)系或者是對行進(jìn)方向的規(guī)定，則這些特征均屬于人為的規(guī)劃布置方式，沒有利用自然規(guī)律解決技術(shù)問題，不屬于實用新型的保護客體，不應(yīng)寫入權(quán)利要求。

來源：IPRdaily

作者：畢翔宇   超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司  

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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