專利禁忌魔法之四大邪術(shù)（四）極限潛水術(shù)

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來源：IPRdaily

作者：李銀惠     專利神教掌門

原標(biāo)題：專利禁忌魔法之四大邪術(shù)（四）極限潛水術(shù)

一、前言

極限潛水術(shù)與前三門邪術(shù)一樣，都是頂尖高手中流傳的招數(shù)，不過，極限潛水術(shù)相對于前三門邪術(shù)更正派一些，也更容易察覺到他的蛛絲馬跡，案例特別好找，到處都是。專利回爐術(shù)針對授權(quán)后的專利提高專利質(zhì)量，技術(shù)欺騙術(shù)主要是針對專利的有效性判斷過程中的技術(shù)要素認(rèn)定，無賴騷擾術(shù)是針對如何利用授權(quán)后的專利打擊競爭對手，而極限潛水術(shù)針對的是如何進(jìn)行專利布局，屬于前三個邪術(shù)的上游。

二、極限潛水術(shù)的定義

專利代理人最愛炫的技是什么？是上位化呀，功能限定啊，擴(kuò)展保護(hù)范圍嘛。這可以在撰寫申請文件的時候就向客戶邀功，說，你看你之前找的專利代理人寫的很差勁呀，你換了我之后，我寫得器宇軒昂、天花亂墜、大氣磅礴，為你爭取到了上了天的保護(hù)范圍，你賺到了呦！

做FTO（Free To Operation自由實(shí)施權(quán)）調(diào)查的專利分析師，最討厭的專利是什么？是那種已經(jīng)公開，但保護(hù)范圍不確定的專利，主要包括已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型和已經(jīng)公開但沒有授權(quán)的發(fā)明專利。這兩種專利，權(quán)利要求1的保護(hù)范圍被專利代理人寫得大上了天，但經(jīng)過無效宣告和實(shí)質(zhì)審查之后，最終的保護(hù)范圍是什么，誰都不知道。

所以，極限潛水術(shù)，就是讓自己的專利的保護(hù)范圍的不確定時間盡可能延長，讓競爭對手無所適從的法術(shù)，就算競爭對手進(jìn)行了詳細(xì)的FTO調(diào)查，依然不可能得到確定的結(jié)論，這是簡單級的極限潛水術(shù)的概念；此外，在不確定時間延長的前提下，盡可能讓專利的保護(hù)范圍是明確無歧義的，而且覆蓋面積盡可能廣大，這是地獄級的極限潛水術(shù)的概念。

可惜，這個法術(shù)對于99%以上的具有專利的公司都是不適用的，所以叫禁忌魔法，說說而已。

三、簡單級的極限潛水術(shù)

專利的保護(hù)范圍不確定，你就無法預(yù)先進(jìn)行規(guī)避設(shè)計。當(dāng)專利的邊界不確定的時候，就算有詳細(xì)的FTO調(diào)查，也無法確定自己是否踏入了邊界中。你會看到，很多很多國外的大公司，或者國內(nèi)玩專利很豐富的頂級公司，其發(fā)明專利大多數(shù)是：不到最后一天絕不公開，不到最后一天絕不提出實(shí)審，不到最后一天絕不答復(fù)審查意見，不到最后一天絕不提交授權(quán)費(fèi)用。甚至，故意制造形式錯誤，延長審查時間，比如把名字寫錯，格式寫錯，符號寫錯……

比如說，蘋果公司在iPhone推出市場之前的一個月，才大批量提交了早就寫好了的專利文件，目的就是不讓競爭對手過早地通過專利文件了解蘋果公司的產(chǎn)品情況。而現(xiàn)在，蘋果公司的任意一篇專利文件，只要被公開，都被所有競爭對手拿著放大鏡挨個審視，媒體簡直把分析蘋果公司的專利當(dāng)做盛宴看待，次次都能贏得大批吃瓜群眾圍觀。所以，越是牛逼級別的公司，越是需要潛水艇專利，而小嘍啰級別的公司，根本沒人搭理，自然就沒必要玩極限潛水術(shù)。

此外，極限潛水術(shù)也是為了省錢，晚一年授權(quán)，就少交一年年費(fèi)，對于每年幾百上千件專利授權(quán)的巨無霸級別的公司，這一法術(shù)能省很多錢。

在中國，保護(hù)范圍不確定的專利有七種情況：

①未公開專利，包括已經(jīng)提交申請，但還沒公開的發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計；

②未檢索到專利，包括很多種情況，比如用非主流技術(shù)關(guān)鍵詞導(dǎo)致無法正常被檢索到的專利，因?yàn)闄z索人員水平有限和疏忽導(dǎo)致檢索不到的專利，讓不相關(guān)的其他方代持專利而導(dǎo)致無法用申請人被檢索的專利，摘要附圖用最不顯著的一副甚至是現(xiàn)有技術(shù)的附圖以免被檢索到，摘要故意寫錯因?yàn)闄z索常常只檢索摘要……

③已經(jīng)公開，但還在各種審查過程中，還沒有授權(quán)的中國發(fā)明專利申請；

④未經(jīng)過無效宣告的已經(jīng)授權(quán)的外觀設(shè)計專利；

⑤未經(jīng)過無效宣告的已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型專利；

⑥PCT指定中國但還沒進(jìn)入中國的申請，常常是用外文公開的；

⑦其他國家申請，但還在12個月或者6個月優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)可能進(jìn)入中國的外國申請。

四、地獄級的極限潛水術(shù)

正如我在《拿什么來拯救“專利質(zhì)量”？》里說的，沒有完美的專利，只有完美的專利布局。地獄級的極限潛水術(shù)主要針對的是專利布局，打造無漏洞，還保護(hù)范圍很確定的專利布局。只有同時具備專利撰寫經(jīng)驗(yàn)和專利侵權(quán)訴訟經(jīng)驗(yàn)的人才能體會到面對保護(hù)范圍不確定的惶恐。在專利布局時就減少專利保護(hù)范圍的不確定性，這就是地獄式的極限潛水術(shù)的作用。

（一）專利確權(quán)過程中（無效宣告），對于創(chuàng)造性的判斷，最沒譜的是什么？是區(qū)別技術(shù)特征是否為公知常識的認(rèn)定。

一旦無效宣告請求人找不到區(qū)別技術(shù)特征的出處，就只好弱弱地說一句，上述區(qū)別技術(shù)特征是公知常識。此時，專利復(fù)審委員會就成了上帝，他可以輕飄飄地一句，說區(qū)別技術(shù)特征就是公知常識，不附一句說理，你的專利就死掉了。作為專利權(quán)人的代理人，我遇到過五個區(qū)別技術(shù)特征（從字?jǐn)?shù)上說占了權(quán)利要求的80%以上）都被復(fù)審委員會說是公知常識，然后被宣告無效了。當(dāng)然，這五個區(qū)別技術(shù)特征并不算復(fù)雜，你說這五個全都是公知常識，我雖然很郁悶，但我可以接受。問題是，換了另外一個案子，我作為無效宣告請求人的代理人，只有一個區(qū)別技術(shù)特征，而且還是一個具有可調(diào)節(jié)水平的底座的設(shè)備，復(fù)審委員會竟然認(rèn)為這個區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識，從而維持了專利權(quán)有效?？墒牵诠S中，一個需要水平狀態(tài)下才能工作的工業(yè)設(shè)備，設(shè)置有一個可調(diào)節(jié)水平的底座，這都不是公知常識的話，還有什么算是公知常識？

我并非在此喊冤，我引申出的意思是：哪些特征屬于區(qū)別技術(shù)特征，這是一個客觀判斷，不論換了誰來，結(jié)論大致不變。但，區(qū)別技術(shù)特征是否是公知常識，則屬于主觀判斷，不同人的判斷結(jié)果可能是不同的。

與此類似，專利侵權(quán)訴訟過程中，對于是否侵權(quán)的判斷，最沒譜的是什么？是權(quán)利要求的解釋和等同特征的認(rèn)定。

與創(chuàng)造性判斷類似，專利侵權(quán)判定中，必然是權(quán)利要求1的某些技術(shù)特征已經(jīng)被涉案產(chǎn)品完全覆蓋，而權(quán)利要求1的另外一些技術(shù)特征，要么存在不確切的含義，原被告雙方有異議，所以不能確認(rèn)是否被涉案產(chǎn)品所覆蓋；要么是與涉案產(chǎn)品的特征有些近似但又不是完全相同，所以不能確認(rèn)是否算是等同特征。

前者，權(quán)利要求的哪些技術(shù)特征被涉案產(chǎn)品全面覆蓋，這是一個客觀判斷，無論誰來判斷，結(jié)論大致不變。后者，權(quán)利要求如何解釋，以及等同原則是否成立，就是主觀判斷了，不同的人的判斷結(jié)果可能是不同的。

（二）增加客觀判斷，減少主觀判斷，應(yīng)當(dāng)成為專利布局的努力方向。

如果在寫每一篇專利的時候能夠盡可能增加客觀判斷，減少主觀判斷，那么專利權(quán)人就能在侵權(quán)訴訟中增加勝訴率，自然在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。那么問題來了，挖掘機(jī)技術(shù)哪家強(qiáng)？中國山東找藍(lán)翔。

根據(jù)我的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，只有一種方式能夠達(dá)到增加客觀判斷，減少主觀判斷的目的，就是采取羅列的方式進(jìn)行技術(shù)方案的描述，而不采取寫法更容易的上位化和功能性限定方式。

以簡單的例子表示羅列、上位化與功能限定的區(qū)別。

羅列：A和B由彈簧、扭簧、彈性皮帶、橡皮筋、彈力布或彈力繩連接。

上位化：A和B由彈性件連接。

功能限定：A和B相互遠(yuǎn)離時會自動產(chǎn)生將兩者拉近的力。

很明顯，羅列方式的撰寫難度、精力與時間的耗費(fèi)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過上位化描述和功能性限定的撰寫方式，把所有可能替換的方式都想到，那真不是一般人可以完成的。

以羅列的方式撰寫專利，就是不要對技術(shù)特征進(jìn)行過多的修飾，然而，這恰恰是與絕大多數(shù)專利代理人的撰寫習(xí)慣是完全相反的。專利代理人最愛炫的技是什么？是上位化呀，功能限定啊。沒了這個技能，還炫個屁啊。所以，地獄級的極限潛水術(shù)命中注定是不會被廣大專利代理人所接受的，也就決定了極限潛水術(shù)必須是頂級的專利巨無霸型企業(yè)內(nèi)部的資深專利代理人才玩得起的屠龍之技。

（三）地獄級的極限潛水術(shù)的表現(xiàn)形式

表現(xiàn)形式很簡單，就是分案而已。一件專利申請（母案）里面，在提交的時候?qū)嶋H上包括了幾十件相互之間區(qū)別其實(shí)很小的技術(shù)方案（子案），但只以其中一個為權(quán)利要求1，其余都放著不動。母案會想盡一切辦法，用盡前面所說的簡單級的極限潛水術(shù)，拖延到最后一刻授權(quán)，一般說來，拖到四年很輕松，拖到五年有一定可能。比如，延遲公開最晚可以到一年半，提出實(shí)質(zhì)審查最晚可以到3年。第一次審查意見可以拖延到4個月，之后的審查意見可以拖延2個月，發(fā)專利證書可以拖延2個月，再加上審查員還要干活的時間，至少是需要一年的。

在這四五年的時間里，專利申請人可以操作將母案中的任意一個子案作為分案申請?zhí)峤?，盡可能快速獲得授權(quán)。專利申請人愿意把哪一個子案浮上來，取決于哪一個子案在這四五年內(nèi)被別人侵權(quán)了。

大多數(shù)專利代理人甚至還以為，分案就是在缺乏單一性時，在審查員的要求下把缺乏單一性的獨(dú)立權(quán)利要求重新申請專利，這就是分案呢。分案沒那么簡單，資深的理發(fā)師甚至認(rèn)為，沒玩過分案的司機(jī)不是好廚子。

（四）地獄級的極限潛水術(shù)應(yīng)該怎么做

我知道，但我不寫。不是我藏私，是我寫不出來。

原則上很簡單，無非就是提出更多可以替換的技術(shù)方案而已，把可以替換的技術(shù)方案都作為子案寫在母案中，以形成嚴(yán)密的專利布局網(wǎng)絡(luò)，也就是我前面所說的羅列式的專利撰寫方式。無論是專利代理人，還是企業(yè)，都很難克制住自己用一句上位化或者功能性的概括，輕飄飄地把很多個可替代的技術(shù)方案用一件專利完全包括在內(nèi)的沖動。

其實(shí)，在專利布局上花費(fèi)更大的精力和更多的錢，就可以在侵權(quán)訴訟上花費(fèi)更少的錢，而且還能得到更加確定的勝訴結(jié)果，在專利布局上多花錢才是最符合理性的做法。

可惜的是，這個理念很難向老板表達(dá)清楚，而且，地獄級的極限潛水術(shù)，太難了??！

操作上很困難，不懂技術(shù)不行吧；光懂得技術(shù)，不懂專利布局，也不行吧；光懂得寫專利，不知道無效宣告和侵權(quán)訴訟中可能遇到什么問題，也不行滴；光懂得無效和訴訟，不懂得行業(yè)趨勢，市場競爭，可能也不行。需要多學(xué)科復(fù)雜背景的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，難度在操作，而不是理論。

有人可能想不通吧，明明可以通過一件專利申請就全都概括在內(nèi)的技術(shù)方案，為什么非要搞成幾十個子案，這明明是亂花錢，給客戶添麻煩嗎？尤其是，每一年的專利代理人資格考試的卷三撰寫權(quán)利要求的題目中，都會給出三個實(shí)施例（也就是三個子案），然后標(biāo)準(zhǔn)答案是將前兩個子案概括成一個權(quán)利要求。

比如2015年的考題的實(shí)施例1和2是兩種不同的具體連接方式，而標(biāo)準(zhǔn)答案就是用“卡接”這個特征包括了實(shí)施例1和2的兩種連接方式。所以，看起來國家知識產(chǎn)權(quán)局出題的目的就是鍛煉大家上位化概括的能力嘛，似乎與我的主張相反。我說，考試是對新手的要求，不是對高手的要求。

五、總結(jié)

這篇文章，只有20%的篇幅直接談到了極限潛水術(shù)，其他篇幅都是鋪墊。原因是，對于資深的專利人士來說，只要明白了道理，就知道該怎么做。但不能這么做的原因，主要是成本問題。

作為專利代理人，客戶不會給你那么多錢讓你去做極限潛水術(shù)，這要花掉比正常的專利申請翻幾倍的代理費(fèi)。作為企業(yè)內(nèi)部的專利管理人員，老板不會給你那么多預(yù)算讓你做極限潛水術(shù)，因?yàn)闆]四五六七八年的時間根本看不出成效，哪個老板有這種耐心陪你玩，說不定中途你就離職了。做這件事情的難度也很大，需要頂級的技術(shù)工程師和頂級的專利代理人花費(fèi)很長的時間專注于此事，頂級的技術(shù)工程師和頂級的專利代理人的時間，那是最貴的。

我只是提出這么一種概念：極限潛水術(shù)，是延長專利保護(hù)范圍不確定狀態(tài)的存續(xù)時間，并盡可能減少專利保護(hù)范圍的不確定性。至于該怎么做？你愛咋咋地。

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作者：李銀惠     專利神教掌門

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