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來源：IPRdaily.cn 中文網(wǎng)

作者：周蕾北京林達(dá)劉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所國內(nèi)部副部長中國專利代理人

原標(biāo)題：關(guān)于一件電學(xué)領(lǐng)域?qū)嵱眯滦桶咐乃伎?/strong>

一、電學(xué)領(lǐng)域方案在中國申請(qǐng)實(shí)用新型專利時(shí)面臨的特殊問題

實(shí)用新型是中國專利的三種類型之一，其授權(quán)速度快、創(chuàng)造性要求較低、申請(qǐng)成本較低、且授權(quán)后的權(quán)利保護(hù)力度與發(fā)明基本相同等，因此受到申請(qǐng)人的青睞。

對(duì)于實(shí)用新型的保護(hù)客體，中國專利法第2條第3款規(guī)定：“實(shí)用新型，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案”，簡言之，實(shí)用新型保護(hù)“硬件”上的改進(jìn)，而非“軟件”上的改進(jìn)。但是，某些涉及電學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)品可能不是狹義上的“純硬件”，其除了機(jī)械或物理部件之外，還可能包含基于電信號(hào)進(jìn)行工作的邏輯部件，例如“控制器”或“處理器”等，這些部件執(zhí)行一定的邏輯功能而對(duì)產(chǎn)品的其他部件進(jìn)行控制，或?qū)ζ渌考峁┑男盘?hào)進(jìn)行處理。那么，結(jié)合上述法律規(guī)定就可以看出，這類產(chǎn)品在中國申請(qǐng)實(shí)用新型專利時(shí)可能面臨一些問題，其是否屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體，如何能夠獲得實(shí)用新型保護(hù)，以及獲得的權(quán)利在行使中可能面臨哪些問題等，都是值得研究的課題。

以下，筆者希望通過一個(gè)案例，來分享筆者在處理這類案件中的一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和思考。

二、案例

某國外客戶委托筆者所在事務(wù)所為其“割草機(jī)”產(chǎn)品在中國申請(qǐng)實(shí)用新型專利，該實(shí)用新型所涉及的方案可簡述為：預(yù)設(shè)多個(gè)轉(zhuǎn)速值，檢測(cè)割草機(jī)的旋轉(zhuǎn)刀片所承受的負(fù)載，并根據(jù)檢測(cè)到的負(fù)載的大小在所預(yù)設(shè)的多個(gè)轉(zhuǎn)速值中選擇一個(gè)來控制旋轉(zhuǎn)刀片的轉(zhuǎn)速。

這個(gè)方案屬于比較典型的上文所提到類型的技術(shù)方案，其產(chǎn)品的實(shí)際形態(tài)通常是，在常規(guī)割草機(jī)的基礎(chǔ)上，增加能夠檢測(cè)旋轉(zhuǎn)刀片負(fù)載的傳感器以及根據(jù)檢測(cè)到的負(fù)載進(jìn)行處理和控制的控制器，而客戶撰寫的權(quán)利要求書與產(chǎn)品的實(shí)際形態(tài)基本對(duì)應(yīng)，即一種割草機(jī)，包括旋轉(zhuǎn)刀片、電機(jī)、負(fù)載傳感器、控制器等部件，其中控制器以其實(shí)現(xiàn)的功能進(jìn)行了限定，即用于設(shè)置多個(gè)轉(zhuǎn)速值，根據(jù)檢測(cè)到的負(fù)載在多個(gè)轉(zhuǎn)速值之間進(jìn)行切換，并根據(jù)所切換到的轉(zhuǎn)速值對(duì)電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制，而說明書中也主要以描述控制流程的方式對(duì)控制器進(jìn)行了進(jìn)一步的解釋說明。

對(duì)客戶所撰寫的權(quán)利要求書，筆者產(chǎn)生了一定的擔(dān)心，因?yàn)橐浴霸O(shè)置、切換、轉(zhuǎn)速控制”等功能對(duì)控制器進(jìn)行限制，在中國的實(shí)用新型審查標(biāo)準(zhǔn)之下，有可能被認(rèn)為涉及到了“方法的改進(jìn)”，導(dǎo)致因不符合實(shí)用新型保護(hù)客體而被駁回。

為此，應(yīng)客戶要求，在盡量不改變客戶提供的原始申請(qǐng)文件的保護(hù)范圍的前提下，筆者建議客戶對(duì)申請(qǐng)文件的撰寫方式進(jìn)行了兩方面的改寫：

1、將“控制器”的功能拆分為“轉(zhuǎn)速值設(shè)置”、“轉(zhuǎn)速值切換”、和“轉(zhuǎn)速控制”三個(gè)基本的功能單元，在權(quán)利要求中具體體現(xiàn)為“設(shè)置模塊”，用于預(yù)設(shè)多個(gè)轉(zhuǎn)速值；“切換模塊”，用于根據(jù)所檢測(cè)的負(fù)載在多個(gè)轉(zhuǎn)速值之間進(jìn)行切換，并將“轉(zhuǎn)速控制”的相關(guān)描述轉(zhuǎn)移到了電機(jī)部分，即電機(jī)根據(jù)切換模塊的輸出結(jié)果來改變轉(zhuǎn)速。

2、在說明書中增加了關(guān)于如何通過硬件方式來實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求書中各個(gè)部件的內(nèi)容，特別是設(shè)置模塊和切換模塊，分別增加了這兩個(gè)模塊的“寄存器”級(jí)的硬件電路實(shí)現(xiàn)方式，以及基于專用集成電路、或者可編程邏輯器件或通用處理器結(jié)合邏輯指令的實(shí)現(xiàn)方式。

這樣撰寫說明書，一方面能夠支持權(quán)利要求的保護(hù)范圍，另一方面，在權(quán)利行使過程中，如果權(quán)利要求中的“設(shè)置模塊”，“切換模塊”等被認(rèn)定為功能性限定，說明書中內(nèi)容能夠提供各種實(shí)現(xiàn)方式（尤其是與實(shí)際產(chǎn)品比較貼近的專用集成電路、或者基于可編程邏輯器件或通用處理器結(jié)合邏輯指令的實(shí)現(xiàn)方式）來幫助確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

經(jīng)過上述修改后，該實(shí)用新型專利提交后獲得授權(quán)。

三、針對(duì)該案例的思考

筆者以“處理器/處理模塊”、“控制器/控制模塊”等作為關(guān)鍵詞對(duì)中國的實(shí)用新型授權(quán)文本進(jìn)行了檢索，一部分授權(quán)的實(shí)用新型專利的權(quán)利要求書中包含“處理器/處理模塊”、“控制器/控制模塊”這樣的部件，但這類部件通常只實(shí)現(xiàn)單一功能或現(xiàn)有功能，不用于執(zhí)行多種功能的組合，這與筆者的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基本一致，即目前在中國，如果實(shí)用新型的權(quán)利要求中出現(xiàn)以功能的組合構(gòu)成的“較復(fù)雜”的邏輯來限定的控制器或處理器等部件，存在很大的駁回風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)?a href='http://globalwellnesspartner.com/search_shenchayuan.html' target='_blank'>審查員可能認(rèn)為該方案涉及方法的改進(jìn)而不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

在接到這類審查意見的時(shí)候，一般有兩種應(yīng)對(duì)方案。

一種應(yīng)對(duì)方案是聲明控制器或處理器所執(zhí)行的邏輯屬于現(xiàn)有技術(shù)，不包含方法的改進(jìn)。然而，這種應(yīng)對(duì)方案通常需提供證據(jù)以證明其屬于現(xiàn)有技術(shù)，并且根據(jù)禁止反悔原則，這樣的聲明有可能在日后的權(quán)利行使中給權(quán)利人帶來不利的影響，例如影響對(duì)創(chuàng)造性高度的評(píng)價(jià)。

另一種應(yīng)對(duì)方案是聲明控制器/處理器由硬件實(shí)現(xiàn)。這種應(yīng)對(duì)方案通常需要說明書中記載有通過硬件方式實(shí)現(xiàn)控制器/處理器的實(shí)施例，例如“寄存器”級(jí)的硬件電路實(shí)現(xiàn)方式、專用集成電路、或者基于可編程邏輯器件或通用處理器結(jié)合邏輯指令的實(shí)現(xiàn)方式。然而對(duì)于后者，即基于可編程邏輯器件或通用處理器結(jié)合邏輯指令的實(shí)現(xiàn)方式，如果“邏輯指令”的執(zhí)行邏輯較為復(fù)雜，仍有可能被認(rèn)為是屬于“方法的改進(jìn)”而排除在權(quán)利要求的保護(hù)范圍之外。然而，對(duì)于實(shí)際的產(chǎn)品，往往其就是以硬件+邏輯指令的方式實(shí)現(xiàn)的，那么在權(quán)利行使中，如果權(quán)利要求的范圍被認(rèn)為無法覆蓋硬件+邏輯指令這樣的實(shí)施方式，則會(huì)對(duì)權(quán)利人不利。

考慮到以上風(fēng)險(xiǎn)和可能面臨的問題，將邏輯功能進(jìn)行拆分，以多個(gè)模塊的方式來撰寫權(quán)利要求書，可能是上述案例所代表的這一類方案在中國申請(qǐng)實(shí)用新型專利時(shí)較為適宜的撰寫方式。

然而，這類實(shí)用新型在授權(quán)后，其權(quán)利行使中仍然可能存在一定的不確定性，例如“設(shè)置模塊”、“切換模塊”等是否可適用功能性限定的例外而不被解釋為功能性限定，“設(shè)置模塊”、“切換模塊”的范圍是否能夠解釋為覆蓋所有基于硬件（包括可編程邏輯器件或通用處理器）實(shí)現(xiàn)其功能的方式，是否能覆蓋將“設(shè)置模塊”，“切換模塊”等多個(gè)模塊的功能集成在同一專用集成電路，或者可編程邏輯器件或通用處理器上實(shí)現(xiàn)的方式，等等，這些都有待于進(jìn)一步的司法解釋和更多的判例來明確。

以上是筆者的一些實(shí)踐和思考，僅供讀者參考。

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作者：周蕾北京林達(dá)劉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所國內(nèi)部副部長中國專利代理人

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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