如何幫助專利持有人增強專利包的抵御力并成功躲過IPR的挑戰(zhàn)

#本文由作者授權發(fā)布，文章僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

原標題：Managing Patent Portfolios and Drafting Applications To Withstand IPR Challenges

USPTO自從實施雙方復審程序(IPR)和其他的授權后程序（post-grant proceedings）以來，成功無效了上千項專利權利，單2016年公布的數據，被授權審判的IPR中既有50%在最終書面判決為不可專利。

或許并沒有方法可以使一項專利權利要求書十全十美不受攻擊，但以下的幾點策略可以幫助專利持有人增強專利包的抵御力和成功躲過IPR的挑戰(zhàn)。

包含許多不同范圍含義豐富的權利要求Including Many Meaningful Claims With Different Scopes

IPR申請需符合14000字數的限制，這項限制與被挑戰(zhàn)的權利要求數量無關并會被嚴格執(zhí)行。從專利持有人的角度來看，包含大量的權利要求可以使IPR請愿人很難在單一的申請中完整闡述對所有權利要求的論點。這迫使請愿人要么增加經濟負擔遞交多項申請或使用寬泛的論點對抗受挑戰(zhàn)的權利要求，這可能不足以完整挑戰(zhàn)一組中所有的權利要求。

即使公司選擇只遞交20個權利要求，在其中包括范圍上顯著不同的獨立權利要求也會帶來很大益處，PTAB要求請愿人在申請中清楚闡述每一權利要求中的所有要素，范圍不同的的權利要求需請愿人用額外的篇幅闡述或遞交額外的申請。同樣，在不同的權利要求中對類似特征的描述使用不一樣的術語也會帶來益處。這會要求請愿人分別在申請中的專利權范圍界定（claim construction）部分和無效論點部分分別解釋類似（但不同）的術語。盡管不同的術語可能得到差異的解釋，但從執(zhí)行的角度來看，某些術語可能會從無效挑戰(zhàn)中存活，即使其他類似的術語被否決。

包含狹義的權利要求Include Narrow Cliams

專利持有持有人和申請人希望盡量擴大專利的覆蓋范圍是可以被理解的，但包含狹義的權利要求可以使其明顯區(qū)別于最接近的現有技術，增強專利抵擋IPR的挑戰(zhàn)。從屬權利要求（dependent claims）更應注重可能具有高商業(yè)價值和/或與已知現有技術明顯區(qū)分的狹義特征。相比于在IPR過程中不易獲得的請求限制性修改權利要求，遞交狹義的權利要求更為可靠。雖然授權后程序在技術上允許專利持有人添加新的限制以克服現有技術的挑戰(zhàn)，但這一策略在實際操作中少有獲得成功。

包含功能限定用語（means-plus-function）權利要求

專利從業(yè)者認為功能限定用語（方法+功能）過于狹隘通常在撰寫權利要求時節(jié)制使用，并且功能限定中“方法”這一元素需覆蓋說明書中所記載的相應結構、材料或動作以及其等同物。但是出于IPR防御的目的，包含至少一項含有功能限定用語結構的獨立權利要求是有益的。IPR請愿人必須提供權利要求應如何被解讀的陳述，規(guī)則特別要求當涉案主題為功能限定用語或步奏限定（step plus function limitation）用語時，請愿人需要指出說明書中具體描述結構、材料或動作的部分與之相對應的每個專利功能。所以，權利要求中包含功能限定用語通常會獲得請愿人代理律師額外關注并撰寫更多的文字用以闡述。

專利申請遞交前對現有技術的檢索與分析Search and Analyz Prior Art Before Preparing Patent Applications

公司應考慮在申請遞交高級別發(fā)明前既進行相關現有技術的檢索及分析，出于對節(jié)省開支的目的很多公司省略了這一調查步奏，并僅依靠專利審查員的檢索，專利審查員由于時間和資源的限制并不能像競爭對手一樣進行徹底全面的搜索，并且在IPR或訴訟環(huán)節(jié)才出現先前未發(fā)現的現有技術的案例也常有發(fā)生。

雖然不能保證預先搜索可以發(fā)現一切，但是卻提供了一個較低成本的機會來發(fā)現可能形成IPR請愿人論點基礎的現有技術文獻。如果近似的現有技術被發(fā)現，專利申請人將擁有第一個對該技術進行解釋的機會，和在說明書中闡述與自己發(fā)明的區(qū)別。該說明書會比在隨后的IPR或訴訟中對與現有技術區(qū)別的敘述更具影響力。

請記住所有涉及專利申請中的人員均對專利局附有揭露涉及專利性文件的義務，所以在現有技術搜索中發(fā)現的任何相關引用文件都要信息披露聲明中提及。作為IPR的防御，在專利申請審查階段向專利審查員呈交所有相關的現有技術材料應被視為一種優(yōu)勢，因為這使請愿人很難在事后IPR程序中重復分析之前已經向專利審查員呈交過的材料。并且PTAB可以基于請愿人使用專利審查員之前已考略過的現有技術和論點，行使自由裁量拒絕授予IPR。

在專利申請階段對專利有效性的爭辯通常會比IPR中便宜的多，盡早收集最相關的現有技術并遞交給專利審查員考慮也有利于成本效益。即使審查員與IPR請愿人的觀點最后不一致，在起草階段搜索和考慮現有技術可以幫助從業(yè)者以不同角度思考，在機會尚在的情況下制定申請揭露多種最佳實施例用以規(guī)避現有技術，從而在申請?zhí)峤磺氨苊鉂撛诘膶＠麩o效辯論，并為其他的權利要求策略提供基礎。

遞交延續(xù)案申請和保持專利家族的有效性File Continuations Liberally and Keep Families Alive

公司應考慮使用延續(xù)案申請（中國為分案申請）策略以獲得覆蓋相關聯概念的多個申請。雖然潛在地提高了成本，但如果母專利受到IPR挑戰(zhàn)或遭到無效，律師可以依據從母專利IPR判決中獲取到的相關信息，對還未被正式授權的延續(xù)案進行修改以避免未來遭遇類似的挑戰(zhàn)。

來源：布林克斯律所 徐天牧 （知識產權訴訟顧問）總結與翻譯

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

本文來自布林克斯律所 徐天牧 （知識產權訴訟顧問）總結與翻譯并經IPRdaily.cn中文網編輯。轉載此文章須經權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://globalwellnesspartner.com/”