海外品牌收購中的「商標(biāo)轉(zhuǎn)讓」避不開國別差異

原標(biāo)題：海外品牌收購、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓避不開國別差異

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中品牌的價(jià)值是不言而喻的，一個(gè)知名品牌的形成需要企業(yè)幾年甚至幾十年的艱苦經(jīng)營和不懈努力。由于我國實(shí)行的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)間較短，品牌的保護(hù)機(jī)制尚需完善，而經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長和人民收入的大幅提高使得國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)品牌產(chǎn)品的需求旺盛，造成民族品牌增長趕不上市場(chǎng)需求，國外品牌成了市場(chǎng)寵兒。此時(shí)，一些國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)變思路，直接到海外收購?fù)鈬放撇⑼度雵鴥?nèi)市場(chǎng)。在此過程中，有些企業(yè)在收購品牌時(shí)對(duì)各國的注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)/備案難度估計(jì)不足，對(duì)相關(guān)的法律和程序規(guī)則了解不夠，造成了經(jīng)營困擾。

以我們經(jīng)辦的某中國企業(yè)收購某百年歷史的意大利時(shí)尚品牌為例，對(duì)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓中可能出現(xiàn)的一些法律和程序問題做出以下介紹：

背景情況：

某中國企業(yè)通過一家品牌運(yùn)營管理公司與一家意大利的家族企業(yè)達(dá)成協(xié)議，以不菲的價(jià)格收購了其品牌，這家意大利家族企業(yè)的品牌有一定的知名度，但近幾年經(jīng)營不善，進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。被收購的品牌涉及歐盟、美國、中東、中國、日本的多個(gè)國家和地區(qū)的商標(biāo)注冊(cè)。中國企業(yè)在上述部分國家的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓過程中遇到各種各樣的障礙。

中國：

與很多國家不同，中國的注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓不是備案制，而是申請(qǐng)制。即轉(zhuǎn)讓人和受讓人共同向官方提出轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，由官方審查并批準(zhǔn)后，注冊(cè)商標(biāo)才能從轉(zhuǎn)讓人名下實(shí)質(zhì)地轉(zhuǎn)到受讓人名下。國家商標(biāo)局對(duì)于提交的轉(zhuǎn)讓文件的審查是很嚴(yán)格的，實(shí)踐中，除了要求雙方共同簽署轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書以外，雙方還需分別向商標(biāo)代理人出具委托書和主體資格證明文件。

另外，對(duì)于一個(gè)有一定歷史的商標(biāo)，其注冊(cè)人的名義很有可能發(fā)生多次變更。該品牌在中國的注冊(cè)就是這樣：本次收購中的出讓方，即破產(chǎn)中的這家意大利企業(yè)也不是在中國注冊(cè)的原注冊(cè)人，而是通過受讓獲得的，在中國的注冊(cè)并未實(shí)現(xiàn)辦理國轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)。因此，在辦理轉(zhuǎn)讓給中國企業(yè)之前，還需按順序辦理之前發(fā)生的變更及轉(zhuǎn)讓等申請(qǐng)。此時(shí)，又發(fā)生了枝節(jié)，官方認(rèn)為，一個(gè)破產(chǎn)中的企業(yè)是不應(yīng)當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)（或受讓商標(biāo)）的，因此對(duì)之前的轉(zhuǎn)讓不予受理。當(dāng)事人提出了行政復(fù)議，最終得以解決，但 使 得 商 標(biāo) 轉(zhuǎn) 讓 延 誤 了 較 長 時(shí)間。因此當(dāng)事人應(yīng)特別注意，如果商標(biāo)出讓人處于破產(chǎn)清算中時(shí)，其行為能力受到一定限制。

中東及阿拉伯國家：

這個(gè)地區(qū)的國家對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的審查在文件上要求更多，而且通常需要當(dāng)事人對(duì)轉(zhuǎn)讓契約和委托書進(jìn)行領(lǐng)事認(rèn)證。除了費(fèi)用以外，認(rèn)證程序通常需要很長時(shí)間。

除了領(lǐng)事認(rèn)證要求，沙特阿拉伯的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓（也包括其他變更或備案程序）還需要當(dāng)事人提供原商標(biāo)注冊(cè)證，如果無法提供，則需當(dāng)事人申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)商標(biāo)注冊(cè)證。

很多國家在核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓時(shí)會(huì)收取契稅，例如：黎巴嫩官方在核準(zhǔn)注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓時(shí)，將根據(jù)轉(zhuǎn)讓備案內(nèi)轉(zhuǎn)讓契約中涉及的價(jià)格收取千分之三的稅款。因此，實(shí)踐中轉(zhuǎn)讓雙方另行簽署一份象征性的出價(jià)1美元的轉(zhuǎn)讓合同是慣例，以避免被征稅。本案中，根據(jù)意大利相關(guān)法律以及轉(zhuǎn)讓人的破產(chǎn)管理人的職責(zé)，破產(chǎn)管理人不能按照有利于受讓人中國企業(yè)的方式在后期補(bǔ)充簽署一些相關(guān)的文件，使得受讓人不得不多花時(shí)間和費(fèi)用完成轉(zhuǎn)讓程序。

美國：

轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)在美國專利商標(biāo)局的程序是非常簡(jiǎn)單的，需要當(dāng)事人注意的是商標(biāo)的使用情況，因?yàn)槊绹俜揭笞?cè)人定期提交使用聲明和使用證據(jù)，以維持商標(biāo)注冊(cè)的有效性。

收購一個(gè)品牌本是一個(gè)普通的民事法律行為，雙方達(dá)成合意即可。因此，尋找一個(gè)收購目標(biāo)，雙方協(xié)商，最終達(dá)成合意，并簽訂品牌轉(zhuǎn)讓契約，可能只需要半年時(shí)間。而一個(gè)商標(biāo)注冊(cè)的轉(zhuǎn)讓，由于涉及到注冊(cè)國的政府主管部門在注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓上的法律規(guī)定和程序要求，很多國家的政府程序十分漫長，兩三年完成一個(gè)轉(zhuǎn)讓是常有的。

綜上所述，建議企業(yè)在品牌收購談判及合同的簽訂過程中，要求出賣人（及其破產(chǎn)管理人）履行產(chǎn)權(quán)（包括注冊(cè)商標(biāo)、專利及其他無形資產(chǎn)）過戶登記的各項(xiàng)隨附義務(wù)，包括但不限于：第一，簽訂以轉(zhuǎn)讓登記備案為目的、轉(zhuǎn)讓價(jià)格為象征性的 1美元的轉(zhuǎn)讓合同；第二，以轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)或登記備案為目的，在當(dāng)?shù)毓俜揭?guī)定的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)表上簽字；第三，以轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)或登記備案為目的，簽署代理委托書。

鑒于品牌收購中涉及的注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的法律問題十分復(fù)雜，當(dāng)事人在收購活動(dòng)中應(yīng)盡早咨詢專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)，以避免遇到不必要的障礙或造成不必要的損失。

來源：中國貿(mào)易報(bào)

作者：李云成  中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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