投資并購中的「知識產權盡職調查」

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：張峰  蘭臺法律在線

原標題：投資并購中知識產權的盡職調查

投資并購原本是一場買賣雙方的合作和博弈，賣方盡力規(guī)避責任，本能地掩飾存在的瑕疵；買方盡力發(fā)掘想知道一切可能的資產狀況及風險。因此，站在投資人角度，在事前的盡職調查變得愈加重要，在普遍關注有形成資產的同時，對無形資產的疏忽有時候可能是致命的，甚至會導致交易的徹底失敗，本文擬結合執(zhí)業(yè)中的感悟，談談投資并購中知識產權盡職調查中涉及的廣度、深度與關聯(lián)度問題。

關于知產盡職調查的廣度

對于一個成熟的目標公司，知識產權的內容可能涉及方方面面，延及的國家或地區(qū)甚至遍及全球，如何進行全面的知識產權盡調，考察詳盡所有的知識產權項目是知識產權盡調的基本要求。

1、盡量調查清楚所有的知產項目

企業(yè)可能涉及到的知識產權項目有專利、商標、著作權、商業(yè)秘密、原產地標志、植物新品種、域名等，盡職調查需要全面核實可能存在的上述資產，確認其所有權、狀態(tài)、權利內容，附隨的許可和質押事項，尤其要關注與主營業(yè)務相關的知識產權項目，盡量做到不遺漏。著名的勞斯萊斯收購案，就是因為商標權的歸屬問題沒有事先調查清楚，才導致大眾花費大價錢卻沒有買到最核心的勞斯萊斯商標權。

2、在全球范圍內對知識產權進行調查

根據項目的需求，如果目標公司或收購資產涉及到其他國家的資產，基于知識產權的地域性，需要在全球不同法域對目標公司的知識產權進行盡職調查，除非在其他國家沒有知識產權項目，否則需要依據掌握的基本情況，有針對性的在全球范圍進行知產項目的盡調，主要項目包括商標、專利、著作權，域名和產地權標志，以及涉及個別地區(qū)的外觀設計（如歐盟）。

3、目標公司對第三方的許可或保證

在目標公司過往的經營中，有可能對第三方進行了知識產權許可或保證，投資并購交易完成后，這些義務將繼續(xù)存續(xù)，因此提前對這些事項進行詳盡調查，可以幫助投資者審查和評估這些義務對其今后運營的影響，甚至會決定其是否繼續(xù)進行交易。譬如，在鴻海精密收購夏普的案例中，因為沒有充分估計夏普將北美市場的“SHARP”商標使用權許可給海信使用的后果，造成收購后北美市場拓展的困難，便是實例。

其次是在過往經營中就知識產權事項可能作出承諾或保證，譬如不侵犯第三方權利，互不追究侵權責任等，作為盡職調查者，應當對這些事項進行分析，看是否對公司長遠經營產生影響，或者與收購目的是否抵觸。

4、目標公司對第三方的許可或保證

盡職調查需要關注潛在的知識產權訴訟風險，對于既存的訴訟事項通常目標公司會予以披露，但對于潛在的侵權被訴風險，需要專業(yè)人員進行風險提示和防范，盡管完全披露潛在風險確實存在難度，但對于主營產品或服務，明顯的侵權經營行為，應當予以評估和提示，以便投資者評估和采取相應預防措施。

對于目標公司在過往形成的其他歷史性因素，如潛在的知識產權所有權、發(fā)明人署名權爭議，技術合作中產生的知識產權所有權爭議等，如果事先不能進行調查，也有可能會在交易完成后成為新的麻煩點。

5、正在申請尚未公開的知產事項

部分知識產權尚處于申請中，官方尚未公開，因此無法公開途徑查詢和核實，但申請權仍屬于盡職調查的范疇，需要根據代理機構或者申請人保留的申請檔案，對相關事項予以核實記錄。

關于知產盡職調查的深度

對于投資并購的知識產權調查，其程度可深可淺，如何把握需要根據項目特點，潛在風險，聚焦關鍵產品或業(yè)務，進行深入的分析、排查，給予投資者客觀可信的建議和預警。

1、承諾保證與深入調查的關系

在投資并購中，很多調查事項因為無法深入了解，或者調查起來比較麻煩，目標公司就采用承諾或保證的方式來解決投資者的擔憂，這是一種權宜之計，看起來又省事又能解決問題，但卻隱藏著巨大的風險：一旦交易完成，事先的承諾或保證未能兌現，追究違約責任是一件很麻煩的事情，因為責任承擔的主體要么是合作的伙伴，共同的股東，要么是目標公司本身，況且責任承擔的執(zhí)行也未必順利，今后的合作基本上就無法進行了。所以在能夠進行盡職調查了解情況的條件下，還是要盡量了解清楚，供決策參考，不宜圖省事一概采用承諾保證解決問題。

2、專利穩(wěn)定性，保護范圍的調查

如果盡調涉及專利，尤其涉及到主要產品的專利，顯然產品能夠得到專利保護，從而具有專用權是投資者認同的投資價值的重要因素，但是光有專利權是不夠的，因為專利授權只是一種推定授權，其隨時面臨無效申請的挑戰(zhàn)，這種風險的把控，只能深入調查和檢索后才能進行評估。評估可基于專利的類型，通常發(fā)明專利的穩(wěn)定性會高于實用新型，經過無效維持的專利穩(wěn)定性要高于未曾經過無效的專利；但準確的評估還要進行檢索分析才能得知，其評估費時、費力還費錢，因此對于核心專利、核心產品的關鍵專利，可以選擇性地進行穩(wěn)定性評估，以消除可能存在的風險。

專利保護范圍越大，越難授權；保護范圍越小，越可能授權。但保護范圍過小的專利，在實際維權中可能只是“紙老虎”，無法覆蓋侵權行為，或者很容易被侵權者用其他技術特征取代而越過。因此在盡職調查時，對于核心專利、關鍵專利對其保護范圍的評估也很重要，判斷其是否能夠對競爭對手形成真正的技術門檻，因此不能只看專利數量，不看質量。

3、商標、商業(yè)秘密的深入調查

對于商標的調查除了基本要素，如所有權、類別、項目的調查之外，還要關注以下因素，一是商標的使用狀況，商標使用的證據留存；二是同一標識在其他類別上的注冊使用狀況，品牌分裂；商標的穩(wěn)定性。

商業(yè)秘密的內容有時候不可輕易獲得，因此作為盡調律師，需要從形式上關注是否采取了保密措施、與員工是否簽訂保密協(xié)議、員工離職是否進行交接和信息清理，并且向公司承諾和保證。

知產盡調與投資并購關聯(lián)度

知識產權盡職調查要考察知識產權與項目相關性，要在眾多知識產權中篩選出與項目相關的部分進行重點分析；其次要秉承知識產權服務于實體項目的宗旨，重點考察主營項目是否有知識產權形成支持和保障。

1、商標能否全面保護主營業(yè)務

商標注冊類別及項目是否已經涵蓋了主營產品以及將來可能涉及的產品；商標注冊的地域是否已經覆蓋了產品銷售或將來可能銷售的區(qū)域；除此之外還要考察商標的穩(wěn)定性，在中國商標注冊使用年限是否超過5年，有沒有可能被其他商標無效等因素，使用中商標被他人無效，并被他人追究侵權責任的案例時有發(fā)生，發(fā)生此種事件對企業(yè)來講是非常致命的，也是盡調中要排查的因素。

2、專利能否對主產品進行有效保護

需要重點考察關鍵零部件、關鍵技術上是否有專利權，現有的專利權內容是否與主營產品相關；擁有眾多專利時，是否可以對主營產品構建成具有保護壁壘的專利池；專利的保護年限是否足夠滿足企業(yè)預期的發(fā)展需要，專利的維護是否正常等因素。

總之，投資并購中的知識產權調查，需要站在投資人的角度，從目標企業(yè)的長遠發(fā)展角度出發(fā)，分析排查投資風險中的知識產權風險，評估知識產權對目標企業(yè)的支撐和保障作用是否足夠充分，為投資人保駕護航和做決策提供切實客觀的依據。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：張峰  蘭臺法律在線

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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