「商標(biāo)許可使用」十項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)

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原標(biāo)題：商標(biāo)許可使用風(fēng)險(xiǎn)防范知多少

2017年9月8日，最高人民法院公開宣判，廣藥集團(tuán)與加多寶公司對(duì)涉案“紅罐王老吉涼茶”包裝裝潢權(quán)益的形成均作出了重要貢獻(xiàn)，在遵循誠(chéng)實(shí)信用原則和尊重消費(fèi)者認(rèn)知并不損害他人合法權(quán)益的前提下，共同享有“紅罐王老吉涼茶”包裝裝潢的權(quán)益。近年來，加多寶與王老吉紛爭(zhēng)不斷，商標(biāo)之爭(zhēng)始于1997年，“王老吉”商標(biāo)的持有者廣藥集團(tuán)與加多寶的母公司香港鴻道集團(tuán)簽訂了商標(biāo)使用許可協(xié)議。2000年和2003年香港鴻道集團(tuán)賄賂時(shí)任廣藥集團(tuán)總經(jīng)理李益民簽署了兩次補(bǔ)充協(xié)議，將加多寶使用“王老吉”商標(biāo)期限延長(zhǎng)到2020年。

2011年，廣藥集團(tuán)向中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)遞交了仲裁申請(qǐng)，請(qǐng)求宣告兩個(gè)補(bǔ)充協(xié)議無效，最終法院維持了仲裁委做出的商標(biāo)許可補(bǔ)充協(xié)議無效的裁定，至此，加多寶公司將不能再使用“王老吉”商標(biāo)。由加多寶與王老吉的商標(biāo)紛爭(zhēng)，筆者想到，商標(biāo)許可在使許可人與被許可人雙方獲利的同時(shí)，也存在著諸多風(fēng)險(xiǎn)，因此，有必要在許可前對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)估和防控，以避免或減少未來的紛爭(zhēng)。本文將就商標(biāo)許可的風(fēng)險(xiǎn)防范問題跟大家分享一下。

商標(biāo)許可是指注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人將自己的商標(biāo)許可給他人使用，從而獲得一定收益的行為。《商標(biāo)法》及《商標(biāo)法實(shí)施條例》并未對(duì)商標(biāo)許可的種類進(jìn)行劃分，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》將商標(biāo)許可使用的種類劃分為三類，即獨(dú)占使用許可、排他使用許可、普通使用許可。

• 獨(dú)占使用許可，是指商標(biāo)注冊(cè)人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊(cè)商標(biāo)僅許可一個(gè)被許可人使用，商標(biāo)注冊(cè)人依約定不得使用該注冊(cè)商標(biāo)。該許可使用方式除了獨(dú)占被許可人，其他人包括注冊(cè)人自己均不能使用該注冊(cè)商標(biāo)。同時(shí)，當(dāng)商標(biāo)被侵權(quán)時(shí)，被許可使用人可以以自己的名義獨(dú)立提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。

  
  

• 排他使用許可，是指商標(biāo)注冊(cè)人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊(cè)商標(biāo)僅許可一個(gè)被許可人使用，商標(biāo)注冊(cè)人依約定可以使用該注冊(cè)商標(biāo)但不得另行許可他人使用該注冊(cè)商標(biāo)。排他使用許可與獨(dú)占使用許可相比較，雖然都是僅許可一個(gè)被許可人使用，但不同的是，排他使用許可的商標(biāo)注冊(cè)人自己是可以使用的。如果出現(xiàn)商標(biāo)侵權(quán)行為，被許可使用人可以和商標(biāo)注冊(cè)人共同提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，當(dāng)商標(biāo)注冊(cè)人不起訴或者怠于起訴時(shí)，被許可使用人可以單獨(dú)提起訴訟。

  
  

• 普通使用許可，是指商標(biāo)注冊(cè)人在約定的期間、地域和以約定的方式，許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)，并可自行使用該注冊(cè)商標(biāo)和許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)。該許可使用方式是目前比較普遍的許可方式，如各種加盟連鎖店的品牌許可通常都是普通許可的方式。普通許可使用方式下，當(dāng)出現(xiàn)商標(biāo)侵權(quán)行為時(shí)，被許可人只有在商標(biāo)注冊(cè)人明確授權(quán)的情況下，才有權(quán)利提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。
  

商標(biāo)許可使用可以使許可人獲得經(jīng)濟(jì)收益、實(shí)現(xiàn)品牌迅速擴(kuò)張和價(jià)值增值，同時(shí)也可以防控他人提出三年不使用撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于被許可人來說，使用現(xiàn)成的商標(biāo)，借助現(xiàn)有商標(biāo)已經(jīng)具有的商譽(yù)等可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的獲利。但在這些優(yōu)勢(shì)的背后也潛藏了各種風(fēng)險(xiǎn)，因此，有效的防控風(fēng)險(xiǎn)、避免和減少糾紛的產(chǎn)生，對(duì)于許可人和被許可人都是非常有必要的。

對(duì)于許可人來說，應(yīng)著重從如下幾方面來防控風(fēng)險(xiǎn)：

1、首先要謹(jǐn)慎選擇合作伙伴，注重商標(biāo)使用許可合同被許可人資格的審查。

被許可人主體資格存在問題，將會(huì)因合同主體不適格而導(dǎo)致合同無效或者無法履行，被許可人產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，將會(huì)直接波及許可人，造成被許可商標(biāo)信譽(yù)的降低和價(jià)值的減損。因此，在授予許可使用權(quán)之前，許可人首先需要對(duì)被許可人的資質(zhì)進(jìn)行審查，有些行業(yè)，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定需要取得批準(zhǔn)文件的，應(yīng)讓被許可人提供。例如，使用人用藥品、醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)食品、醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)飲料和嬰兒食品商標(biāo)的，被許可人需提供衛(wèi)生行政管理部門的證明文件；使用卷煙、雪茄煙和有包裝的煙絲的商標(biāo)的，被許可人需提供國(guó)家煙草主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)的證明文件等。如果被許可人不符合相關(guān)規(guī)定，則許可人需要謹(jǐn)慎簽署許可合同。其次，許可人還需要對(duì)被許可人生產(chǎn)能力、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行考察、測(cè)試，選擇生產(chǎn)能力較好、經(jīng)營(yíng)管理水平較高且履約能力較強(qiáng)的企業(yè)作為被許可人，達(dá)不到與自己產(chǎn)品相同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不能授予許可證。

2、做好許可期間的質(zhì)量監(jiān)控。

商標(biāo)法第四十三條規(guī)定，許可人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督被許可人使用其注冊(cè)商標(biāo)的商品質(zhì)量。質(zhì)量監(jiān)控既是許可人的法定義務(wù)，同時(shí)也是對(duì)許可人權(quán)益的保護(hù)。首先，需要在合同中明確約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，避免采取“按照甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”等籠統(tǒng)規(guī)定，明確細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，以防止合同履行中出現(xiàn)糾紛；其次，在許可合同中關(guān)于監(jiān)督檢查辦法也應(yīng)予以明確約定，以防止質(zhì)量監(jiān)督權(quán)利的落空。質(zhì)量監(jiān)督控制的方式可以包括定期不定期的派技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、巡視等或定期不定期的抽查、抽檢產(chǎn)品等；最后，質(zhì)量監(jiān)督要貫穿在整個(gè)合同期限內(nèi)，在對(duì)被許可人的生產(chǎn)過程、工藝制作、產(chǎn)品檢驗(yàn)和管理等方面實(shí)施監(jiān)督的過程中，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量狀況，許可人應(yīng)采取果斷措施，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)終止商標(biāo)使用許可合同，收回商標(biāo)使用許可權(quán)，以防止給品牌造成不利影響。

3、禁止被許可人注冊(cè)和使用與被許可商標(biāo)近似的商標(biāo)，防止品牌淡化。

商標(biāo)許可使用中，被許可人有可能會(huì)出于自身利益的考慮，培養(yǎng)自有品牌，這是允許的。但如果被許可人注冊(cè)或使用的是與被許可商標(biāo)近似的商標(biāo)，或?qū)⒈辉S可商標(biāo)的一部分與自己的商標(biāo)組合后使用和注冊(cè)，這將會(huì)使消費(fèi)者認(rèn)為該商標(biāo)與被許可商標(biāo)之間存在一定關(guān)聯(lián)關(guān)系。當(dāng)許可關(guān)系解除后，這種混淆和誤認(rèn)將給許可人品牌造成不利的影響。為避免這種風(fēng)險(xiǎn)，建議許可人在合同中確定：①未經(jīng)許可人同意，被許可人不得將其他具有顯著性的文字或圖形與被許可商標(biāo)進(jìn)行組合使用和注冊(cè)；②未經(jīng)許可人同意，被許可人不得使用和注冊(cè)與被許可商標(biāo)近似的商標(biāo)；③未經(jīng)許可人同意，被許可人不得將許可事項(xiàng)中涉及的產(chǎn)品名稱、許可人企業(yè)商號(hào)、包裝設(shè)計(jì)和廣告用語等申請(qǐng)為商標(biāo)。

4、禁止被許可人登記與許可人商號(hào)相同或者含有許可人商號(hào)的企業(yè)名稱。

實(shí)踐中，許可人與被許可人為便于品牌合作推廣，許可人同意被許可人登記與許可人商號(hào)相同或者含有許可人商號(hào)的企業(yè)名稱。但在許可關(guān)系終止后，雖然被許可人不再使用被許可商標(biāo)，但仍可以繼續(xù)使用與許可人商號(hào)相同或高度近似的企業(yè)名稱，這種情況也會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)。因此，為避免這種情況，建議許可人在合同中明確約定被許可人禁止登記與許可人相同或者包含被許可人商號(hào)的企業(yè)名稱，如果確實(shí)合作所需，需要做企業(yè)名稱的關(guān)聯(lián)性登記，也應(yīng)在合同中明確約定，在許可關(guān)系結(jié)束后規(guī)定的期限內(nèi)，被許可人應(yīng)及時(shí)辦理變更企業(yè)名稱登記。

以上是關(guān)于許可人應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)于被許可人來說，商標(biāo)使用許可同樣也需要做好風(fēng)險(xiǎn)防范，具體包括如下幾個(gè)方面：

5、在簽署許可使用合同前，被許可人需要對(duì)許可人、許可商標(biāo)的情況做詳細(xì)調(diào)查，防控因許可主體或者被許可商標(biāo)的瑕疵導(dǎo)致許可合同無法履行。

A.審核被許可商標(biāo)是否是注冊(cè)商標(biāo)，且權(quán)利穩(wěn)定。如果被許可商標(biāo)是申請(qǐng)中的商標(biāo)，則該商標(biāo)后續(xù)存在被駁回?zé)o法獲權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，這種情況最好不要簽署許可合同。即使是獲得注冊(cè)的商標(biāo)，仍應(yīng)調(diào)查該商標(biāo)是否有被他人提出三年不使用撤銷或者提出無效宣告申請(qǐng)等程序。如存在上述程序，說明該商標(biāo)權(quán)利不夠穩(wěn)定，可能涉及商標(biāo)權(quán)屬糾紛，被許可人應(yīng)向許可人核實(shí)情況，審慎簽署合同，如非要簽署許可合同則需要在合同中明確約定因被許可商標(biāo)權(quán)屬糾紛給被許可人造成的損失應(yīng)由許可人承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。B,審核許可人是否是被許可商標(biāo)的唯一所有人，被許可商標(biāo)如有共同所有人，許可事項(xiàng)則需要獲得全部共有人的同意。C.審核被許可商標(biāo)的效力，是否為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)，如果涉及出口，則要審核被許可商標(biāo)在出口國(guó)是否已經(jīng)注冊(cè)。

6、通過合同條款約定，保證許可使用期間被許可商標(biāo)權(quán)利的穩(wěn)定性。

許可使用期間被許可商標(biāo)權(quán)利的穩(wěn)定性是對(duì)被許可人權(quán)益的重要保障，因此，被許可人應(yīng)通過合同條款做如下約定或限制：①許可使用期間許可人不得將被許可商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給他人，或者在允許轉(zhuǎn)讓的情況下，需保證新的受讓人繼續(xù)履行原許可合同條款。②許可人應(yīng)及時(shí)辦理被許可商標(biāo)的續(xù)展，以保證被許可商標(biāo)權(quán)利的延續(xù)性。③在許可使用期間，被許可商標(biāo)被他方提出三年不使用撤銷或者無效申請(qǐng)等，許可人應(yīng)及時(shí)參與行政程序并積極進(jìn)行答辯。如因許可人怠于行使權(quán)利導(dǎo)致被許可商標(biāo)權(quán)利無效，許可人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。④在被許可商標(biāo)遭遇侵權(quán)時(shí)，許可人應(yīng)及時(shí)維權(quán)。

7、通過合同條款約定，保障被許可人使用權(quán)益。

為保障被許可人在許可使用期間內(nèi)的使用權(quán)益，被許可人應(yīng)做相應(yīng)的限制性約定：①如果簽署的是獨(dú)家許可或者獨(dú)占許可，則要求許可人在合同中約定在同一區(qū)域只有被許可人一家，不允許有其他第三方被許可使用。②如果被許可商標(biāo)存在相關(guān)的商業(yè)標(biāo)記，如聯(lián)合商標(biāo)、防御商標(biāo)、域名等，為了商標(biāo)的有效使用，可以要求許可人將相關(guān)商業(yè)標(biāo)記一起授權(quán)使用，或者要求許可人不得將相關(guān)商業(yè)標(biāo)記轉(zhuǎn)讓或許可給不同的商業(yè)主體。

8、許可使用中應(yīng)同時(shí)開展對(duì)自己品牌的培育。

許可使用只是權(quán)益之計(jì)，長(zhǎng)久看，被許可人仍要培育自己的商標(biāo)。商標(biāo)注冊(cè)成本很低，商標(biāo)的價(jià)值是源于商標(biāo)使用過程中投入的大量的廣告宣傳等。很多情況下被許可使用人對(duì)商標(biāo)的知名度作出了巨大的貢獻(xiàn)，但由于商標(biāo)專用權(quán)只由商標(biāo)注冊(cè)人享有，因此，當(dāng)使用權(quán)到期后，被許可使用人除了通過商標(biāo)許可使用取得的利益之外，針對(duì)商標(biāo)本身就再也不享有任何權(quán)利，“王老吉”商標(biāo)案例很恰當(dāng)?shù)姆磻?yīng)了這一法律風(fēng)險(xiǎn)。加多寶在許可使用期間的大量廣告宣傳投入使“王老吉”商標(biāo)知名度和價(jià)值大增，但最終因不能再使用“王老吉”商標(biāo)，也是為他人做嫁衣裳。因此，被許可人需要著力對(duì)自己品牌的建立和培育。一方面，被許可人需要注冊(cè)自己的商標(biāo)，但注意不要注冊(cè)與被許可人近似的商標(biāo)，以免發(fā)生紛爭(zhēng)。另一方面，可以將自己的商標(biāo)與被許可商標(biāo)一起使用在產(chǎn)品包裝上，但注意不是和被許可商標(biāo)組合使用，而是分別標(biāo)注，以示區(qū)分為兩個(gè)不同的商標(biāo)，通過被許可商標(biāo)產(chǎn)品銷售推廣逐步提高自己品牌的知名度，以為后續(xù)許可使用終止后自己品牌獨(dú)立的使用和發(fā)展做好準(zhǔn)備。

9、及時(shí)辦理許可備案。

商標(biāo)法第四十三條規(guī)定，許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)的，許可人應(yīng)當(dāng)將其商標(biāo)使用許可報(bào)商標(biāo)局備案，由商標(biāo)局公告。商標(biāo)使用許可未經(jīng)備案不得對(duì)抗善意第三人。目前商標(biāo)局辦理商標(biāo)許可的流程進(jìn)一步簡(jiǎn)化，即不再需要提供許可合同備案，也不需要在許可合同簽署之日起3個(gè)月內(nèi)向商標(biāo)局備案。雖然備案不是許可合同生效的必要要件，但如果不及時(shí)備案，許可使用合同的效力范圍會(huì)受到限制，只在許可人和被許可人之間有效，不能對(duì)抗善意第三人。在許可人將商標(biāo)許可給多家的情況下，不備案的被許可人將不能對(duì)抗辦理許可備案的被許可人和其他善意第三人。因此，為保障使用權(quán)益，被許可人應(yīng)在許可合同中明確約定，許可人在許可合同簽署后的規(guī)定期限內(nèi)向商標(biāo)局提交許可備案申請(qǐng)。

10、合同應(yīng)約定許可終止后續(xù)事項(xiàng)處理的過渡期。

商標(biāo)許可合同結(jié)束后，被許可使用方會(huì)有剩余未銷售的貨物、剩余的商標(biāo)標(biāo)識(shí)以及印有商標(biāo)標(biāo)識(shí)的外包裝物、宣傳資料等，如直接禁止銷售和使用，將會(huì)造成被許可人的較大損失和財(cái)產(chǎn)的浪費(fèi)。因此，被許可人在簽署合同時(shí)，應(yīng)對(duì)上述后續(xù)事項(xiàng)處理進(jìn)行約定，可以約定處理后續(xù)事項(xiàng)的過渡期，在過渡期內(nèi)被許可人仍可以銷售剩余產(chǎn)品，同時(shí)也可以約定由許可人回購(gòu)的方式處理后續(xù)事項(xiàng)。

來源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：佟燕燕  北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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