企業(yè)在「專利合同管理」中應當注意的一些問題

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供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

作者：何璇   北京市奇虎科技股份有限公司

原標題：原創(chuàng)：企業(yè)在專利合同管理中應當注意的一些問題

專利合同法是調(diào)整平等主體合同關系的法律規(guī)范總稱，調(diào)整專利權轉讓、許可、質(zhì)押等法律規(guī)范。屬于專利合同法的有專利法、合同法、擔保法等。除了專利法本身的規(guī)定外，還有合同法分則中關于技術轉讓合同、技術咨詢合同、技術服務合同等規(guī)定。另外，物權法中規(guī)定債務人或者第三人有權處分的專利權可以出質(zhì)。2000年最高人民法院出臺了中華人民共和國擔保法若干問題的解釋，規(guī)定了專利權的出質(zhì)人未經(jīng)質(zhì)權人同意轉讓或者許可他人使用已出質(zhì)專利權的，該行為無效，2001年最高院的司法解釋主要是關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定，規(guī)定了合同糾紛的法院管轄，等等。從法律角度對于專利合同實施的保證越來越多。另外，還有各種行政法規(guī)和部門規(guī)章等，都為專利合同提供了法律依據(jù)。

完備的合同，條款是基礎。專利許可合同的條款可分為商務性條款、技術性條款和法律性條款三大類，一般應包括前言、定義、合同范圍、價格、支付、技術資料的交付、保證和索賠、稅費、侵權、爭議的解決以及合同生效等內(nèi)容，尤其應該注意以下幾點：

（1）定義條款，例如，許可的定義、排他性、非排他性、區(qū)域限制、應用范圍、有效期、改進技術、支付方式與費用、保證、擔保、賠償條款、轉授使用許可。

（2）關于維持專利權有效的條款。按照專利法的規(guī)定，在專利權的法定保護期限內(nèi)，專利權人應每年按規(guī)定繳納年費方可維持專利權有效。為避免合同糾紛的發(fā)生，當事人應在合同條款中對維持專利權有效和被宣告無效及縮小保護范圍后該如何處理進行約定。

（3）侵權問題的處理條款。合同條款中一定要把侵權后的責任劃分清楚，通常約定發(fā)生侵權時，由許可方負責由此帶來的一切法律責任并承擔一切法律后果。比如，技術投入所涉及的專利責任。

（4）合同生效條款。一般來說，專利許可合同經(jīng)雙方當事人簽字后即可生效。專利法實施細則所規(guī)定的“專利權人與他人訂立的專利實施許可合同，應當自合同生效之日起3個月內(nèi)向國務院專利行政部門備案”不是合同生效的必備條件。關于合同的有效期限，可以約定當事人雙方的權利和義務結束后合同自動失效，也可以約定一個明確的期限。

現(xiàn)在專利運營是市場上大家關注的焦點，而無論是專利運營，還是任何的技術交易，專利合同是保證運營安全的基礎。在專利許可合同中，考慮到專利權人有可能在專利許可合同的存續(xù)期間，向第三人轉讓專利權，應明確約定因為專利轉讓中止合同因此帶來的損害賠償。要防止專利被許可使用人實施專利或者商業(yè)秘密超越了約定范圍或違反保密義務，防止被許可方越權行為，例如超越了使用專利的期限、地區(qū)、方式和范圍等，還包括獨占實施許可合同的許可使用方在許可范圍內(nèi)，自己又實施同一技術；排他實施許可合同和獨占實施許可合同的許可方在許可范圍內(nèi)，就同一技術與第三人簽訂專利許可使用合同。對于方法專利，建議在多個領域進行許可，對于獨立權利要求和從屬權利要求可以分別進行許可，根據(jù)不同的許可使用條件，訂立普通許可使用合同、排他許可使用合同、獨占許可使用合同、交叉許可使用合同和可分售許可使用合同等。要考慮許可合同中是否包含了默示許可。例如，授權制造和使用不等于授權了銷售的權利，授權使用可能暗含制造的權利。

如果雙方簽訂了合同并各自履行了義務，專利權被宣告無效對該專利許可合同以及履行的部分不具有追溯力，而合同尚未履行的部分，一般不再履行。在授權許可協(xié)議中，還應對被許可方進行分許可權利進行約定，無論是排他性授權許可、非排他性授權許可，還是雙方共有，都需要對分許可的權利進行明確說明。例如，要考慮是否對分許可進行限制，以避免許可方再次授權第三人，協(xié)議終止后，分協(xié)議的權利如何處理?許可方是否可以通過被許可方從分許可中獲得的收益而進行分成？進行制造的排他性占有權是否暗含其他分許可的權利。目前供應商帶來的知識產(chǎn)權風險在實踐中非常的多。在專利合同中，可以對知識產(chǎn)權擔保設置考核，進行供應商合規(guī)管理，對不同的供應商設置不同的風險等級，做好相應的知識產(chǎn)權調(diào)查和擔保工作，設置擔保協(xié)議中的風險轉移條款。

在專利許可合同中，還應注意專利權人許可技術不能達標，或技術不能實施，防止許可方對某些技術進行了保留，或者在合同履行中沒有完全履行技術指導、交費技術資料。專利合同違約包括不履行專利合同和履行專利合同義務不符合約定。如約定的違約金低于實際損失的，可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當增加，要求對方繼續(xù)履行合同，采取補救措施，支付違約金，賠償損失。

在專利轉讓合同中，受讓人應該避免專利權重復轉讓，對于專利的過渡期進行考慮，例如，誰來繳納專利申請續(xù)展費用或年費，如專利權利在過渡期被宣告無效，專利權人需要對此進行負責。當事人還應考慮專利申請權利的優(yōu)先權一并轉讓。在專利權被第三人所主張權利，原權利人應當承擔應訴的任務。由于受讓專利技術不能實施，或者技術不能達標，就其中轉讓費的返還，損失賠償應當事先約定。

由于專利權包含制造、使用、銷售、許諾銷售和進口等權利，在簽訂專利質(zhì)押合同中，以上權利不能分割出質(zhì)給不同的債權人。專利出質(zhì)后，應明確約定禁止進行許可使用等，出質(zhì)人不得轉讓或者許可他人使用專利權。專利無效中，質(zhì)權人有權要求作為有利害關系第三方參與無效宣告。在專利質(zhì)押合同存續(xù)期間，質(zhì)權人有權請求出質(zhì)人提供擔保。

最后，要防止濫用專利合同。濫用專利合同主要包括：限制獲得替代技術，限制被許可人從其他來源獲得與許可專利技術類似或者具有競爭力的其他技術;阻礙實施。阻礙被許可人根據(jù)市場需求，按照合理方式充分實施被許可專利技術，包括明顯不合理地限制被許可方生產(chǎn)產(chǎn)品或者提供服務的數(shù)量、品種、價格、銷售渠道和出口市場;非法搭售。要求被許可方接受并非實施專利技術必不可少的附帶條件，包括購買非必需的技術、原材料、產(chǎn)品、設備、服務以及接收非必需的人員等;限制交易。不合理地限制被許可方購買原材料、零部件、產(chǎn)品或者設備等的渠道或者來源。禁止有效性質(zhì)疑，禁止被許可方對許可專利技術的有效性提出異議或者對提出異議附加條件。

對于一些私有協(xié)議、或者不公開的事實標準等需要格外注意。權利人都不得以合同條款實現(xiàn)對專利技術的超法定權利范圍的壟斷，限制被許可人從其他渠道對專利技術進行改進和后續(xù)的開發(fā)，不得強制要求被許可方購買其不需要的技術設備或者產(chǎn)品，以此作為專利許可的條件。不得限制被許可方實施專利，使用技術秘密的規(guī)模，產(chǎn)品數(shù)量和價格等。不得運用合同條款提出限制條件，要求被許可方在專利權有效期限終止或者被無效后繼續(xù)支付專利費用等。專利無效或者終止時，專利許可合同應予撤銷。由此給被許可人帶來的損失，應當進行賠償。

專利合同的最終目的是為了促成交易，在不同行業(yè)不同企業(yè)內(nèi)部有不同的策略，專利合同從簽訂到履行完成，中間也經(jīng)過了許多流程或部門，需要對業(yè)務從商業(yè)角度和企業(yè)文化角度有比較清楚的了解。需要結合企業(yè)的目標、優(yōu)先級、以及可以承受的風險，對專利合同進行分業(yè)務、分類型進行精細化管理，有助于提高交易的快捷性，保證交易的安全性，提高企業(yè)在市場競爭中的抗風險能力，成為激勵對創(chuàng)新進行投資的重要保障。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

作者：何璇  北京市奇虎科技股份有限公司

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