淺議「企業(yè)專利」交叉許可談判要素及策略

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供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

作者：劉慧   成都光明光電股份有限公司

原標題：原創(chuàng)：淺議企業(yè)專利交叉許可談判要素及策略

近年隨著專利保護力度的加大，專利對于企業(yè)的價值凸顯。企業(yè)通過收購、轉讓、許可或交叉許可等專利運營手段，構建專利組合或專利池，控制市場以實現(xiàn)利益的最大化。專利許可是企業(yè)獲得收益的專利運營模式之一，而專利交叉許可作為一種互利共贏的方式，更是成為實體企業(yè)之間常用的專利運營策略。為了達成訴訟和解、換取專利技術、收取許可費或規(guī)避后續(xù)可能產(chǎn)生的專利糾紛等目的，雙方通過專利談判，簽署交叉許可協(xié)議來解決爭議或達成合作。本文從企業(yè)間基于專利糾紛的專利交叉許可情況入手，厘清解決爭議過程中的專利交叉許可談判要素，并提供一些談判策略與思路供參考。

一、基于專利糾紛背景的專利交叉許可   

現(xiàn)代技術的快速發(fā)展，使得行業(yè)內的技術交叉愈加明顯，產(chǎn)品同質化帶來激烈的市場競爭。市場壓力激發(fā)專利權人行使權利，以鞏固市場地位或是通過許可擠壓對手利潤空間。通過專利訴訟，專利權人可借助“以訴定價”體現(xiàn)專利價值，或是借助禁令迫使對手退出市場獲得利潤。盡管訴訟成為專利運營的有效手段，但專利訴訟往往存在著較大的不可預知性。通過訴訟行使權利，面臨著越來越高的成本和越來越大的難度，不僅耗費大量的人力、物力及財力,周期長、賠償較低且存在敗訴風險。上述復雜因素促使更多的企業(yè)選擇通過談判來解決爭議，雙方針對產(chǎn)品、技術或市場等方面所存在的分歧或問題，通過協(xié)商、交涉，找出解決方案并達成協(xié)議。

而專利交叉許可的本質是一種交換。權利人之間經(jīng)過談判，根據(jù)協(xié)議約定的條件交換相關專利技術的使用權。為避免訴累，競爭對手之間專利交叉許可模式更多的是達成一種合作或妥協(xié),如果雙方專利相互對應，技術或市場價值相當，相互免費使用，如果專利的價值不對等，則一方向另一方繳納一定的專利使用費。

越來越多的跨國公司將專利訴訟與專利交叉許可組合使用，與對手同時進行訴訟和許可談判，最終雙方往往選擇交叉許可的方式快速解決專利糾紛，降低訴訟成本。通信行業(yè)的交叉許可非常普遍，華為與蘋果公司的專利交叉許可，覆蓋GSM、UMTS、LTE等無線通信技術。蘋果和摩托羅拉移動早期進行了交叉許可協(xié)議談判，在智能手機上的專利侵權訴訟得以和解。蘋果公司2015年在美國地方法院起訴愛立信，2016年兩家公司就全面和解，簽署了一份長達七年的全球專利交叉許可協(xié)議。

二、專利交叉許可談判要素

基于專利糾紛的專利交叉許可，往往發(fā)生在勢均力敵、互有競爭的公司之間，雙方可能在技術實力、專利組合或市場能力等方面互有優(yōu)勢。進入談判階段，雙方的目標是尋求一種共贏互利的平衡，而要達成許可目標，筆者認為雙方需要把握以下三個談判要素：企業(yè)商業(yè)競爭需求，談判籌碼以及形成適宜的許可協(xié)議，盡力在談判中為已方爭取最大的利益。

1、把握商業(yè)競爭需求達成談判互利

專利交叉許可談判中，雙方不同的商業(yè)決策，帶來利益關注點不同，許可訴求存在差別。因此，了解和把握商業(yè)競爭環(huán)境，識別潛在的許可風險，根據(jù)商業(yè)目標來決定許可利益的取舍，有利于雙方快速、有效地找到共同點，實現(xiàn)趨同互利的專利交叉許可。

企業(yè)間的交叉許可往往會對整體行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)或市場的影響，專利交叉許可需要從上下游產(chǎn)業(yè)鏈的角度，關注關聯(lián)產(chǎn)品和關聯(lián)企業(yè)。為提高企業(yè)競爭力，交叉許可雙方將專利與產(chǎn)品通過協(xié)議明確下來，對于專利組合相對強勢的一方，覆蓋對方更多的產(chǎn)品及技術方向，結合商業(yè)及技術的發(fā)展趨勢，可能更看重未來的許可獲益。而相對弱勢一方需要關注到潛在的風險，通過專利交叉許可，保障自由經(jīng)營。

專利交叉許可體現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)營中的價值，可能是技術上的，也可能是市場方面的價值，企業(yè)合作模式也呈現(xiàn)出多元化、互補性。因此，專利交叉許可除了可以清除專利障礙或專利訴訟，如果是雙方技術互補，則將專利進行組合，實現(xiàn)技術或產(chǎn)品合作。企業(yè)可以尋找機會，通過交叉許可與對手可結成戰(zhàn)略聯(lián)盟和合資合作關系，同時又有效防止了專利訴訟或糾紛，可以投入更多的精力于創(chuàng)新。如小米近期收購諾基亞部分專利資產(chǎn)，雙方簽署廣泛的商務合作協(xié)議及專利授權協(xié)議，其中包括雙方將在移動網(wǎng)絡的標準必要專利方面實現(xiàn)交叉授權，雙方還將在IOT\VR等方面探索合作的可能性。

2、策略運用專利組合形成談判籌碼

交叉許可的話語權源自雙方所擁有的專利籌碼，即擁有的專利組合、專利儲備或者基礎專利數(shù)量。單個專利或少量專利可能已無法滿足交叉許可對專利體量的要求，專利組合帶來更多的交叉許可可能性。許可雙方專利實力通常存在著差異，所擁有專利的價值也不一樣。擁有大量高質量專利組合的一方，將在談判當中往往占有優(yōu)勢，而對處于弱勢的一方，可能更注重規(guī)避風險，希望通過在對抗中尋求到妥協(xié)或合作的機會。

專利交叉許可前，企業(yè)應充分調查對手的產(chǎn)品與技術，或利用自身的專利儲備，梳理專利組合的技術發(fā)展脈絡，確定核心專利及外圍專利進行打包組合，增加收益；或積極購買專利，構建有效的專利組合，達到專利覆蓋對手產(chǎn)品的目的。通過評估專利組合及潛在機會，旨在找出對方在產(chǎn)品或技術上的弱項，獲得后續(xù)交叉許可談判的優(yōu)勢。如Cree公司依賴強有力的專利組合，通過與Ledvance簽署交叉許可協(xié)議，持續(xù)向其收取專利使用費。Cree交換的是有關光學、光效率等LED燈泡及燈具的專利組合，涵蓋網(wǎng)絡照明技術和混色技術的專利不在許可范圍內，在設計和制造高性能產(chǎn)品及技術方面保持領先優(yōu)勢。

跨國公司重視專利組合的申請和儲備，對產(chǎn)品相關技術及市場價值有深入的理解，專利申請從數(shù)量上成規(guī)?；瑥漠a(chǎn)業(yè)鏈上關聯(lián)化，策略性地擴大專利保護主題及范圍，并通過外圍專利或改進專利，進行專利組合布局，覆蓋產(chǎn)品、技術與市場，以增加專利交叉許可的機會。例如在光學材料領域，光學玻璃作為上游基礎材料，經(jīng)過壓型加工后制成光學預制件，再加工后形成光學鏡頭等光學儀器，每個保護主題單獨去申請專利無法在交叉許可中形成強有力的組合。為了加強在產(chǎn)業(yè)鏈上的專利保護，專利申請對該領域的技術策略進行重組，保護范圍覆蓋到產(chǎn)業(yè)鏈與應用領域，在后續(xù)可獲得更多的交叉許可機會。

專利組合可以促進專利交叉許可，專利交叉許可也往往伴隨著專利收購的行為，成為企業(yè)形成專利組合的一種有效方式。通過收購專利資產(chǎn)，企業(yè)可以提前規(guī)避專利糾紛，拓展市場份額，或是得到新的合作機會。

3、談判成果形成適宜的許可協(xié)議

通過交叉許可談判，當事雙方充分協(xié)商協(xié)議框架，形成結構清楚，條款明晰的專利交叉許可協(xié)議，約定協(xié)議期間專利許可的交換條件。從法律角度，對協(xié)議條款的把握要著眼于訴訟，雙方需確保協(xié)議的有效性和約束力；從商業(yè)角度，雙方需要識別潛在的商業(yè)或法律風險，對協(xié)議中要爭取或避免的議題或條款做到心中有數(shù)。

如何確定許可協(xié)議，第一步是根據(jù)商業(yè)需求確定許可基本框架；第二步是對涉及的專利進行盡職調查，確認專利的法律狀態(tài)，專利所有權鏈條，進行專利評估，選擇專利組合增值方案；第三步是當事雙方進行充分協(xié)商討論，確定協(xié)議關鍵條款，可簽署合意書記錄雙方對關鍵條款的共識；第四步是通過充分協(xié)商，雙方形成正式的許可協(xié)議，雙方再進行一次全面、徹底的盡職調查。

起草或審核交叉許可協(xié)議階段，需要明確協(xié)議項下的專利及其狀態(tài)，包括同簇專利確定如何組合專利，增加專利組合價值；明確授權性質，確定可能的許可架構，如是否排他及其期限，是否有限制區(qū)域、特定產(chǎn)品及銷售渠道等；確定雙方如何使用授權專利，如制造、使用、銷售、許諾銷售及進口等權利及其使用范圍；對于需要支付許可費的情況，支付多少許可費以及如何支付，是協(xié)議的核心部分，雙方通過制訂財務框架，詳細表述經(jīng)濟條款，在協(xié)議中將費用的計算方式、費用的支付時間及審計權等條款進行明確規(guī)定。

如基于技術合作的專利交叉許可，協(xié)議重要條款可能不是質量保證等方面的內容，而是雙方協(xié)議項下所定義的產(chǎn)品、專利，關聯(lián)方等條款，甚至可能直接省卻協(xié)議的財務或審計條款，交叉許可雙方直接以專利進行對沖，通過一攬子協(xié)議，劃定產(chǎn)品范圍，劃定許可區(qū)域，選擇一次性或季節(jié)性支付費用，對應進行執(zhí)行情況檢查。

協(xié)議達成后，雙方應當遵守交叉許可協(xié)議項下的責任和義務，因此對于協(xié)議的執(zhí)行情況，雙方可以約定進行階段性（例如按年度）會晤通報，對協(xié)議項下的被許可專利使用情況進行審計，確認使用情況是否與協(xié)議相符?；趨f(xié)議條款的審計結果，與雙方公開信息的分析結果，綜合對比得出協(xié)議執(zhí)行結論。

三、專利交叉許可談判策略要點

專利交叉許可談判的當事雙方均具有兩重身份，既是許可方又是被許可方。為達到共贏互利的專利交叉許可目的，從雙方的視角來看，專利交叉許可的目標不僅僅是合理的價格，而是尋求雙贏的平衡?；谙嗷チ私饧靶湃危p方建立了一種以誠信為基礎的長期合作關系，涉及到企業(yè)的品牌或商譽。

談判之前，雙方需要對許可前景進行預測與規(guī)劃，了解對方研發(fā)實力及專利價值，了解對方專利體量及其分布，識別潛在的風險，從市場的角度評估專利與市場的匹配度，從法律上評估許可成功機率，評估專利交叉許可可能帶來的貢獻或者業(yè)績。通過擬定談判方案，當事雙方結合商業(yè)競爭需求，確定談判要點及總體目標，包括協(xié)議條款方案及談判底線，梳理出雙方可能會存在的問題或分歧點，設定自己所能接受的“臨界值”，盡量做足準備工作，推進許可談判。

談判過程中常常涉及到條款之間的交換，雙方要清楚各個議題或條款的優(yōu)先層級，明白得到某個條款可能帶來的利益，妥協(xié)某個條款可能帶來的風險或問題，以相對較低層級爭取優(yōu)先級別更高的議題或條款，采用靈活的談判技巧，爭取更多的利益和獲得更好的談判結果。例如協(xié)議中關于爭議的解決方式，一方可能也可能選擇放棄或選擇中立地點，以換取更有價值的協(xié)議條款。

談判的另一個挑戰(zhàn)，來自于在復雜的談判過程中保持對細節(jié)的關注度，雙方保持談判的持續(xù)性與節(jié)奏，反復對合同條款進行仔細審核，思考如果條款存在陷阱，最終走向訴訟條款會存在什么問題，確保萬無一失。當對某一觀點達成一致時，記錄并歸入到協(xié)議中，逐步掃清條款談判障礙。

總之，企業(yè)間通過專利交叉許可，可以達成競爭與合作的戰(zhàn)略關系，對商業(yè)利益進行分配與交換，避免專利侵權訴訟風險，有效降低專利交易成本，體現(xiàn)了專利組合價值優(yōu)化，通過合作共贏提高以市場或產(chǎn)業(yè)領域的競爭力。

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編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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