行業(yè)名稱對商標權(quán)保護范圍的影響

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作者：白偉  蘭臺知產(chǎn)團隊律師 專利及商標代理人

原標題：論行業(yè)名稱對商標權(quán)保護范圍的影響

企業(yè)名稱與商標權(quán)的保護一直是商業(yè)標識類知識產(chǎn)權(quán)保護領(lǐng)域的熱點、難點問題。企業(yè)名稱簡稱、商號、商標、字號、知名商品特有名稱等概念都是商業(yè)標識的重要組成，形成了不同的權(quán)利邊界和保護范圍。

當這些名稱交織或部分交織出現(xiàn)時，即便知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)人員，亦會得出似是而非的結(jié)論，包含行業(yè)名稱（亦稱為行業(yè)屬性或者經(jīng)營特點）的商標就是其中一種典型情況，如：【XX食品】、【XX電器】、【XX電力】、【XX文化】、【XX零售】等。

包含行業(yè)名稱的商標在顯著性、近似判斷、企業(yè)標識擴張戰(zhàn)略等方面均存在較大影響。在此，筆者將從商標顯著性、商標近似判斷、對企業(yè)擴張經(jīng)營影響等方面予以闡述，以期分清某些誤區(qū)。

行業(yè)名稱對商標顯著性的影響

根據(jù)《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第十至十二條規(guī)定，企業(yè)名稱的主要構(gòu)成要素包括：行政區(qū)劃、字號、行業(yè)屬性或者經(jīng)營特點、企業(yè)組織形式。其中，行業(yè)屬性或者經(jīng)營特點本文簡稱為行業(yè)名稱。

有觀點認為：行業(yè)名稱屬于《商標法》第十一條第一款（一）（二）項規(guī)定之情形，可能構(gòu)成通用名稱或?qū)ο嚓P(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的功能或特性描述，不具備顯著性；當申請注冊的商標僅包含行業(yè)名稱時，應(yīng)不予核準注冊，當申請注冊的商標包含行業(yè)名稱和其他構(gòu)成要素時，應(yīng)主要考慮其他要素的顯著性。

然而該觀點并非完全正確，商標的顯著性是指相關(guān)公眾根據(jù)特定標識能夠?qū)⑸唐坊蚍?wù)提供彼此區(qū)分開來的一種可能性和較大的便利性。因此商標的顯著性需要結(jié)合具體的商品和服務(wù)項目進行判斷。也就是說，在某一類產(chǎn)品或服務(wù)上屬于通用名稱、指代產(chǎn)品或服務(wù)特性從而不具備顯著性的標識，在其他商品和類別可能并不存在這一缺陷。

例如：“蘋果”標識在水果這一商品大類上，由于其指代某一特定水果，構(gòu)成通用名稱或特定描述，不具備來源識別性；但是在電器、床上用品等商品類別，蘋果一詞就不存在描述性，可以獲得商標權(quán)保護。

又如，“電器”一詞在家電、家電銷售等商品或服務(wù)上存在功能或行業(yè)特性描述，不具備顯著性；但是在水果、食品、旅游、化工等大量商品或服務(wù)類別，“電器”一詞并不存在功能或行業(yè)特性指示性，具備作為商標注冊和使用的顯著性。

前述分析基于將行業(yè)名稱作為單獨要素進行判斷，僅表明“行業(yè)名稱”本身并非一定不具備顯著性。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第五條規(guī)定：人民法院在審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件時，應(yīng)當根據(jù)訴爭商標指定使用商品的相關(guān)公眾的通常認識，從整體上對商標是否具有顯著特征進行審查判斷。若相關(guān)申請注冊的商標中除“行業(yè)名稱”外，還包括其他構(gòu)成要素，需要對該標識進行整體考慮，綜合判斷其是否屬于“僅僅”、“直接”描述產(chǎn)品或服務(wù)的功能、特性。

行業(yè)名稱對商標近似判斷的影響

商標對于專用權(quán)人而言，其最為重要的功能為專有使用的同時可排斥第三人。根據(jù)《商標法》第57條之規(guī)定：在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導(dǎo)致混淆的，構(gòu)成商標侵權(quán)。因此，商標相同或近似判斷是商標權(quán)的排斥力范圍的基本因素。

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第16條規(guī)定：人民法院認定商標是否近似，既要考慮商標標志構(gòu)成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關(guān)商標的顯著性和知名度、所使用商品的關(guān)聯(lián)程度等因素，以是否容易導(dǎo)致混淆作為判斷標準。

就包含行業(yè)名稱的商標而言，且在不考慮使用情況及知名度的情況下，在相同商品或服務(wù)下，“行業(yè)名稱”要素在商標注冊中有時候可以弱化、甚至可以忽略。

而在需要對商品和服務(wù)進行跨類近似判斷時，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定，即便涉案商標本身被認定為馳名商標，跨類近似的判斷基礎(chǔ)，依然為該馳名商標的顯著程度以及該馳名商標在使用被訴商標或者企業(yè)名稱的商品的相關(guān)公眾中的知曉程度。

當該商標經(jīng)過大量使用并具備較高知名度后，“行業(yè)名稱”要素與其他構(gòu)成部分一起，如【AA食品】，將在相關(guān)公眾觀念中構(gòu)成較強的對應(yīng)關(guān)系，甚至一一對應(yīng)關(guān)系；在該商標中其他構(gòu)成部分【AA】本身獨創(chuàng)性和顯著性不足以與商標權(quán)人形成一一對應(yīng)或較高對應(yīng)度的情況下，第三人申請【AA文化】商標注冊被判定構(gòu)成近似商標的可能性就相對較低，也就是說當注冊商標中除行業(yè)名稱以外的部分，本身顯著性不高，不足以與商標權(quán)人形成一一對應(yīng)或較高的對應(yīng)關(guān)系，那么該商標本身的顯著性是基于【AA食品】整體而產(chǎn)生，此時，判斷商標是否近似，需要以【AA食品】整體為基礎(chǔ)，并非省略【食品】而以【AA】為比對對象。

在商標近似判斷過程中，【要部判定】通常而言比整體判斷更容易認定構(gòu)成近似，基于以上分析可知含有行業(yè)名稱的商標，其對第三人的排斥效力，在跨類保護時，將受到“行業(yè)名稱”本身的限制。

此外，除顯著性判斷以外，“行業(yè)名稱”如“文化”、“電器”、“食品”、“零售”等，還將起到行業(yè)限制作用，將對相關(guān)公眾的混淆可能性判斷產(chǎn)生較大影響。以【XX電器】為例，在金融、油品、酒類、食品等非電器類商品或服務(wù)項目上，即便他人使用“XX”商標或含有“XX”字眼的其他標識，基于在相關(guān)公眾觀念中的行業(yè)暗示，當他人在非電器、電器營銷等商品或服務(wù)項目上注冊【XX】商標或【XX影視】商標時，判斷實際混淆或混淆可能性的可能性就將降低。

含行業(yè)名稱商標對企業(yè)經(jīng)營擴張的影響

含有“行業(yè)名稱”商標申請在初創(chuàng)企業(yè)或產(chǎn)業(yè)相對單一的企業(yè)較為常見，且越早期的商標，含有行業(yè)名稱的情況越多。究其原因，不外乎三種：

第一種，不懂商標法，懵懂中申請。這種情況在我國現(xiàn)代商標制度創(chuàng)立之初較為常見。當然，基于我國目前商標代理行業(yè)對準入及監(jiān)管機制均還不健全，市面上各類代理機構(gòu)作業(yè)質(zhì)量參差不齊，也會不時遇到類似申請。

第二種，規(guī)避在先近似商標，提高獲得商標注冊的可能性。在此情況下亦存在兩種可能性，一方面代理機構(gòu)為了提高注冊核準可能性，建議客戶在存在在先近似申請時，采用添加各類要素的方式申請，更有甚者采用企業(yè)名稱全稱進行商標申請，造成在商標使用證據(jù)提供及商標近似判斷過程中產(chǎn)生巨大的難度；另一方面，亦存在固執(zhí)當事人的執(zhí)念。

第三種，增加商標與所屬產(chǎn)業(yè)的對應(yīng)關(guān)系。對于經(jīng)營模式單一的企業(yè)或初創(chuàng)型企業(yè)，增加商標與其產(chǎn)品或服務(wù)的直接對應(yīng)關(guān)系，精準定位市場，提高商標與產(chǎn)品或服務(wù)的來源識別度，也是導(dǎo)致含有行業(yè)名稱商標申請的主要原因之一。

從以上分析可知，含有“行業(yè)名稱”的商標，本身存在一定的正面作用，包括提高產(chǎn)品或服務(wù)的精準識別，精確市場定位，提高商標注冊可能性等。然而，含有“行業(yè)名稱”的商標總體而言弊大于利，特別將對企業(yè)商標的經(jīng)營擴張產(chǎn)生較大影響。

從“行業(yè)名稱”對商標顯著性及排斥力范圍影響兩部分的分析可知，行業(yè)名稱將對商標的顯著性和整體保護范圍產(chǎn)生較大影響。基于中國目前商標制度中對于商標使用證據(jù)的被動審查制度，以及商標的誠信申請和使用的群眾基礎(chǔ)還未牢固，存在大量的搶注等問題。當企業(yè)處于初創(chuàng)期或某項業(yè)務(wù)發(fā)展的初期，對商標申請布局戰(zhàn)略未做長遠規(guī)劃，很容易被大量搶注，對企業(yè)發(fā)展造成較大限制，更有甚者，極有可能遭致訴訟阻擊，如“滴滴打車”案。此時，若企業(yè)將“行業(yè)名稱”等非必要識別要素添加到商標標識中，即便短期內(nèi)可能獲得注冊，但將對后續(xù)擴張產(chǎn)生較大限制。

商標中的“行業(yè)名稱”本身是一把雙刃劍，其對于商標申請獲準注冊的可能性、商標使用行為認定的精準性、初創(chuàng)企業(yè)或單一領(lǐng)域企業(yè)的直接識別性等具有一定的積極作用，但是對于商標保護范圍、企業(yè)商業(yè)標識戰(zhàn)略擴張等均將產(chǎn)生較大的限制作用，總體而言弊大于利，對于商標中的“行業(yè)名稱”要素應(yīng)該謹慎對待。

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作者：白偉  蘭臺知產(chǎn)團隊律師 專利及商標代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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