從「小i機器人專利無效案」，談專利申請文件撰寫的重要性

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作者：姜珂

原標題：從「小i機器人專利無效案」，談專利申請文件撰寫的重要性

摘要：專利申請、審查、授權(quán)、糾紛的過程中，我們一直強調(diào)專利“三性”，關(guān)注一項專利對于社會的價值與貢獻。此時，我們往往忽略專利申請文件的重要性。如果專利申請文件撰寫存在問題，也會使得專利申請被駁回或已授權(quán)專利被宣告無效。“小i機器人專利無效案”就是典型的因?qū)＠暾埼募珜懧┒炊恍鏌o效的案例，本文主要想借此案件探討說明書及權(quán)利要求書的撰寫問題。

關(guān)鍵詞：說明書；權(quán)利要求書；小i機器人專利；撰寫

一、說明書與權(quán)利要求書的關(guān)系

我國《專利法實施細則》第2條規(guī)定：專利法和本細則規(guī)定的各種手續(xù)，應(yīng)當以書面形式或者國務(wù)院專利行政部門規(guī)定的其他形式辦理。此條確定書面原則為我國專利申請原則之一，書面文件也為將來可能發(fā)生的爭議提供了書面證據(jù)。[1]說明書與權(quán)利要求書是申請發(fā)明與實用新型專利的重要書面文件，必須厘清兩者之間的關(guān)系。

（一）說明書

說明書是對發(fā)明、實用新型專利的技術(shù)方案作出解釋的文件，它常被用以解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。我國《專利法》第二十六條第三款規(guī)定：說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準；必要的時候，應(yīng)當有附圖。從此條款可以看出，“清楚、完整”是對說明書抽象的要求，細則中并未指出，但是《專利審查指南2010》對此進行了詳細的描述?！扒宄庇袃身椌唧w要求：主體明確、用詞準確，即要求說明書應(yīng)當使本領(lǐng)域技術(shù)人員了解專利所保護的技術(shù)方案并且不對說明書所描述的技術(shù)術(shù)語產(chǎn)生歧義。“完整”是指說明書應(yīng)當包含國家明確規(guī)定要求書寫的內(nèi)容。此外，說明書中應(yīng)當詳細公開至少一種實現(xiàn)發(fā)明的方式，完整地公開理解和實現(xiàn)發(fā)明所有必不可少的技術(shù)內(nèi)容。

《專利法》并未規(guī)定說明書的詳細內(nèi)容，其規(guī)定在《專利法實施細則》的第十七條。說明書應(yīng)當包含技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明或者實用新型的內(nèi)容、附圖說明、具體實施方式五項內(nèi)容并且申請人應(yīng)當按照該順序撰寫說明書，除非其發(fā)明或者實用新型的性質(zhì)用其他方式或者順序撰寫能節(jié)約說明書的篇幅并使他人能夠準確理解其發(fā)明或者實用新型。

（二）權(quán)利要求書

權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。在西方早期專利制度中，是沒有規(guī)定權(quán)利要求書而只有說明書。但是，說明書只是用以介紹技術(shù)方案的步驟及用途，并未明確權(quán)利范圍，給專利保護帶來極大的不確定性。經(jīng)過長期實踐后，權(quán)利人主動要求用一段簡單的文字描述專利權(quán)的保護范圍，以便發(fā)生侵權(quán)糾紛時，能明確專利保護范圍。[2]

《專利實施細則》第十九條規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當記載發(fā)明或者實用新型的技術(shù)特征。權(quán)利要求書有幾項權(quán)利要求的，應(yīng)當用阿拉伯數(shù)字順序編號?？梢钥闯?，權(quán)利要求書的主要內(nèi)容就是羅列出專利的必要技術(shù)特征，國家是以權(quán)利要求書的具體要求給予相應(yīng)范圍的保護。我國在2013年2月25日《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中規(guī)定專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準，取代了之前的“必要技術(shù)特征”標準，對權(quán)利要求書的撰寫提出更高的要求。若是權(quán)利要求書的撰寫人遺漏必要技術(shù)特征或羅列非必要技術(shù)特征，可能會被認為不符合“三性”標準或被其他人輕易地繞過。

（三）兩者關(guān)系

我國采取“早期公開，延期審查”制度，目的就是為讓公眾盡早獲取相關(guān)的技術(shù)方案，避免資源的重復(fù)浪費?；趯r理論，專利權(quán)人通過公開技術(shù)方案獲得壟斷權(quán)利，這就要求權(quán)利人必須披露足夠讓公眾完全掌握技術(shù)的信息。[3]

我們通過說明書及其附圖理解專利的技術(shù)方案，根據(jù)權(quán)利要求書界定專利的保護范圍。說明書應(yīng)當清楚、完整地描述專利技術(shù)，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀完說明書后，能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案，而權(quán)利要求書則必須簡潔、明了地確定權(quán)利界限。因此，說明書是一把鑰匙，能使公眾更加清楚地理解權(quán)利要求。[4]

二、小i機器人專利無效案

自蘋果公司向?qū)＠麖?fù)審委員會請求宣告智臻公司的專利無效起，經(jīng)過兩年半的蠻長時間，小i機器人專利最終因說明書公開不充分被確認無效。

（一）案件過程

小i機器人專利無效案涉及名稱為“一種聊天機器人系統(tǒng)”、專利號為200410053749.9的發(fā)明專利，專利權(quán)人為智臻公司。

蘋果公司的siri技術(shù)涉嫌侵犯此專利權(quán)，智臻公司于2012年6月向法院提起訴訟。

2012年11月19日，蘋果公司針對此專利權(quán)向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了無效宣告請求。

2013年9月3日，專利復(fù)審委員會作出第21307號無效宣告請求審查決定，維持此專利權(quán)全部有效。蘋果公司不服第21307號決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

一審法院于2014年7月8日作出判決，認為此專利符合“三性”要求且專利文件公開充分，判決維持專利復(fù)審委員會的決定。蘋果公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。

二審法院于2015年4月21日作出終審判決，此判決推翻一審法院的判決，認為專利文件公開不充分，此領(lǐng)域技術(shù)人員不能通過專利文件獲得足夠的指引，因此撤銷一審法院判決與專利復(fù)審委員會的決定，并宣告此專利無效。

（二）爭議焦點

專利復(fù)審委員會與一審法院的觀點基本相同，二審法院在游戲功能屬于附加功能還是必要技術(shù)特征、說明書是否公開充分的問題上與他們的觀點有異。但正是這兩點差異，使得“小i機器人”專利被宣告無效。

首先，關(guān)于游戲功能屬于附加功能還是必要技術(shù)特征。[5]一審法院認為游戲功能屬于附加功能，因為此專利的目的是實現(xiàn)擬人化的對話，而游戲功能是在擬人化對話的基礎(chǔ)上的附加功能，并不是實現(xiàn)本發(fā)明必不可少的技術(shù)內(nèi)容。二審法院認此專利的目的確實是實現(xiàn)擬人化的對話，但游戲功能與查詢功能、對話功能的作用相同，都是實現(xiàn)擬人化的一種表現(xiàn)形式，屬于必要技術(shù)特征，應(yīng)當詳細、完整地說明如何實現(xiàn)游戲功能。

其次，關(guān)于說明書是否公開充分。一審法院認為盡管說明書未詳細記載如何實現(xiàn)游戲功能，但是本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能夠通過查詢、對話功能的實施方式推測出實現(xiàn)游戲功能的方式。一審法院認為，“這是根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容可以直接或者概括得出的，并未超出說明書公開的范圍”。二審法院持相反態(tài)度。二審法院認為說明書僅僅提出一個可以實現(xiàn)游戲功能的想法，并未在說明書中詳細解釋游戲服務(wù)器與聊天機器人的其他部件的連接方式，通過說明書已經(jīng)披露的連接方式，無法將用戶的指令送達游戲服務(wù)器，故二審法院本專利說明書未充分公開如何實現(xiàn)所限定的游戲功能，基于此宣告專利無效。

（三）說明書與權(quán)利要求書

關(guān)于上述爭議焦點，必須回到“小i機器人”專利的說明書與權(quán)利要求書來解釋。

此專利授權(quán)公告時的權(quán)利要求書如下：[6]

“1.一種聊天機器人系統(tǒng)，至少包括：

一個用戶；和一個聊天機器人，該聊天機器人擁有一個具有人工智能和信息服務(wù)功能的人工智能服務(wù)器及其對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫，該聊天機器人還擁有通訊模塊，所述的用戶通過即時通訊平臺或短信平臺與聊天機器人進行各種對話，其特征在于，該聊天機器人還擁有查詢服務(wù)器及其對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫和游戲服務(wù)器，并且該聊天機器人設(shè)置有一個過濾器，以用來區(qū)分所述通訊模塊接收到的用戶語句是否為格式化語句或自然語言，并根據(jù)區(qū)分結(jié)果將該用戶語句轉(zhuǎn)發(fā)至相應(yīng)的服務(wù)器，該相應(yīng)的服務(wù)器包括人工智能服務(wù)器、查詢服務(wù)器或游戲服務(wù)器。

……”

盡管權(quán)利人沒有采取逐一列舉“小i機器人”技術(shù)特征的方式表示權(quán)利要求1，但從權(quán)利要求書的描述可以看出，“小 i機器人”的發(fā)明目的是實現(xiàn)擬人化的對話，查詢、對話、游戲功能就表現(xiàn)為實現(xiàn)擬人化的手段，如果認為游戲功能不屬于必要技術(shù)特征，那么此發(fā)明權(quán)利要求1的必要技術(shù)特征為：聊天機器人擁有人工智能服務(wù)器、通訊模塊，設(shè)置過濾器通過通訊模塊接受用戶語句，區(qū)分結(jié)果后答復(fù)用戶問題。這樣的權(quán)利范圍未免太過寬泛，可能不具有創(chuàng)造性。并且，根據(jù)專利歷史檔案的記述，國家知識產(chǎn)權(quán)局授予智臻公司“聊天機器人”的專利權(quán)也是因為充分考慮智臻公司在審查中提出，游戲服務(wù)器功能是此專利具備創(chuàng)造性的重要原因。

因此，游戲功能應(yīng)當被認定為是此技術(shù)方案的必要技術(shù)特征而不是附加功能，在說明書中需要對實現(xiàn)游戲功能的方式進行適當?shù)拿枋?，指引本領(lǐng)域的技術(shù)人員能按照專利文件正確實施該專利。

根據(jù)說明書的描述，[7]可以描繪出小i機器人的運行步驟。

用戶輸入句子后，經(jīng)通訊模塊傳遞給過濾器。此時機器人將識別語句類型，若屬于格式化命令語句，送往查詢模塊處理；若屬于自然語句，則送往對話模塊處理。此外，在對話模塊中將進行語句類型的轉(zhuǎn)化，若能轉(zhuǎn)化成格式化命令語句，仍然送往查詢模塊處理；若轉(zhuǎn)化失敗，再連接對話數(shù)據(jù)庫，選出最合適的應(yīng)答語句。機器人的回復(fù)都將經(jīng)由通訊模塊到達用戶。

關(guān)于游戲功能的實現(xiàn)，說明書并未詳細說明，只提到通訊模塊一端連接游戲服務(wù)器、查詢服務(wù)器、人工智能服務(wù)器。但是根據(jù)說明書所描述的技術(shù)方案，就算用戶輸入的是關(guān)于游戲方面的語句，在過濾器分析過后，其也只會被判斷成格式化命令語句或者自然語句被送往查詢模塊或者對話模塊處理，而不能到達游戲服務(wù)器。

智臻公司在訴訟中認為本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員可以通過查詢、對話功能的實現(xiàn)，推測出游戲功能的實現(xiàn)過程。但我認為，在之前論證游戲功能是否屬于此技術(shù)方案的必要技術(shù)特征時已經(jīng)指出，游戲功能是專利獲得授權(quán)的重要因素，正是小i機器人的游戲功能具有創(chuàng)造性。在此情況下，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員是不具有創(chuàng)造性的擬制人群，他們沒有不經(jīng)創(chuàng)造聯(lián)想到實現(xiàn)游戲功能方法的可能性，說明書應(yīng)當清楚、完整地描述游戲功能的實現(xiàn)步驟。從兩份文件中可以看出，專利權(quán)利要求1沒有清楚限定將何種語句轉(zhuǎn)發(fā)至游戲服務(wù)器，說明書也并未記載游戲的語言分析模塊及裝置。因此，過濾器與三個服務(wù)器之間的連接關(guān)系不清楚，技術(shù)人員也無法根據(jù)現(xiàn)有公布的文件實施此專利。

綜上所述，說明書與權(quán)利要求書的公布并不充分，未達到我國《專利法》第二十六條的要求，筆者認為二審法院關(guān)于宣告“小i機器人”專利無效的判決是正確的。

三、專利申請文件的撰寫

 “小i機器人”專利無效案判決結(jié)果出來后，在學界與實務(wù)界引起了廣大的爭議。有些觀點指出二審法院忽視了所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的水平，對專利申請文件的撰寫提出不適當?shù)倪^高要求；[8]另外還有人認為這種對專利申請文件的撰寫要求是合理的，其中的理論基礎(chǔ)在于美國首先確立的書面描述要求。[9]我認為，對于一項專利來說，不僅要關(guān)注它的實質(zhì)要件，還要關(guān)注它的公開情況，而公開是由專利申請文件的描述決定的。國家之所以授予專利權(quán)人壟斷的權(quán)利，就是為了獲取技術(shù)的充分公開，這勢必要對專利申請文件提出高標準的要求，它實質(zhì)上是等價有償?shù)慕粨Q，也是對公共利益最大程度的保護。此案的意義在于明確專利申請文件的重要性，提醒我們重視專利申請文件的撰寫。

撰寫說明書時，首先應(yīng)當注意的是，必須按照《專利實施細則》中對說明書的格式要求撰寫，在滿足此要求后，再來看說明書的內(nèi)容。

說明書中最重要的部分是背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容與具體實施方式，它們是界定是否充分公開的標桿。其中，背景技術(shù)與發(fā)明內(nèi)容、具體實施方式兩者緊密關(guān)聯(lián)，有學者認為，背景技術(shù)與具體實施方式的實質(zhì)公開程度是相一致的。[10]背景技術(shù)需要寫明對發(fā)明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的原始資料出處，發(fā)明內(nèi)容和具體實施方式實在背景技術(shù)的基礎(chǔ)上，描述區(qū)別于背景技術(shù)的具有創(chuàng)造性的技術(shù)方案。發(fā)明內(nèi)容是對技術(shù)方案的簡單介紹，具體實施方式需要一個實施例對發(fā)明內(nèi)容詳細地解釋，它是有助于公眾對發(fā)明內(nèi)容進行理解的。在“小i機器人”專利無效案中，就是因為說明書缺少一個解釋游戲功能的實施例而被法院宣告無效。由此可見，在日后的專利申請文件中，必須重視對實施例的描述。如果申請人無法確定此種功能是否屬于本領(lǐng)域的公知技術(shù)，最好還是在具體實施方式中舉例說明功能的實現(xiàn)方式，避免在出現(xiàn)專利訴訟時居于不利的地位。

撰寫權(quán)利要求書時，申請人大多會區(qū)分獨立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求。獨立權(quán)利要求是從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載問題的必要技術(shù)特征；從屬權(quán)利要求有“引用部分”和“限定部分”組成，用附加的技術(shù)特征，對引用的權(quán)利要求進行進一步的限定。

由于權(quán)利要求書是劃定專利保護范圍的文件，在撰寫權(quán)利要求書時就要特別注意對技術(shù)特征的描述，因為獨立權(quán)利要求的“特征部分”描述的越少，可能獲得保護的范圍就越大；獨立權(quán)利要求的“特征部分”描述的越多，可能獲得保護的范圍就越小。這需要撰寫人把握其中的尺度，寫入權(quán)利要求的技術(shù)特征必須具有新穎性、創(chuàng)造性，不能囊括現(xiàn)有技術(shù)方案的技術(shù)特征以及非必要的技術(shù)特征。而且，為了敘述清楚、閱讀簡便，應(yīng)當分點列舉技術(shù)特征，這不僅方便審查員的工作，也為申請人檢查權(quán)利要求書的錯漏提供便利。對于“小i機器人”案件為例，智臻公司將游戲功能寫入獨立權(quán)利要求1，按照《專利法實施細則》的規(guī)定，游戲功能就屬于必要技術(shù)特征，必須在說明書中進行解釋，滿足“清楚、完整”的要求。如果當時游戲功能寫在從屬權(quán)利要求中，它就屬于附加的技術(shù)特征，我國對于附加技術(shù)特征的書面描述要求就不像必要技術(shù)特征一樣嚴格，小i機器人被宣告無效的可能性就會大大降低。

因此，專利是否能維持有效性，除了技術(shù)方案本身，專利申請文件的撰寫質(zhì)量也起到至為關(guān)鍵的作用。

四、結(jié)語

“小i機器人”專利無效案也為專利權(quán)人敲響了警鐘，提高了各界對專利申請文件的重視，專利申請文件的撰寫仍存在著許多問題，需要慢慢進行改進。此外，在嚴格制定專利申請文件標準的同時，對專利代理行業(yè)提出高要求是也必然的趨勢?，F(xiàn)今我國的專利代理行業(yè)正處于初步發(fā)展的時期，良莠不齊，這時更需要加強對專利代理人的培訓與管理，引入適當?shù)膽土P與保險機制，確保專利制度在我國更好地發(fā)展。

參考文獻

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[2]尹新天.中國專利法詳解第二版（縮編版）.知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012，3（3）：263-364.

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[5]焦彥.蘋果電腦貿(mào)易（上海）有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛上訴案——“一種聊天機器人系統(tǒng)”發(fā)明專利權(quán)無效行政案.北京市高級人民法院行政判決書(2014)高行(知)終字第2935，2015.

[6]專利號200410053749.9發(fā)明專利權(quán)利要求書，2004.

[7]專利號200410053749.9發(fā)明專利說明書，2004.

[8]劉勇軍.小i機器人專利無效案評析.湖南大學碩士學位論文，2016.

[9]張金玉.論專利法中書面描述要求之獨立性探析.中央民族大學碩士學位論文，2016.

[10]趙蕊.專利說明書中背景技術(shù)和具體實施方式的撰寫.電子知識產(chǎn)權(quán)，2010，8:75.

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：姜珂

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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