知識產(chǎn)權(quán)實務案件中，如何確定「專利權(quán)」的生效及終止時間？

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作者：茍紅東 現(xiàn)任寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局副局長   高級工程師技術(shù)職稱

原標題：知識產(chǎn)權(quán)實務案件中，如何確定專利權(quán)的生效及終止時間？

通過法律訴訟維權(quán)是實現(xiàn)專利核心價值的主要手段。專利權(quán)何時生效，何時終止則是需要當事人和執(zhí)法者首先搞清楚的問題，而知識產(chǎn)權(quán)界對此也有不同看法和見解。本文中，筆者結(jié)合親身參與的兩個案例對此問題進行闡述和交流。

一、專利權(quán)何時生效（從申請日還是授權(quán)日開始保護）？

1、援引案例

請求人李培林就其“水泥撒布機”（專利號：201530047870.X ，申請日：2015-02-16； 授權(quán)公告日：2015-07-29）外觀設(shè)計專利因與被請求人陜西國利通達筑路機械有限公司侵權(quán)糾紛，于2015年8月19日向?qū)氹u市知識產(chǎn)權(quán)局（簡稱寶雞局）提交處理請求，寶雞局經(jīng)審查立案后經(jīng)過公開審理，認為被請求人在涉案專利授予之前制造并銷售粉料撒布機的行為不構(gòu)成侵犯請求人的外觀設(shè)計專利權(quán)，并作出處理決定駁回了請求人的全部請求。

請求人不服知識產(chǎn)權(quán)局處理決定，2016年1月以寶雞局認定事實錯誤為由向西安市中級人民法院提起行政訴訟，主要理由認為專利權(quán)應該自申請日算起，其所提供被請求人生產(chǎn)銷售產(chǎn)品的時間雖然早于專利授權(quán)日，但是明顯晚于專利申請日，因此被請求人在專利申請日之后的制造、銷售行為屬于侵權(quán)。西安市中級人民法院審理后認為寶雞局處理決定決定事實清楚，證據(jù)確鑿，適用法律、法規(guī)正確，符合法定程序，于2016年7月作出判決維持處理決定，駁回專利權(quán)人訴訟請求。

2、爭議主要問題：專利權(quán)何時生效？即專利保護應該從申請日還是授權(quán)日開始？

在案件處理過程中，專利權(quán)人代理律師援引專利法42條關(guān)于專利保護期限的規(guī)定（發(fā)明專利權(quán)的期限為二十年，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的期限為十年，均自申請日起計算），認為如果不從申請日起開始保護，則縮短了專利保護期限，因此只有從申請日起保護才符合法律規(guī)定，也才更加公平合理。

寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局在處理決定中依據(jù)《中華人民共和國專利法》11條第二款規(guī)定（外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品）。同時該外觀設(shè)計專利證書載明: 專利權(quán)自授權(quán)公告之日生效。因此,涉案外觀設(shè)計專利權(quán)應該自2015年7月29日起生效,即自2015年7月29日起未經(jīng)該項專利權(quán)人許可實施其專利才可能構(gòu)成專利侵權(quán)。請求人指控被請求人生產(chǎn)并銷售的粉料撒布機，其供貨合同簽訂時間為2015年5月3日，合同履行完畢為2015年6月12日，均早于該專利權(quán)生效時間。故被請求人在涉案專利授予之前制造并銷售粉料撒布機的行為不構(gòu)成侵犯請求人的外觀設(shè)計專利權(quán)。

3、結(jié)論：專利權(quán)自授權(quán)公告日起開始保護，即權(quán)利人只有專利授權(quán)后才能享有對抗侵權(quán)的權(quán)利。

權(quán)利人代理律師僅以專利法42條中專利權(quán)期限自申請日起計算為依據(jù)，認為專利權(quán)應該自申請日起保護并主張對方當事人承擔侵權(quán)責任，是對專利制度的核心不夠了解。專利制度的核心是申請人公開技術(shù)換取保護，專利只有公開后社會公眾才有可能了解其技術(shù)方案和法律狀態(tài)，才有可能避免發(fā)生侵權(quán)，在外觀設(shè)計專利申請后尚未授權(quán)公告前，社會公眾無法了解技術(shù)方案和法律狀態(tài)，讓社會公眾承擔侵權(quán)責任是不公平的。同時專利法11條第二款也明確規(guī)定外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后才具有禁止他人實施的權(quán)利。

實際上，該案在行政訴訟過程中，經(jīng)過專利行政執(zhí)法人員與法官深入溝通后，法院也支持了上述觀點。該案為寶雞市第一件專利行政案件，并以知識產(chǎn)權(quán)局勝訴結(jié)案，合議組在案件處理以及行政訴訟中的專業(yè)素養(yǎng)得到了高度評價。

二、專利權(quán)何時終止？專利權(quán)是公告日終止還是自未交費當年申請日終止？

1、援引案例

旋流式節(jié)油器（申請?zhí)枺?9208621.1； 申請日：1989-06-13；    授權(quán)公告日：1990-12-05；未繳年費專利權(quán)的終止公告日：1994-05-04）實用新型專利受讓人1994年1月以被告寶雞某公司和某鋁箔廠侵犯該專利權(quán)為由訴至西安市中級人民法院。兩被告在一審中以其實施產(chǎn)品購買他人專利為由抗辯，法院仍以實施產(chǎn)品落入專利保護范圍，1994年5月作出判決停止侵權(quán)并承擔經(jīng)濟賠償12萬元。在拿到一審判決書后，兩被告只覺得官司輸?shù)糜悬c冤枉，但找不到上訴的理由。在這期間，鋁箔廠為所購買專利繳納年費時與時在專利事務所做代理人的筆者談了此事。經(jīng)過將兩被告所生產(chǎn)汽車尾氣凈化器與原告獨家受讓的專利權(quán)利要求對比，確實落入了其保護范圍，法院判其侵權(quán)并無不妥。筆者通過專利公報檢索了該專利法律狀態(tài)，很快發(fā)現(xiàn)，1994年5月4日實用新型專利公報已經(jīng)公告該專利由于未按時繳納年費導致專利權(quán)終止。由于該專利申請日為1989年6月13日，根據(jù)當時的專利法實施細則88條，該專利權(quán)應當追溯至其應當繳納年費的1993年6月12日專利權(quán)終止。

筆者以專利權(quán)終止后實施專利不構(gòu)成侵權(quán)為理由，以兩被告名義將上訴狀遞交到了陜西省高級人民法院。沒想到陜西省高院卻認為專利權(quán)終止事項公告日為1994年5月4日，專利權(quán)終止日應當為1994年5月4日，兩被告實施專利的時間是在專利權(quán)終止前，侵權(quán)責任不能免除，只是改變了西安市中級法院停止侵權(quán)的判決，仍然維持了12萬元的經(jīng)濟賠償。

滿以為勝券在握的筆者沒有想到官司出現(xiàn)變化，而且在二審判決后，法院隨即強制執(zhí)行了判決，金屬材料廠帳上的12萬元被法院強行劃撥給了原告。筆者不服此種情況，準備了長達14頁的申訴狀，直接遞交到了最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭，主要從法理、專利法實施細則的規(guī)定、公告日的來歷等多個方面論述了沒有繳納年費導致專利權(quán)的終止的，應當追溯到專利申請日才公平合理。最終，最高人民法院以書面函方式通知陜西省高院，對于專利權(quán)終止的時間應當采納筆者的意見，即涉案專利權(quán)應當追溯至其應當繳納年費的1993年6月12日專利權(quán)終止。在后來的再審程序中，法院合議庭闡明了該專利權(quán)應當于1993年6月13日終止，在此前提下，主持雙方當事人和解達成原告返還已經(jīng)執(zhí)行的12萬元并承擔一審訴訟費的協(xié)議。

該案自原告起訴到執(zhí)行返還終結(jié)歷時7年，歷經(jīng)三級法院，通過最高人民法院終于改變了當時法院系統(tǒng)關(guān)于專利權(quán)終止應該自公告日計算的主流看法。

2、主要爭議問題：專利權(quán)終止是以公告日還是自未交費當年申請日為準？

在該案審理過程中，法院系統(tǒng)依據(jù)1984年版專利法第47條（有下列情形之一的，專利權(quán)在期限屆滿前終止：一、沒有按照規(guī)定繳納年費的;二、專利權(quán)人以書面聲明放棄其專利權(quán)的。專利權(quán)的終止，由專利局登記和公告）中“專利權(quán)的終止，由專利局登記和公告”規(guī)定，堅持認為專利權(quán)終止事項未經(jīng)公告，社會公眾無法得知專利權(quán)法律狀態(tài)，因此，被告在未公告前實施專利以放任態(tài)度對待專利權(quán)由過錯，需要承擔侵權(quán)責任。對筆者在代理意見中援引1984年版專利法實施細則88條（期滿未繳納專利年費的，自應當繳納年費期滿日起，其專利權(quán)終止）不繳費即終止的理由，二審法院認為專利法效力更高，未予以支持。

在最高院申訴中，筆者除了堅持援引實施細則88條外，還通過檢索找了同樣是申請日為6月13日，而1993年未繳納年費的幾個專利的終止公告，結(jié)果因未交費而公告的時間差距很大，有些自該繳納年費時間只差8個月（因為有6個月滯納期），而最長的竟然有3年多。如果按照公告日終止專利權(quán)的邏輯，同樣是因為沒有繳納年費專利權(quán)終止，有些只多保護了8個月，而有些要多保護3年多，這樣及其不公平，這個時間長短完全取決于專利局內(nèi)部工作效率。而如果按照專利法實施細則88條，只要沒有繳納年費，全部以申請日終止，非常公平。

3、結(jié)論：專利權(quán)終止以未交費當年申請日為準

專利法規(guī)定專利權(quán)人有繳納年費義務，專利保護的前提是專利權(quán)人盡了繳納年費的義務。如果按照公告日終止，專利權(quán)人不繳納年費，多保護幾個月到幾年不僅于法無據(jù)，而且是對社會公眾極大傷害。因此以未繳納年費當年申請日為專利權(quán)終止日公平合理。

后記   到2018年4月1日，我國專利法實施滿33周年了。同時筆者也從大學畢業(yè)進入知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)滿30年。期間筆者參與了很多難以忘懷的典型案件，今天分享給大家的兩個案例分別闡明了專利權(quán)的生效及終止時間。第二個案例是筆者考取專利代理人后代理的第一個專利侵權(quán)糾紛案件，歷時7年時間，歷經(jīng)三級法院最終實現(xiàn)大獲全勝，維護了當事人的合法權(quán)益。當時我國專利法實施不足十年，筆者在探究當事人、律師和法官在一審中沒有太多人關(guān)注專利權(quán)是否繳費有效這一基本問題時，都反映對專利流程太陌生。在筆者作為合議組成員處理第一個案例時，專利法實施已經(jīng)足足30年，權(quán)利人一方竟然認為專利權(quán)應該自申請日起保護，更讓人不解的是在口審中還反復強調(diào)他們產(chǎn)品在申請專利前已經(jīng)銷售多年，導致最后專利權(quán)被因提前公開而無效。后來還得知，當事人是事前咨詢過熟悉法官后才決定請律師代理提起訴訟的。由此可見，我國知識產(chǎn)權(quán)管理機關(guān)宣傳專利知識，普及專利戰(zhàn)略任重而道遠。后續(xù)將有更多案例及點評分享給同行，希望能給有關(guān)企業(yè)或當事人有所裨益，同時也希望能得到同行的支持和幫助。

案例1涉案專利（申請日：2015-02-16；授權(quán)公告日：2015-07-29

被請求人涉案產(chǎn)品合同履行完畢為2015年6月12日）

案例2涉案專利

（授權(quán)公告日：1990-12-05；1993年6月13日未繳納年費，

專利權(quán)終止公告日：1994-05-04，）

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作者：茍紅東  現(xiàn)任寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局副局長  高級工程師技術(shù)職稱

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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