國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)中「在先申請(qǐng)文件」的幾種撰寫方式

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作者：李強(qiáng)  楊澤奇 張燦銘    廈門加減專利代理事務(wù)所（普通合伙）

原標(biāo)題：國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)中在先申請(qǐng)文件的撰寫方式

優(yōu)先權(quán)在先申請(qǐng)專利文件在撰寫時(shí)，對(duì)權(quán)利要求而言“主題盡可能的多”，對(duì)說(shuō)明書則是“內(nèi)容要盡可能得全”。這樣，要求優(yōu)先權(quán)的在后專利申請(qǐng)操作起來(lái)才會(huì)比較靈活。本文筆者結(jié)合幾個(gè)案例和大家深入探討一下，當(dāng)申請(qǐng)人明確告知專利代理人某一個(gè)案子是作為優(yōu)先權(quán)的在先申請(qǐng)時(shí)，該如何撰寫該案？

關(guān)鍵詞：國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán) 專利撰寫

摘  要：筆者從業(yè)多年，參加過(guò)很多有關(guān)專利優(yōu)先權(quán)的培訓(xùn)，也看過(guò)很多專利優(yōu)先權(quán)的文章，但是發(fā)現(xiàn)幾乎所有的內(nèi)容都是涉及優(yōu)先權(quán)制度本身，比如，一般都是在告訴人們什么是優(yōu)先權(quán)，流程和程序是什么，如何合理使用優(yōu)先權(quán)制度等等。

但是鮮有提及當(dāng)一個(gè)專利已經(jīng)被明確確定為優(yōu)先權(quán)的在先專利，即后續(xù)該案會(huì)被要求優(yōu)先權(quán)時(shí)，專利代理人該如何撰寫這份在先的專利案件。筆者從一些案例出發(fā)，結(jié)合優(yōu)先權(quán)制度的要求，試圖從撰寫的角度做深入的探討和分析，希望對(duì)專利代理人能有所幫助。

筆者從業(yè)多年，參加過(guò)很多有關(guān)專利優(yōu)先權(quán)的培訓(xùn)，也看過(guò)很多專利優(yōu)先權(quán)的文章，但是發(fā)現(xiàn)幾乎所有的內(nèi)容都是涉及優(yōu)先權(quán)制度本身，比如，一般都是在告訴人們優(yōu)先權(quán)的概念，流程和程序是什么，如何合理使用優(yōu)先權(quán)制度等等。但是鮮有提及當(dāng)一個(gè)專利已經(jīng)被明確確定為優(yōu)先權(quán)的在先專利，即后續(xù)該案會(huì)被要求優(yōu)先權(quán)時(shí)，專利代理人該如何撰寫這份在先的專利案件。筆者從一些案例出發(fā)，結(jié)合優(yōu)先權(quán)制度的要求，試圖從撰寫的角度做深入的探討和分析，希望對(duì)專利代理人能有所幫助。

先從概念說(shuō)起，優(yōu)先權(quán)分為外國(guó)優(yōu)先權(quán)和國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)。所謂外國(guó)優(yōu)先權(quán)是指申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起12個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起6個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)，即以其在外國(guó)第一次提出申請(qǐng)之日為申請(qǐng)日。其原則同樣適應(yīng)于我國(guó)申請(qǐng)人向外國(guó)提出專利申請(qǐng)。外國(guó)優(yōu)先權(quán)在實(shí)際操作中，一般都是將在先文件對(duì)照翻譯成目標(biāo)國(guó)家的語(yǔ)言再進(jìn)入目標(biāo)國(guó)家申請(qǐng)，相對(duì)比較簡(jiǎn)單，在此不做贅述。

國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)是指申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)在實(shí)際操作中，一般是申請(qǐng)人為了搶時(shí)間，倉(cāng)促之間形成的申請(qǐng)案件，后續(xù)再通過(guò)優(yōu)先權(quán)制度，提交完善后的在后申請(qǐng)，要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。但是，國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)最終能不能享有，是有一定的審查標(biāo)準(zhǔn)的。如果在先申請(qǐng)撰寫的不到位，沒有充分考慮在后申請(qǐng)，往往補(bǔ)充修改的在后申請(qǐng)得不到在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，導(dǎo)致專利申請(qǐng)策略失敗，帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。

下面筆者結(jié)合幾個(gè)案例和大家深入探討一下，當(dāng)申請(qǐng)人明確告知專利代理人某一個(gè)案子是作為優(yōu)先權(quán)的在先申請(qǐng)時(shí)，該如何撰寫該案？

【案例1】：一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造涉及一種新技術(shù)，但技術(shù)方案中用到的技術(shù)專業(yè)術(shù)語(yǔ)目前叫法不一。比如，技術(shù)方案中用到一種協(xié)議，但是該協(xié)議有多種叫法，有自定義的協(xié)議A，也有別的發(fā)明人定義的協(xié)議B，協(xié)議C、協(xié)議D等等，目前尚未統(tǒng)一。

【案例分析】：這種情況一般出現(xiàn)在技術(shù)萌芽初期，為了自己搶先發(fā)布該技術(shù)領(lǐng)域的研究成果，先申請(qǐng)?jiān)谙葘＠嫉孟葯C(jī)，后續(xù)再根據(jù)情況申請(qǐng)?jiān)诤髮＠笤谙葍?yōu)先權(quán)。但又擔(dān)心自己定義的行業(yè)術(shù)語(yǔ)在最后形成標(biāo)準(zhǔn)時(shí)不一定得到認(rèn)可，導(dǎo)致申請(qǐng)專利中的術(shù)語(yǔ)最后與標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，產(chǎn)生異議。

【案例撰寫方式】：在撰寫在先申請(qǐng)專利說(shuō)明書時(shí)，要盡可能的把目前了解到這些術(shù)語(yǔ)都羅列上去。此外，還要說(shuō)明情況，以便后續(xù)在后申請(qǐng)可以進(jìn)行修改和調(diào)整。比如，在先申請(qǐng)的說(shuō)明書中可以寫“用到一種協(xié)議A（又稱協(xié)議B、協(xié)議C、協(xié)議D等）技術(shù)。需要解釋說(shuō)明的是，由于該協(xié)議叫法目前尚未統(tǒng)一，因此后續(xù)若出現(xiàn)與協(xié)議A中定義的技術(shù)內(nèi)容一致的其他術(shù)語(yǔ)，協(xié)議A可進(jìn)行等同調(diào)換和更改。”這樣，在撰寫在后申請(qǐng)文件時(shí)，若術(shù)語(yǔ)已統(tǒng)一，就可以將協(xié)議A替換成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)，不會(huì)造成異議。

【案例2】：一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造涉及一種新設(shè)備，該設(shè)備中有多處創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)，但不確定這些結(jié)構(gòu)創(chuàng)新程度如何，也不確定后期會(huì)對(duì)哪些創(chuàng)新結(jié)構(gòu)做重點(diǎn)保護(hù)。比如，一種自動(dòng)化元器件貼片設(shè)備，包括了送料機(jī)構(gòu)A、貼片機(jī)構(gòu)B、質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)C和送料機(jī)構(gòu)D，這些機(jī)構(gòu)在結(jié)構(gòu)上都有一定的創(chuàng)造性，但是不清楚是單獨(dú)保護(hù)某個(gè)機(jī)構(gòu)好，還是保護(hù)整體設(shè)備好？

【案例分析】：這種情況一般出現(xiàn)在設(shè)備即將參加展會(huì)，或者即將要發(fā)設(shè)備給客戶。在很短的時(shí)間內(nèi)就要完成專利遞交，來(lái)不及對(duì)創(chuàng)新程度做深入的檢索分析，也無(wú)法快速形成比較清晰的專利布局策略。后續(xù)經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的檢索和分析，確定專利布局，再調(diào)整修改撰寫在后申請(qǐng)，要求該案的優(yōu)先權(quán)。

【案例撰寫方式】：在撰寫在先說(shuō)明書時(shí)，要盡可能的把這些機(jī)構(gòu)都做單獨(dú)分割說(shuō)明。比如，在說(shuō)明中可以寫“一種送料機(jī)構(gòu)A，所述送料機(jī)構(gòu)A由...組成，工作原理是...，能達(dá)到的技術(shù)效果是...；一種送料機(jī)構(gòu)貼片機(jī)構(gòu)B，所述貼片機(jī)構(gòu)B由...組成，工作原理是...，能達(dá)到的技術(shù)效果是...”，依次類推，把質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)C和送料機(jī)構(gòu)D也做類似的說(shuō)明。最后，再補(bǔ)充說(shuō)明“上述機(jī)構(gòu)A、B、C和D可一起組合使用，組裝成新的自動(dòng)化元器件貼片設(shè)備，也可以在現(xiàn)有設(shè)備其他機(jī)構(gòu)不變的情況下，單獨(dú)替代現(xiàn)有設(shè)備中等同機(jī)構(gòu)（比如只將現(xiàn)有設(shè)備的送料機(jī)構(gòu)替換成送料機(jī)構(gòu)A），形成新的自動(dòng)化元器件貼片設(shè)備”。附圖的部分，也要盡可能的單獨(dú)分割處理，比如至少要包括5個(gè)附圖，即單獨(dú)的機(jī)構(gòu)A、B、C和D的結(jié)構(gòu)示意圖，還有個(gè)機(jī)構(gòu)A、B、C和D組合在一起的設(shè)備整體示意圖。這樣，在后申請(qǐng)的專利布局就比較靈活，可以直接保護(hù)某一個(gè)機(jī)構(gòu)，也可以保護(hù)整體的設(shè)備。

【案例3】：一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造涉及一種新材料，但該新材料剛研制成功，需要公布該科研成果，但是材料的性能還未來(lái)得及完全驗(yàn)證，缺乏有效的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。比如，申請(qǐng)人發(fā)明一種新涂料，該涂料的成分配比和制備方法都已經(jīng)完成，但是性能測(cè)試上，比如耐腐蝕性，抗靜電性、抗龜裂性的測(cè)試上，都需要很長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)無(wú)法及時(shí)給出。

【案例分析】：這種情況在新材料領(lǐng)域比較常見，由于材料性能的實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證需要一定的周期，但是這個(gè)周期內(nèi)又需要將研究成果進(jìn)行對(duì)外公布，為了避免喪失新穎性，所以在實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)還沒完全出來(lái)時(shí)，先提一個(gè)在先申請(qǐng)，公布該材料的組分及制備方法，等后續(xù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)補(bǔ)充完整后，再遞交在后申請(qǐng)，要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

【案例撰寫方式】：這類案子，在撰寫在先說(shuō)明書時(shí)，要盡可能的把新材料有可能帶來(lái)的技術(shù)效果全部羅列出來(lái)。比如，在說(shuō)明中可以寫“相比于傳統(tǒng)的涂料，本發(fā)明提供的新涂料，通過(guò)增加XX組分與XX組分、使其具有很強(qiáng)的耐腐蝕性，通過(guò)XX組分與XX組分的協(xié)同反應(yīng)，具有抗靜電的作用，還通過(guò)XX組分與XX組分的組合，產(chǎn)生了一定的抗龜裂性”。由于在后補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)能否享有優(yōu)先權(quán)存在一定的爭(zhēng)議，但是如果補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明的是在先申請(qǐng)已經(jīng)提到的技術(shù)效果，一般都會(huì)被接受的。

【案例4】：申請(qǐng)人想從一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目中挖掘一些專利，但是研發(fā)項(xiàng)目需要很快被公開，沒時(shí)間詳細(xì)拆分里面的技術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)行專利挖掘。比如，XX高校承接的一個(gè)水凈化處理的科研項(xiàng)目，該科研項(xiàng)目分為水凈化材料、水凈化處理工藝以及水凈化處理設(shè)備等三個(gè)研究方向組成。即將進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，此時(shí)，學(xué)校要求對(duì)項(xiàng)目中的技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行專利申請(qǐng)。

【案例分析】：這種情況在科研院校比較常見，前期由于項(xiàng)目研究中進(jìn)度較緊，沒有拆分項(xiàng)目的專利申請(qǐng)點(diǎn)。馬上又要進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，擔(dān)心公開導(dǎo)致新穎性喪失，不得不先提一個(gè)在先申請(qǐng)，等后續(xù)拆分后，再遞交在后申請(qǐng)，要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

【案例撰寫方式】：這種項(xiàng)目報(bào)告一般內(nèi)容多為融合在一起的，即水凈化工藝中又包括水凈化材料，也包括水凈化設(shè)備。但是從項(xiàng)目中拆分專利申請(qǐng)，在撰寫在先說(shuō)明書時(shí)，要盡可能的把項(xiàng)目的所有可能保護(hù)的主題在說(shuō)明書中單獨(dú)進(jìn)行羅列說(shuō)明。比如，在說(shuō)明書中可以寫本發(fā)明提供一種水凈化材料，然后把項(xiàng)目中所有與水凈化材料相關(guān)的技術(shù)問題、技術(shù)方案、技術(shù)效果、附圖的相關(guān)技術(shù)材料都抽取整理出來(lái)，放在一起撰寫。然后，再依次整理水凈化工藝與設(shè)備的內(nèi)容。包括項(xiàng)目中的圖示部分，都盡可能的保留分類放在附圖中。這樣，后續(xù)就可以根據(jù)拆分的需要，分別對(duì)不同的保護(hù)主題進(jìn)行拆分撰寫在后申請(qǐng)。

其實(shí)，除了上述4種情況，還有很多時(shí)候需要在撰寫時(shí)考慮優(yōu)先權(quán)在先申請(qǐng)專利文件的撰寫。文件的撰寫重點(diǎn)包括了權(quán)利要求書和說(shuō)明書。對(duì)于權(quán)利要求書，其實(shí)并沒有太多要求，唯一需要注意的是盡可能的包括所有涉及的保護(hù)主題，比如涉及材料類的發(fā)明，權(quán)利要求盡可能的包括一種xxx材料及其制備方法和使用方法等獨(dú)立權(quán)利要求。對(duì)于說(shuō)明書的部分，內(nèi)容上要求一定要盡可能的全，這也是在筆者所有4個(gè)案件的撰寫方式中，都有提到“在撰寫在先說(shuō)明書時(shí)，要盡可能...”這段話。無(wú)論是說(shuō)明書中的文字還是附圖，都要求盡可能的把所有已有的技術(shù)內(nèi)容都撰寫上去。

總結(jié)起來(lái)，優(yōu)先權(quán)在先申請(qǐng)專利文件在撰寫時(shí)，對(duì)權(quán)利要求而言“主題盡可能的多”，對(duì)說(shuō)明書則是“內(nèi)容要盡可能得全”。這樣，要求優(yōu)先權(quán)的在后專利申請(qǐng)操作起來(lái)才會(huì)比較靈活。

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作者：李強(qiáng)  楊澤奇 張燦銘 廈門加減專利代理事務(wù)所（普通合伙）

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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