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發(fā)布：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：葉晶 騰龍四期
供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院
原標題：原創(chuàng)：工程總承包項目的知識產(chǎn)權(quán)風險管理
隨著我國 “走出去”和“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，成長起一批有經(jīng)驗的工程承包商，面對激烈的市場競爭，在對工程管理提出越來越高的要求。
工程項目建設(shè)與管理所涉勘察、設(shè)計、采購、施工等環(huán)節(jié)，是一項富有創(chuàng)造性的生產(chǎn)管理活動，工作過程中產(chǎn)生的各種知識產(chǎn)權(quán)，有著客觀實際的價值：對自身的知識產(chǎn)權(quán)，如果不加以注意和保護,輕則無法實現(xiàn)無形資產(chǎn)的積累；同時，如果忽略可能侵犯別人的知識產(chǎn)權(quán)，可能發(fā)生的侵權(quán)糾紛，影響項目。加強工程項目建設(shè)管理中的知識產(chǎn)權(quán)保護，有助維護工程項目建設(shè)有關(guān)各方當事人的合法權(quán)益。通常，建設(shè)、設(shè)計和施工單位往往更關(guān)注建設(shè)工程的功能、質(zhì)量、工期，對工程項目建設(shè)可能面臨的知識產(chǎn)權(quán)法律風險缺乏足夠認識。
在大型工程項目建設(shè)中，工程總承包商按合同約定對工程項目的勘察、設(shè)計、采購、施工、試運行、竣工驗收等實行全過程或若干階段承包，對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負責。因此，工程總承包企業(yè)在投標工作開始階段，需要前瞻性地加強對各環(huán)節(jié)的知識產(chǎn)權(quán)管理，防范可能出現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)指控。[1]
工程總承包方式多種多樣，主要包括EPC工程總承包（設(shè)計-采購-施工）、DB工程總承包（設(shè)計-施工）、DBB工程總承包（設(shè)計-招標-建造）、EP工程總承包（設(shè)計-采購）、PC工程總承包（采購-施工）、BOT建設(shè)模式（建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓）等等。
以下根據(jù)工程承包的招投標階段、承包合同簽訂階段、勘察設(shè)計階段和施工階段的順序進行知識產(chǎn)權(quán)管理分解：
一、工程招投標階段
1、招投標階段涉及的知識產(chǎn)權(quán)類型
（1）投標書的著作權(quán)
投標方通過自身的經(jīng)驗技術(shù)形成特有的技術(shù)方案以滿足招標方的招標書的需求。根據(jù)我國《著作權(quán)法》以及我國參加的《保護文學(xué)藝術(shù)伯爾尼公約》的規(guī)定，上述經(jīng)過一定的創(chuàng)造的投標書具有著作權(quán)，作為創(chuàng)作人的投標方享有該投標書著作權(quán)。
（2）投標書的專利權(quán)
投標書中所記載的技術(shù)方案中通常會帶有投標方的特有技術(shù)，由于這些技術(shù)會被公開在工程項目中，因此投標方往往會事先將該技術(shù)申請專利。由此，投標書的技術(shù)方案中就帶有了專利技術(shù)。
（3）投標書的技術(shù)秘密
投標書中背后也常包含著投標方在工程承包領(lǐng)域的經(jīng)驗訣竅，這些經(jīng)驗訣竅具有一定的秘密性，因此，投標書中存在著技術(shù)秘密。
2、招投標階段存在的知識產(chǎn)權(quán)風險
在實踐中，招標方往往會借助于其優(yōu)勢地位，在招標書中明確記載著其對中標或未中標的方案享有部分或全部的使用權(quán)。更有甚者，招標方將未中標的且含有知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)方案提供給中標方，要求中標方吸收各方優(yōu)點完善中標方案。并約定發(fā)生糾紛與招標方無關(guān)，免除其侵權(quán)責任。
招標方雖在招標書中明確了其對招標方案的使用權(quán)，但其并未明確該使用權(quán)是對招標書的版權(quán)的使用權(quán)、專利權(quán)的使用權(quán)亦或是技術(shù)秘密的使用權(quán)；此外，從《合同法》上看，投標書是對招標方的要約邀請發(fā)出的一種明確的要約，招標方需要通過對投標方發(fā)出中標通知才能成為招標方對投標方的承諾，從而達成合同生效條件。由此可見，未中標的技術(shù)方案視為招標方并未發(fā)出承諾，即自然構(gòu)不成合同生效條件，則不受招標方的要約邀請的約束，一旦招標方未經(jīng)投標方的同意擅自使用其投標書將侵犯投標方的知識產(chǎn)權(quán)。
3、招投標階段知識產(chǎn)權(quán)風險規(guī)避措施
為規(guī)避上述風險，建議招標方應(yīng)當與未中標的投標方另行簽訂合同，該合同中明確對未中標標書的使用范圍，包括但不限于明確對什么類型的知識產(chǎn)權(quán)的使用、什么類型的使用權(quán)、使用權(quán)的時間地域范圍；明確具體的許可使用費以及費用計算方法，根據(jù)雙方的協(xié)商結(jié)果選擇以使用次數(shù)計算還是一次性打包價；并詳細列舉一些不合理使用行為屬于侵權(quán)行為。一旦招投標雙方對標書的使用形成明確的意思表示，則可避免在未中標標書的使用上引起知識產(chǎn)權(quán)風險。
二、工程承包合同簽訂階段
在對海外工程承包時，有一些通行的標準國際工程承包合同，這些合同在指導(dǎo)對外工程承包業(yè)務(wù)的有序開展。其中尤以FIDIC標準國際工程承包合同被認為是國際工程承包市場上最權(quán)威的標準國際工程承包合同。國內(nèi)的工程承包項目也傾向于采用FIDIC標準合同的條款來作為承包合同。但國內(nèi)的業(yè)主們或承包方們通常將關(guān)注點放在合同的技術(shù)方案、工期、工程金額、保證金、付款、違約責任和驗收條件等條款。即使是FIDIC工程承包合同也鮮少出現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)條款，常用的知識產(chǎn)權(quán)條款主要以權(quán)利的歸屬，侵權(quán)責任劃分以及保密義務(wù)這幾個方面。
1、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬
一般項目業(yè)主都會在合同中要求享有本項目中的知識產(chǎn)權(quán)，甚至在招標方案中便已寫明承包方投標方案的知識產(chǎn)權(quán)歸招標方所有。有些投標方案中含有承包方的專利技術(shù)和技術(shù)秘密時，發(fā)包方未必能全面掌握該項目所需的所有知識產(chǎn)權(quán)。在合同談判時需要與業(yè)主充分溝通，在確保業(yè)主的合理使用的前提下盡可能的保留權(quán)利人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責任劃分
一般項目業(yè)主會要求承包方所提供的技術(shù)和產(chǎn)品不得侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)，一旦發(fā)生侵權(quán)糾紛，由承包方承擔一切責任。承包方通常的做法是將不侵權(quán)責任轉(zhuǎn)嫁給各分包方以減輕自己的責任。然而糾紛一旦發(fā)生作為業(yè)主和總承包方是具有連帶的停止侵權(quán)或侵權(quán)賠償?shù)呢熑巍Ｒ虼藰I(yè)主和總承包方應(yīng)與分包方一起做好項目開展前期的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查工作，將侵權(quán)風險解決或消除在工程項目開展前。在工程項目開展前更換設(shè)計方案和侵權(quán)產(chǎn)品的成本遠小于在項目執(zhí)行中被起訴知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)。退一步來說，即使無法避免使用知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的技術(shù)，在項目前期進行許可轉(zhuǎn)讓談判遠比項目進行時的談判更具談判主動權(quán)。此外，在已經(jīng)出現(xiàn)侵權(quán)糾紛時，總承包方應(yīng)與業(yè)主進行充分的溝通并形成相互信任的侵權(quán)糾紛處理機制。
3、保密義務(wù)
一般業(yè)主都會要求承包方做保密承諾，并限定保密期限。工程項目的保密責任是雙方的，業(yè)主也應(yīng)對承包方的技術(shù)秘密進行保密，并在合同中明確列舉對外宣傳時的工程項目的保密范圍，以避免不知情的泄密。[2]
4、知識產(chǎn)權(quán)管制
我國通過引進技術(shù)獲得了國外技術(shù)領(lǐng)先的技術(shù)轉(zhuǎn)讓，從而迅速的提升了自身的技術(shù)實力，大大的縮短了國內(nèi)外的技術(shù)差距。然而，引進技術(shù)使用往往受到技術(shù)引進合同的制約。比如，美國對于轉(zhuǎn)讓技術(shù)的出口具有嚴格的管制。所以引進技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)在尚未通過消化吸收時，應(yīng)在合同中明確工程承包目標地是否是出口管制區(qū)域，并明確是否是技術(shù)引進合同不受限制的區(qū)域的相關(guān)條款。
三、工程勘察設(shè)計階段
1、勘察設(shè)計階段可能涉及的知識產(chǎn)權(quán)類型
（1）勘察設(shè)計的著作權(quán)
勘察報告和設(shè)計圖是通過勘察人員和設(shè)計人員們通過智慧的方法測繪和分析、獨創(chuàng)設(shè)計繪制而成的作品，屬于我國《著作權(quán)法》的保護范疇。
（2）建筑作品的著作權(quán)
根據(jù)《著作權(quán)法實施條例》第4條定義建筑作品為以建筑物或構(gòu)筑物的形式表現(xiàn)的有審美意義的作品。另依據(jù)我國簽訂《保護文學(xué)藝術(shù)伯爾尼公約》并承認對建筑物本身進行著作權(quán)的美術(shù)作品或藝術(shù)作品保護。由此可見，有審美意義的建筑作品享有著作權(quán)。
（3）建筑物的專利權(quán)
《中華人民共和國專利法實施細則》第2條第3款規(guī)定：專利法所稱外觀設(shè)計，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合所做出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。2001年7月1日起，對于不取決于地理條件，可重復(fù)再現(xiàn)的固定建筑物可給予外觀設(shè)計專利保護。此外，《專利法》規(guī)定實用新型是對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。因此，部分建筑構(gòu)造的技術(shù)方案也可以得到實用新型專利的保護。
（4）建筑作品的商標權(quán)和商譽權(quán)
具有顯著特征的建筑物的外形可以通過注冊商標進行保護，我國《商標法》第9條規(guī)定申請注冊的商標，應(yīng)當有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。具有獨特外形特征的建筑物通過經(jīng)過一定時間的使用后形成特有的與建筑物權(quán)利人密不可分的商譽。商標和商譽給建筑物的權(quán)利人帶來了區(qū)別于其他競爭對手的特征和競爭優(yōu)勢。
2、勘察設(shè)計階段存在的知識產(chǎn)權(quán)風險
勘察設(shè)計階段的知識產(chǎn)權(quán)風險主要是工程設(shè)計階段產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)及其權(quán)利歸屬不明確。
勘察報告和設(shè)計方的圖紙作為法人作品，法人作品的知識產(chǎn)權(quán)人身權(quán)是否能得到保護和保留？如果不能得到保護，則勘察報告和設(shè)計圖的知識產(chǎn)權(quán)將很大可能由業(yè)主強勢轉(zhuǎn)讓，也即業(yè)主擁有了完整的工程項目的勘察報告和設(shè)計圖的知識產(chǎn)權(quán)。如果法人作品的知識產(chǎn)權(quán)人身權(quán)歸法人所有的話，則業(yè)主通常獲得上述知識產(chǎn)權(quán)的財產(chǎn)權(quán)利，則業(yè)主在使用知識產(chǎn)權(quán)財產(chǎn)權(quán)時需要照顧法人的人身權(quán)。
建筑作品/建筑物的版權(quán)、專利權(quán)、商標權(quán)和商譽權(quán)的保護需要根據(jù)工程項目目標國是否參與《保護文學(xué)藝術(shù)伯爾尼公約》并對建筑物的著作權(quán)保護做保留，是否目標國的當?shù)胤捎袑ㄖ锏谋Ｗo制定相關(guān)的特別法律法規(guī)等。[3]否則工程項目的業(yè)主也將無法獲得相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)。
3、勘察設(shè)計階段知識產(chǎn)權(quán)風險規(guī)避措施
工程項目的業(yè)主方需要勘察報告和設(shè)計圖的主要目的是為了自己使用的方便或得到知識產(chǎn)權(quán)的經(jīng)濟利益，則勘察報告和設(shè)計圖的法人人身權(quán)可以弱化，業(yè)主和承包方可在承包合同中進行明確約定上述經(jīng)濟利益歸屬業(yè)主，但由于勘察報告和設(shè)計圖的出具是需要具有一定資質(zhì)的企業(yè)才可以做出的，則勘察方和設(shè)計方對于法人作品的人身權(quán)的主張是可以理解的，從該出發(fā)點上與業(yè)主形成進行磋商并獲得業(yè)主方的理解。
建議建筑作品/建筑物是否存在知識產(chǎn)權(quán)的問題，在工程項目目的國并開展法律盡職調(diào)查時可一并對當?shù)氐闹R產(chǎn)權(quán)法律環(huán)境、國際法參與和法律保護狀況進行調(diào)查，從而明確工程項目中建筑物的保護方案。
四、工程施工階段
1、采購環(huán)節(jié)
采購方在工程施工階段需要依據(jù)中標技術(shù)方案進行工程采購，采購工程所需的設(shè)備和材料需要明確是否帶有第三方的專利權(quán)，明確產(chǎn)品是否通過合法來源取得的。i采購品是通過合法正規(guī)渠道獲得并經(jīng)過直接使用，則對于該采購品的權(quán)利用盡，不存在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險；ii采購品經(jīng)過合法正規(guī)渠道獲得并經(jīng)過工程使用后與其他技術(shù)形成了新的技術(shù)方案從而侵犯了新技術(shù)方案的知識產(chǎn)權(quán)，則工程項目雖免于承擔賠償責任，但應(yīng)停止侵權(quán)行為，修改技術(shù)方案將直接影響工期；iii采購品非通過合法正規(guī)渠道獲得并經(jīng)過直接使用或間接使用后侵犯了某第三方的知識產(chǎn)權(quán)時，由于存在主觀惡意，因而需要承擔侵權(quán)賠償責任并停止侵權(quán)行為，則業(yè)主和總承包商將除了付出高昂的侵權(quán)賠償外還將嚴重影響工程項目的工期和名譽。
為防止上述采購知識產(chǎn)權(quán)風險，一方面應(yīng)要求工程項目的采購供應(yīng)商出具瑕疵擔保承諾，承擔采購品的瑕疵擔保協(xié)議條款，明確約定采購方的侵權(quán)糾紛處理權(quán)以及供應(yīng)商的侵權(quán)賠償?shù)姆秶òń?jīng)營利益損失以及工期的損失）；另一方面，由于潛在的部分技術(shù)方案的侵權(quán)在采購階段爆發(fā)出來直接影響了采購施工的進度，建議在設(shè)計方案的確定前進行必要的盡職調(diào)查檢索，排除類似潛在的侵權(quán)風險；再一方面與被侵權(quán)方尋求和解以獲得工期上的妥協(xié)。
2、施工環(huán)節(jié)
工程項目正常施工流程中，施工方會根據(jù)工程項目的現(xiàn)場實際施工狀況對設(shè)計方的設(shè)計圖提出修改意見，并由總承包方將修改需求反饋給設(shè)計方，設(shè)計方經(jīng)設(shè)計改造確認后，施工方依據(jù)修改確認后的方案進行現(xiàn)場操作。但實際工程施工過程中，施工方往往會由于永遠緊迫的工期而擅自修改設(shè)計圖，由于設(shè)計方對于設(shè)計圖享有著作權(quán)，施工方在未經(jīng)設(shè)計方的同意擅自修改其設(shè)計圖將侵犯設(shè)計方的著作權(quán)。
為了避免上述知識產(chǎn)權(quán)風險，首先總承包方應(yīng)對施工方的工程項目流程進行必要的培訓(xùn)；其次，待工程項目竣工驗收前，設(shè)計方需要根據(jù)投標方案和項目實施期間對工程項目的所有修改出具最后的設(shè)計竣工圖，該竣工圖應(yīng)與工程項目的實際情況是一模一樣的，業(yè)主或總承包方需根據(jù)該竣工圖進行項目驗收，一旦發(fā)現(xiàn)竣工圖與實際工程存在不符時，即施工方在設(shè)計方不知情情況下擅自修改了設(shè)計圖，由此審查出施工方的侵權(quán)責任，并通過總承包方責令施工方承擔侵權(quán)責任并設(shè)計方可要求免除被施工方修改部分的工程設(shè)計責任。
此外，實際工程中，項目業(yè)主方存在主動提供不同于設(shè)計方案中的設(shè)備材料，該操作除了給工程項目帶來可行性、兼容性和安全性問題，還存在以下風險：i該設(shè)備材料的來源不明所引發(fā)的侵犯設(shè)備材料權(quán)利人的侵權(quán)風險；ii該設(shè)備材料與現(xiàn)有的工程技術(shù)方案的結(jié)合存在侵犯新技術(shù)方案權(quán)利人的知識產(chǎn)權(quán)風險。
為了避免上述知識產(chǎn)權(quán)風險，工程承包方不能輕易接受業(yè)主單方面的合同變更要求，應(yīng)與業(yè)主在承包合同中增加業(yè)主對于該設(shè)備材料的瑕疵擔保義務(wù)，并由業(yè)主承擔因其采購品所引起的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛以及工程項目的延期所帶來的損失。
五、總結(jié)
正文中描述并提出了工程總承包過程中的:工程招標階段、工程承包合同簽訂階段、工程勘察設(shè)計階段、工程施工階段的知識產(chǎn)權(quán)的類別、風險及規(guī)避/管理辦法。
充分做好工程總承包的知識產(chǎn)權(quán)各項工作，嚴格執(zhí)行相關(guān)的管理規(guī)定，對項目前期的知識產(chǎn)權(quán)進行充分盡職調(diào)查，通過技術(shù)互補的形式尋找各專業(yè)分包商，預(yù)防權(quán)屬糾紛和侵權(quán)行為的發(fā)生；可以更好的體現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)工作的客觀價值，實現(xiàn)減少或控制工程總承包項目的風險損失具有重要意義。
工程總承包過程中侵犯知識產(chǎn)權(quán)后，工程總承包商們和業(yè)主為了維護工程項目的利益而尋求知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的救濟。與事后救濟相比，做好事前預(yù)防具有更合理的價值。
全文描述的雖然是工程總承包過程中的知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)容，對于各級工程分包，對應(yīng)工程分包的各階段工作，本文所描述提出的內(nèi)容，同樣具有參考價值。
注釋：
[1]胡朝陽、施建輝:試析工程項目建設(shè)與管理中的知識產(chǎn)權(quán)保護，現(xiàn)代管理科學(xué)，2009年第12期，81-83頁。
[2]閻波：工程總承包合同的知識產(chǎn)權(quán)條款制定策略，科技創(chuàng)業(yè)家，2014年04期，244頁。
[3]趙鳳梅、李炳金：淺析工程領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)之預(yù)防，山東審判，2014年06期，95-99頁。
發(fā)布：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：葉晶 騰龍四期
供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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