從“PEPPA PIG ”國內(nèi)搶注說起--“申請?jiān)谙取痹瓌t的重要性

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作者：雪倫 

原標(biāo)題：從“PEPPA PIG ”國內(nèi)搶注說起----“申請?jiān)谙取痹瓌t的重要性

9月22日，小豬佩奇商標(biāo)及著作權(quán)權(quán)利人——娛樂壹英國有限公司（Entertainment One UK Limited）家庭和品牌業(yè)務(wù)品牌保護(hù)高級(jí)總監(jiān)奈爾·特瑞娜（Niall Trainor）告訴澎湃新聞?dòng)浾?，小豬佩奇商標(biāo)在華遭遇惡意搶注，“根據(jù)侵權(quán)銷售的絕對(duì)數(shù)量，可以毫不夸張地說，僅在中國，我們已經(jīng)損失了數(shù)千萬美元?！?br/>

此新聞不禁讓筆者想起之前“IPHONE第18類商標(biāo)權(quán)“歸屬于中國公司的事件。 兩個(gè)事件雖然主角不同， 細(xì)節(jié)也有差異。但是爭論主題依然是權(quán)利人認(rèn)為第三人侵犯本該屬于自己的商標(biāo)權(quán)利，而導(dǎo)致自己的經(jīng)濟(jì)利益損失。

從相關(guān)新聞中，我們得知，2004年動(dòng)畫片《小豬佩奇》誕生，隨后在全球100多個(gè)地區(qū)播出。

另于國家工商行政管理總局商標(biāo)局網(wǎng)站查詢到，早在2011年11月，《小豬佩奇》尚未在中國播出時(shí)，就有一家“揚(yáng)州金霞塑膠有限公司”申請注冊21類別名為Peppa Pig的商標(biāo)，商品和服務(wù)范圍是電動(dòng)牙刷；梳；刷；牙簽；牙刷等，且于2013年1月注冊成功。

此外，一位名叫“蔡×”的申請人接連申請注冊“小豬佩奇”、“粉紅豬佩奇”“佩奇的家”“珮珮豬”等角色名稱和圖形（包括原型和近似），涵蓋多個(gè)類目，多達(dá)約140個(gè)商標(biāo)，其中25類別的“小豬佩奇”、3類別的“粉紅豬佩奇”、22類別的“佩奇的家”等商標(biāo)已經(jīng)注冊成功，不過也有部分商標(biāo)注冊狀態(tài)顯示“異議中”。

對(duì)此，筆者也不盡感慨。商標(biāo)作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一類， 是最重要的，最有價(jià)值的無形資產(chǎn)。 這個(gè)當(dāng)然是基于商標(biāo)原創(chuàng)人及權(quán)利人的不斷努力投入，為品牌持續(xù)增值。 在讓其展示于世人面前的時(shí)候，也必然會(huì)有被他人抄襲，侵犯的風(fēng)險(xiǎn)。這也就是商標(biāo)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律存在的原因。 對(duì)于相關(guān)品牌權(quán)利人除了投入精力在如何創(chuàng)意，挖掘創(chuàng)新外， 還需要對(duì)相關(guān)法律重視，盡可能了解，并與知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家溝通。 針對(duì)不同國家，地區(qū)， 盡早制定出完善的商標(biāo)保護(hù)計(jì)劃。

風(fēng)靡全球的“小豬佩奇”在全球180多個(gè)國家被譯成40種不同的語言發(fā)行。娛樂壹英國有限公司和艾斯利貝克戴維斯有限公司（Astley Baker Davies Limited），是“Peppa Pig（小豬佩奇）”的權(quán)利人和商業(yè)開發(fā)的全球主導(dǎo)者。

根據(jù)筆者的查詢搜索了解到，以娛樂壹英國有限公司為申請人，最早的商標(biāo)申請日期為2007年-2008年， 卻僅只有三件商標(biāo)申請， 類別為25，28類，申請圖樣一個(gè)為PEPPAPIG, 另外一個(gè)則為簡單的圖樣。 而商品項(xiàng)目也僅僅為標(biāo)準(zhǔn)的10 個(gè)。 甚至其中一件申請了一個(gè)商品項(xiàng)目。 而其后七年，才在2015年-2018年陸續(xù)加大申請，覆蓋類別到第2，3，4，5，  9，16， 18，21， 22，24， 25， 35， 36，41，43等 總申請記錄共266件。  另外艾斯利貝克戴維斯有限公司有申請69件， 申請日期為2013年。

以筆者的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從專業(yè)角度來分析，品牌權(quán)利人在品牌設(shè)計(jì)之后， 要立即規(guī)劃考慮在國內(nèi)的保護(hù)， 同時(shí)也不能忽視在其他使用傳播國家的規(guī)劃和保護(hù)。 就該國外品牌來說， 雖然是國外品牌， 但如果現(xiàn)在考慮到中國發(fā)展傳播。 那必然要考慮中國的相關(guān)法律規(guī)定， 傳統(tǒng)文化，風(fēng)俗習(xí)慣。 正如“可口可樂”，“肯德基”，“麥當(dāng)勞”，“星巴克”等國外品牌，在進(jìn)入中國市場前，也需要提前準(zhǔn)備好相關(guān)的本地化品牌名稱。 在中國境內(nèi)必然涉及到啟用漢字品牌。因?yàn)槊鎸?duì)的消費(fèi)者都是母語為中文的大眾。

從以上收集到的資料信息來看，“PEPPA PIG ”的品牌權(quán)利人對(duì)進(jìn)入中國市場的品牌保護(hù)計(jì)劃準(zhǔn)備不足。 對(duì)于在一個(gè)大陸法系，以商標(biāo)申請?jiān)谙葹橹鞯膰?，卻在提起申請的最關(guān)鍵的初始階段， 只是象征性地申請了三件商標(biāo)申請， 而且也并沒有考慮到語言文化方面的因素，失去獲得“小豬佩奇”商標(biāo)的最佳時(shí)機(jī)。

在筆者從業(yè)期間，也不乏聽到商業(yè)經(jīng)營者提到，“不用那么早申請商標(biāo)， 等我們打開市場再說， 或者“等我們的產(chǎn)品銷售上去再說，也許這個(gè)牌子用不了很久”。 時(shí)間就這樣拖延了下來，直到他們再次來找到筆者的時(shí)候， 已經(jīng)是很氣憤地說，“這些人沒有經(jīng)過我允許直接用（申請）我的商標(biāo)去了，現(xiàn)在我該怎么辦呢？” 筆者清楚地記得某次在一位客戶的會(huì)議室里，客戶無比痛心地提起了其國外好幾個(gè)國家合作商率先申請了其商標(biāo)，當(dāng)然是在該客戶毫不知情地情況下。單單是前期的溝通談判咨詢費(fèi)用就已經(jīng)很昂貴，還不算上后期維權(quán)的費(fèi)用。雖然筆者也是為客戶無比惋惜，但事已至此，也只能根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定來盡力幫助權(quán)利人，對(duì)于結(jié)果也是無法預(yù)測的。 一般來說， 如果侵權(quán)者只是想以此來獲取談判獲利的籌碼，那么還尚有挽回商標(biāo)權(quán)利的希望。 但如果侵權(quán)者是希望籍此手段占有商標(biāo)權(quán)利，自行運(yùn)營并獲取商業(yè)利益，那意味原權(quán)利人將永久失去在該國或地區(qū)的商標(biāo)權(quán)利及其他相關(guān)利益。 對(duì)于此類教訓(xùn)，不少國內(nèi)企業(yè)在海外拓展時(shí)也是經(jīng)歷過的。

有時(shí)，筆者不禁感嘆，“即便是孩子的出生都需要一個(gè)出生證明，說明其父母血親的關(guān)系歸屬。 對(duì)于用于商業(yè)運(yùn)營的無形資產(chǎn)—商標(biāo)，難道不更應(yīng)該擁有一個(gè)所屬證明嗎？”

在此， 筆者必須要重申商標(biāo)保護(hù)中一個(gè)非常重要的術(shù)語----申請?jiān)谙仍瓌t（ Prior Application Rule ）。提請權(quán)利人的重視！

根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第二十九條規(guī)定：“兩個(gè)或者兩個(gè)以上的商標(biāo)注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標(biāo)申請注冊的，初步審定并公告申請?jiān)谙鹊纳虡?biāo); 同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標(biāo)，駁回其他人的申請，不予公告?！?br/>

此外， 申請?jiān)谙仍瓌t的例外情形如下：

其一，商品在博覽會(huì)上展出時(shí)，展出者擁有指定商品所有商標(biāo)的優(yōu)先注冊權(quán)。博覽會(huì)，是指政府、地方公共團(tuán)體、或政府之外的人經(jīng)政府指定舉辦的國內(nèi)博覽會(huì)或由上述主體及國際組織在《巴黎公約》成員國內(nèi)舉辦的國際博覽會(huì)，在博覽會(huì)上展出的商品之商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)允許自展出之日起一定時(shí)間內(nèi)，使用該商標(biāo)的商品展出者可以以該商品為指定商品申請商標(biāo)注冊，即擁有申請商標(biāo)注冊之優(yōu)先權(quán)。該商標(biāo)注冊申請被視為展出日提出的，展出日可定為展品進(jìn)館日。使用本條規(guī)定的條件：(1)必須以在展覽會(huì)上展出的商品為指定商品不得為類似的商品。(2)所申請注冊的商標(biāo)必須與商品使用相同，不得為類似商標(biāo)。(3)欲使在博覽會(huì)上展出的商品使用的商標(biāo)取得臨時(shí)保護(hù)的人，必須在商標(biāo)注冊的同時(shí)向商標(biāo)局提出書面請求。而且，自商標(biāo)注冊申請日起一定時(shí)間內(nèi)向商標(biāo)局提交證明，證明申請注冊的商標(biāo)及用商標(biāo)和商品為展覽會(huì)上展銷的商標(biāo)和商品。

其二，商標(biāo)注冊分案申請。商標(biāo)注冊申請的指定商品為兩種以上時(shí)，可以將其中一部分分為一件或兩件能上能下的新的申請，新申請被視為于原申請日提出的，在這種情況下，博覽會(huì)展出證明和優(yōu)先權(quán)證明的提交期間，從新申請日起算。分案后的商標(biāo)注冊申請人必須與原商標(biāo)注冊申請人為同一人。與原注冊申請人就可以分案的部分的申請權(quán)簽訂轉(zhuǎn)讓合同的人，不能提出分案申請。在這種情況下，應(yīng)當(dāng)于分案申請后進(jìn)行名義變更。

將商標(biāo)注冊申請分案時(shí)，必須于審定或?qū)彌Q確定之前進(jìn)行。因此，即使在申請公告之后或駁回審定之后，只要審定尚未確定，就可以進(jìn)行分案。

可以分案的情況有：因填寫有誤，違反“一件商標(biāo)一件申請?jiān)瓌t”;或指定商品中可能會(huì)有關(guān)于“不能注冊的商標(biāo)”所規(guī)定的商品等。此外，如分案后的申請的指定商品互相類似，必須提出聯(lián)合商標(biāo)注冊申請。

其三，變更申請。將聯(lián)合商標(biāo)注冊變更為獨(dú)立的商標(biāo)注冊申請，或?qū)ⅹ?dú)立的商標(biāo)注冊申請變更為聯(lián)合商標(biāo)注冊申請，或?qū)⒎烙虡?biāo)注冊申請變更為普通商標(biāo)注冊，或?qū)⑵胀ㄉ虡?biāo)注冊申請變更為防御商標(biāo)注冊申請時(shí)，變更后的注冊申請被視為于變更前的注冊申請的申請時(shí)提出的。在這些情況下，變更前的注冊申請被視為撤回。聯(lián)合商標(biāo)注冊申請與獨(dú)立商標(biāo)注冊申請之間的相互矛盾的情況有：提出商標(biāo)發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)與自己的已經(jīng)注冊的或已提出注冊申請的其他商標(biāo)類似;或開始認(rèn)為有類似關(guān)系;后弄清無類似關(guān)系;或所聯(lián)合的注冊商標(biāo)的注冊無效或者被撤消等。防御商標(biāo)注冊申請與普通商標(biāo)注冊申請之間的相互變更的情況有：提出防御商標(biāo)注冊申請后需要將該商標(biāo)作為普通商標(biāo)使用于指定商品上；或相反，開始提出的是普通商標(biāo)注冊申請，之后不需要使用該商標(biāo)，為防止因注冊不使用而被注銷注冊，欲使之起防御作用等。

只要是商標(biāo)注冊申請的審定或?qū)彌Q尚未確定，就可以進(jìn)行申請變更。但是，將普通商標(biāo)注冊申請變更為防御商標(biāo)注冊申請時(shí)，在收到申請公告決定的副本后，不得進(jìn)行變更。

其四，根據(jù)《巴黎公約》第四條要求優(yōu)先權(quán)時(shí)。根據(jù)《巴黎公約》規(guī)定，在該公約任何一個(gè)成員國提出商標(biāo)注冊申請的人，自申請之日起的六個(gè)月內(nèi)，若向其他成員國申請商標(biāo)注冊且要求優(yōu)先權(quán)時(shí)，將優(yōu)先于別人在該申請日后提出的申請，取得申請?jiān)谙鹊牡匚?。要求?yōu)先權(quán)應(yīng)按如下程序：根據(jù)《巴黎公約》第四條第四款第一項(xiàng)規(guī)定，申請商標(biāo)注冊要求優(yōu)先權(quán)時(shí)，必須于商標(biāo)注冊申請的同時(shí)向商標(biāo)局提交書面申請，需要寫明要求優(yōu)先權(quán)，要求承認(rèn)該申請為最初申請或?yàn)樵摴s同條第三款第四項(xiàng)所指的最初申請并寫明該公約第一款第二項(xiàng)規(guī)定的最初申請的成員國的國民及申請年月日。而且，在提出商標(biāo)注冊申請之日后一定時(shí)間內(nèi)，必須向商標(biāo)局提交最初想申請的成員國出具的且經(jīng)該國認(rèn)證的書面證明，證明該申請為最初申請或該公約第四條第三款第四項(xiàng)所指的最初申請的申請文件的副本，寫明最初申請的年月日，商標(biāo)圖樣的指定商品;也可以是具有同樣內(nèi)容的商標(biāo)公報(bào)或其他形式的證明書等。

其五，對(duì)申請書或商標(biāo)圖樣的補(bǔ)正構(gòu)成“申請內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性變更”時(shí)于收到申請公告決定副本之前對(duì)寫有指定商品的申請書或商標(biāo)圖樣進(jìn)行補(bǔ)正。于商標(biāo)注冊后被認(rèn)為構(gòu)成“申請內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性變更”時(shí)，該商標(biāo)注冊申請被視為于提交手續(xù)補(bǔ)正書時(shí)提出的。此外，在收到申請公告決定副本前進(jìn)行的補(bǔ)正構(gòu)成“申請內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性變更”時(shí)，商標(biāo)局要作出補(bǔ)正駁回決定，但如在收到補(bǔ)正駁回決定副本后一定時(shí)間內(nèi)，就補(bǔ)正后的申請?zhí)岢鲂碌纳暾?，該申請被視為于提交手續(xù)補(bǔ)正書時(shí)提出的。因此，在收到申請公告決定副本之前進(jìn)行的補(bǔ)正構(gòu)成“申請內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性變更”時(shí)，不管原實(shí)際申請是哪一天，其申請均被視為于提交手續(xù)補(bǔ)正書時(shí)提出的，申請日提前或推遲依此而定。所以，這也是“申請?jiān)谙仍瓌t”的例外。

總之， 做重要的事宜早不宜遲，正如一位行業(yè)專家所說：“一旦商標(biāo)被搶注，要想證明別人搶注商標(biāo)，一方面要證明在搶注人申請日之前，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品在國內(nèi)已經(jīng)具有一定的知名度或影響力；還需要證明對(duì)方的惡意性，即對(duì)方有搶注、囤積國內(nèi)外知名商標(biāo)的事實(shí)?！?一般來說，行業(yè)內(nèi)對(duì)于搶注的應(yīng)對(duì)策略，一般會(huì)根據(jù)搶注商標(biāo)的法律狀態(tài)來進(jìn)行，如果該商標(biāo)初審?fù)ㄟ^并公告，在之后3個(gè)月的公告期間提出異議申請，然后等待商標(biāo)局出具決定。但如果搶注人已經(jīng)注冊成功，則品牌方需要提出無效宣告，其審理時(shí)間長達(dá)一年半到兩年。

由此可見，與其后期與侵權(quán)者去爭斗理論，耗時(shí)耗力，何不盡早去做個(gè)商標(biāo)申請，取得法律效力之證明， 防患于未然。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：雪倫 

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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