中國(guó)引入侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的懲罰性賠償制度，對(duì)企業(yè)有怎樣影響？

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作者：佑斌

供稿：佑斌微信平臺(tái)

原標(biāo)題：中國(guó)引入侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的懲罰性賠償制度，對(duì)企業(yè)有怎樣影響？

11月5日，國(guó)家主席習(xí)近平在首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)開(kāi)幕式上發(fā)表主旨演講，指出中國(guó)將保護(hù)外資企業(yè)合法權(quán)益，堅(jiān)決依法懲處侵犯外商合法權(quán)益特別是侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查質(zhì)量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著提高違法成本。

所謂懲罰性賠償，就是讓故意侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)者不但將獲得的利益吐出來(lái)，還要在此基礎(chǔ)上進(jìn)行懲罰，做到讓故意侵權(quán)者傾家蕩產(chǎn)。這一點(diǎn)在專利侵權(quán)案件中表現(xiàn)最為突出。

現(xiàn)行《專利法》關(guān)于侵權(quán)賠償?shù)囊?guī)定為：侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定；實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開(kāi)支。權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費(fèi)均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬(wàn)元以上一百萬(wàn)元以下的賠償。

根據(jù)這個(gè)規(guī)定，專利侵權(quán)賠償數(shù)額按照被侵權(quán)者的實(shí)際損失、侵權(quán)者獲得利益、合理許可費(fèi)的倍數(shù)、法定賠償?shù)捻樞蛴?jì)算。實(shí)際損失難以確定的，計(jì)算獲得利益，獲得利益難以確定的，根據(jù)合理許可費(fèi)的倍數(shù)，前三者都難以確定的，根據(jù)法定賠償。在實(shí)踐中，計(jì)算實(shí)際損失是非常難，因?yàn)殇N量的減少受很多因素影響。侵權(quán)者獲得利益的計(jì)算需要依賴相關(guān)的銷售數(shù)據(jù)，取證也非常困難。涉案的專利先前多未進(jìn)行過(guò)專利許可，合理許可費(fèi)確定也爭(zhēng)議頗多。因此，在中國(guó)大部分的專利賠償最后只能在法定賠償數(shù)額范圍內(nèi)酌情確定。這造成的后果是專利權(quán)人常常贏了官司輸了錢(qián)，拿到的賠償甚至不夠支付律師費(fèi)。

為了改變這種情況，中國(guó)準(zhǔn)備引入專利侵權(quán)懲罰性賠償制度，實(shí)際上國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局負(fù)責(zé)人也多次表示過(guò)在第四次專利法修改時(shí)增加懲罰性賠償條款。

《專利法修訂草案》的送審稿規(guī)定：對(duì)于故意侵犯專利權(quán)的行為，人民法院可以根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素，將根據(jù)前兩款所確定的賠償數(shù)額提高至二到三倍。懲罰性賠償是針對(duì)故意侵權(quán)的情況，何為故意侵權(quán)？就是生產(chǎn)銷售之前已經(jīng)知道相關(guān)專利的存在，并且應(yīng)當(dāng)知道相關(guān)產(chǎn)品是侵權(quán)的，賠償數(shù)額將會(huì)在原來(lái)確定的基礎(chǔ)上提高到兩到三倍。

專利侵權(quán)賠償主要遵循填平原則，賠償數(shù)額限于補(bǔ)償損失或者獲得利益吐出來(lái)即可。但是在這一原則下許多侵權(quán)者也是有利可圖的，只要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有最新產(chǎn)品上市就會(huì)很快跟著上馬，不在乎是否侵權(quán)，最壞的結(jié)果是賠掉利潤(rùn)，甚至利用訴訟策略拖延，等到專利訴訟結(jié)束后，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)更新?lián)Q代了。在這種形式下，出現(xiàn)大量的淘寶創(chuàng)新亞馬遜創(chuàng)新，很多企業(yè)專門(mén)在電子商務(wù)網(wǎng)站尋找爆款產(chǎn)品，然后開(kāi)模迅速投產(chǎn)，在對(duì)方起訴專利侵權(quán)前能賺一筆是一筆。

但是一旦引入懲罰性賠償制度后，這種抄襲的模式將會(huì)受到致命的打擊。專利權(quán)人肯定會(huì)指控故意侵權(quán)，尤其許多專利權(quán)人提示過(guò)相關(guān)技術(shù)申請(qǐng)過(guò)專利，侵權(quán)人極有可能會(huì)承擔(dān)兩到三倍賠償?shù)呢?zé)任。這時(shí)被訴侵權(quán)者就需要舉證自己并非故意侵權(quán)，而這個(gè)證據(jù)一般就是FTO（自由操作），或者說(shuō)侵權(quán)分析報(bào)告。

為規(guī)避故意侵權(quán)指控，以后產(chǎn)品在中國(guó)上市前，企業(yè)更需要FTO分析報(bào)告。FTO分析目的在于證明當(dāng)前“技術(shù)”可實(shí)施，不會(huì)侵犯他人專利權(quán)，證明非故意侵權(quán)以避免可能的懲罰性賠償。

侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析當(dāng)然越早越好，但在研發(fā)的早期產(chǎn)品和概念還未形成，這時(shí)候可以進(jìn)行專利預(yù)警，無(wú)法進(jìn)行產(chǎn)品權(quán)利要求的比對(duì)，F(xiàn)TO的分析可以貫穿整個(gè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，但原則上要求有確定的技術(shù)特征，否則與一般的專利預(yù)警無(wú)差別，最終的報(bào)告也無(wú)法用來(lái)證明非故意侵權(quán)?？茖W(xué)的做法是在產(chǎn)品研發(fā)前端有相應(yīng)的專利預(yù)警，讓研發(fā)人員知曉該領(lǐng)域的相應(yīng)專利，在產(chǎn)品技術(shù)特征最終成型后進(jìn)行FTO分析，這個(gè)時(shí)候FTO的結(jié)果侵權(quán)可能性已經(jīng)很低，最后的步驟只是確認(rèn)不侵權(quán)的，否則在產(chǎn)品技術(shù)特征成型時(shí)確定侵權(quán)，這時(shí)候再修改和規(guī)避的代價(jià)會(huì)大得多。

在中國(guó)，F(xiàn)TO做到什么的程度才能抗辯故意侵權(quán)指控，目前沒(méi)有相關(guān)的案例可參考，但參照一般的專利侵權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，檢索需要較高的查全率、權(quán)利要求比對(duì)需要全面覆蓋原則和等同原則兩方面，這些都需要反應(yīng)到報(bào)告中，以證明盡了極大的注意義務(wù)。

FTO分析的步驟

一、確定產(chǎn)品的上市區(qū)域

專利具有地域性，專利侵權(quán)的分析先要確定下產(chǎn)品生產(chǎn)和上市的地區(qū)，這樣有的放矢減少實(shí)際的工作量和不必要的權(quán)利要求比對(duì)分析。

二、理解產(chǎn)品技術(shù)特征？

一個(gè)產(chǎn)品的特征可能有很多，即使對(duì)于一個(gè)全新的產(chǎn)品，也有很多標(biāo)準(zhǔn)件，不可能對(duì)于每個(gè)特征進(jìn)行FTO調(diào)查，一般只分析侵權(quán)可能性大、企業(yè)自身研究開(kāi)發(fā)、及產(chǎn)品上有創(chuàng)新的的技術(shù)特征。專利侵權(quán)判斷是需要產(chǎn)品特征與權(quán)利要求進(jìn)行比對(duì)的，進(jìn)行FTO的特征不能太寬。比如新產(chǎn)品是一臺(tái)負(fù)離子電風(fēng)扇，可能需要侵權(quán)分析的只有產(chǎn)生負(fù)離子的裝置的某一部分。

三、全面的專利檢索

FTO的專利檢索需要較高的查全率，關(guān)于檢索的技巧本文暫時(shí)不介紹，留在后續(xù)文章專門(mén)討論，這里需要強(qiáng)調(diào)的是，要避免故意侵權(quán)指控，檢索需要盡到基本的要求，比如行業(yè)常見(jiàn)的關(guān)鍵詞、基本的分類，否則產(chǎn)品是負(fù)離子電扇，檢索詞里面連“離子”這個(gè)詞都沒(méi)有，這顯然容易說(shuō)不過(guò)去。

FTO的檢索需要綜合運(yùn)用各種檢索策略，保證查全率，避免漏檢。對(duì)于權(quán)利要求的檢索是重點(diǎn)，但FTO檢索并不能只限于權(quán)利要求，因?yàn)闄?quán)利要求的術(shù)語(yǔ)相對(duì)抽象，無(wú)法與具體特征對(duì)應(yīng)，全文和其他部分的檢索依然非常重要，F(xiàn)TO也需要關(guān)注失效的專利。

四、專利篩選

篩選出最相關(guān)的專利，包括失效的專利和尚未授權(quán)的專利，所有相關(guān)的專利都應(yīng)該放到關(guān)注目標(biāo)中。專利的篩選需要篩選人對(duì)專利的技術(shù)有相當(dāng)深入的理解，對(duì)可能較相關(guān)的專利分成若干等級(jí)。

在專利篩選過(guò)程容易出現(xiàn)兩種極端情況，一種是相關(guān)專利特別多，似乎風(fēng)險(xiǎn)較大，一種完全沒(méi)有相關(guān)的專利，似乎風(fēng)險(xiǎn)很小。相關(guān)專利太多會(huì)導(dǎo)致后續(xù)的權(quán)利要求比對(duì)進(jìn)入失控狀態(tài)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法管理，比如你發(fā)現(xiàn)一百個(gè)高度相關(guān)的專利，即使認(rèn)真對(duì)每個(gè)專利比對(duì)了一番，但最后的結(jié)果可能依然不可靠，因?yàn)槊總€(gè)比對(duì)的誤差綜合在一起，已經(jīng)使得最后的準(zhǔn)確率有較大折扣了。另外，F(xiàn)TO報(bào)告中分析太多專利，反而使得故意侵權(quán)的可能性增大，需要明顯注意和規(guī)避的專利也多了。

對(duì)于查詢到的相關(guān)專利特別多的情況下，需要進(jìn)一步詳細(xì)分析，剔除權(quán)利要求保護(hù)范圍大量重復(fù)的不穩(wěn)定申請(qǐng)，尤其是未經(jīng)過(guò)審查的實(shí)用新型專利。對(duì)于檢索到的相關(guān)專利特別少的情況，需要理清相關(guān)的技術(shù)脈絡(luò)，確定與技術(shù)方案最接近的專利，要讓風(fēng)險(xiǎn)的距離清晰可見(jiàn)，比無(wú)關(guān)痛癢的“相關(guān)領(lǐng)域沒(méi)有檢索到相關(guān)專利”更有說(shuō)服力。

五、權(quán)利要求的比對(duì)

FTO的報(bào)告需要對(duì)檢索的相關(guān)權(quán)利要求與產(chǎn)品特征有基本的比對(duì)，以確定相關(guān)產(chǎn)品特征是否落在檢索到的專利權(quán)利要求范圍內(nèi)。侵權(quán)判斷的原則包括全面覆蓋原則與等同原則。

六、結(jié)論

FTO的結(jié)論需要特別謹(jǐn)慎，一般論述該技術(shù)是現(xiàn)有技術(shù)或者不侵權(quán)任何相關(guān)的專利，盡量不出現(xiàn)侵權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)高等描述。在出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)專利的情況，需要與相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)商量，寫(xiě)在FTO分析報(bào)告的高度侵權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)論有可能起到相反的效果。企業(yè)很多商業(yè)活動(dòng)是明知風(fēng)險(xiǎn)而為之，很少會(huì)有完全無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的情況，更重要的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的權(quán)衡。當(dāng)然一份在侵權(quán)訴訟中能用得上的FTO報(bào)告，其結(jié)論當(dāng)然不侵犯任何專利權(quán)為最佳，否則報(bào)告中都明確中寫(xiě)出了高風(fēng)險(xiǎn)，依然故意實(shí)施，故意侵權(quán)嫌疑大增，這也是FTO報(bào)告與一般的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的重要區(qū)別。

FTO報(bào)告的模板

一、背景介紹

介紹相關(guān)的技術(shù)特征，明確需要進(jìn)行FTO分析的技術(shù)特征細(xì)節(jié)。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售區(qū)域

三、數(shù)據(jù)庫(kù)的選擇

四、關(guān)鍵詞和檢索策略

列出一定數(shù)量的檢索式，檢索式一般包括關(guān)鍵詞和分類（這里要注意的是，實(shí)際的檢索策略可能展示的檢索式差別很大，展示的可能僅是很少的部分，其目的在于顯示FTO的檢索盡到了相當(dāng)范圍的考慮。

五、相關(guān)的專利的篩選

列出可能相關(guān)的專利。

六、權(quán)利要求比對(duì)

對(duì)相關(guān)性高的專利進(jìn)行權(quán)利要求比對(duì)，注意比對(duì)需要考慮全面覆蓋原則和等同原則（字面侵權(quán)和等同侵權(quán)）。

七、結(jié)論

相應(yīng)的技術(shù)是現(xiàn)有技術(shù)，不在相關(guān)的專利權(quán)利要求范圍內(nèi)等。

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作者：佑斌

供稿：佑斌微信平臺(tái)

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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